Utmattningsdoktrin enligt amerikansk lag

Se även Uttömning av immateriella rättigheter för en allmän introduktion som inte är begränsad till amerikansk lag.

Utmattningsdoktrinen , även kallad den första försäljningsdoktrinen, är en amerikansk common law patentdoktrin som begränsar i vilken utsträckning patentinnehavare kan kontrollera en enskild artikel av en patenterad produkt efter en så kallad auktoriserad försäljning. Enligt doktrinen, när en auktoriserad försäljning av en patenterad artikel inträffar, sägs patentinnehavarens exklusiva rättigheter att kontrollera användningen och försäljningen av den artikeln vara "uttömd", och köparen är fri att använda eller sälja den artikeln utan ytterligare begränsningar från patenträtten. Enligt reparations- och rekonstruktionsdoktrinen förbehåller dock patentinnehavaren rätten att utesluta köpare av artiklarna från att göra den patenterade uppfinningen på nytt (dvs. göra en annan artikel), såvida inte patenthavaren uttryckligen har tillstånd att göra det.

Procedurmässigt fungerar doktrinen om patentutmattning som ett jakande försvar , som skyddar auktoriserade köpare från intrångsanspråk rörande försäljning eller användning (inklusive reparation och modifiering) av en patenterad produkt efter att patentägaren godkänt försäljningen.

Eftersom endast en "auktoriserad" försäljning utlöser doktrinen kan det vara svårt eller åtminstone kontroversiellt att avgöra om konsumtionsdoktrinen gäller i ett visst fall: till exempel när patenthavaren utger sig för att begränsa eller villkora användningen eller återförsäljningen av den patenterade artikeln en gång köpt och i händerna på en slutanvändare ( restriktioner efter försäljning) ; eller när patenthavaren licensierar en annan att tillverka och använda eller sälja den patenterade produkten endast inom ett visst område. Högsta domstolens beslut från 2008 i Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. lämnar utan tvekan oklart i vilken utsträckning patentinnehavare kan undvika konsumtionsdoktrinen med hjälp av så kallade begränsade licenser (licenser begränsade till ett specifikt användningsområde) . Sedan den utvecklades av domstolarna i slutet av 1800-talet har doktrinen om patentkonsumtion väckt frågor om omfattningen av exklusiva rättigheter som beviljas av patent och i vilken utsträckning en patentägare kan utvidga dessa rättigheter för att kontrollera nedströms användning och försäljning av patenterade artiklar.

Översikt

Ett patent ger patentägaren rätten att utesluta andra från att göra, använda, sälja, erbjuda till försäljning eller importera till USA den patenterade uppfinningen (dvs. en produkt som förkroppsligar uppfinningen) under patentets löptid. Den konstitutionella logiken bakom tillhandahållandet av dessa exklusiva rättigheter är att "främja framstegen inom vetenskap och användbar konst" genom att ge uppfinnare incitament att investera sin tid, arbete och pengar i forskning och utveckling av innovativ teknologi. Att tillhandahålla dessa skydd medför dock sociala kostnader (monopolhyror) och begränsar allmänhetens möjlighet att fritt alienera patenterade varor. Den allmänna ordningen kräver således att patentinnehavarens ensamrätt begränsas i omfattning. Generellt gäller att när en patentinnehavare får ersättning för användningen av sin uppfinning genom försäljning av en patenterad produkt, uppfylls syftet med patentlagstiftningen med avseende på den produkten. Vid mottagande av ersättning är patentinnehavarens rätt att utesluta andra uttömd och "patentlagen ger ingen grund för att begränsa användningen och njutningen av det sålda". Följaktligen hindrar en patentägares frivilliga introduktion av en patenterad produkt i handeln utan begränsning patentinnehavaren från att utöva någon påstådd rätt att utesluta andra från att använda eller sälja den sålda produkten vidare.

Till skillnad från den analoga första-försäljningsdoktrinen inom upphovsrätten, har patentutmattningsdoktrinen inte kodifierats in i patentstadgan, och är således fortfarande en sedvanerättsdoktrin . Det erkändes först uttryckligen av Högsta domstolen 1873 i Adams v. Burke . I det fallet tilldelade patenthavaren Adams en annan rätten att tillverka, använda och sälja patenterade kistlock endast inom en radie på tio mil från Boston. Burke (en begravningsentreprenör), en kund till överlåtaren, köpte kistlocken från tillverkaren inom tio mils radie, men använde senare (och sålde i praktiken vidare) de patenterade kistlocken utanför tio mils radie, i sin handel i samband med att begrava en person. Patentinnehavaren Adams stämde begravningsentreprenören Burke för patentintrång, men Högsta domstolen fann inget intrångsansvar: När väl kistlocken lagligen tillverkats och sålts, "finns det ingen begränsning av deras användning att vara underförstådd till förmån för patenthavaren eller dennes rättsinnehavare. eller licenstagare." Eftersom försäljningen var auktoriserad (köpt från en auktoriserad säljare inom tio mils radie) förvärvade svaranden rätten att använda kistlocken fritt från patenthavarens anspråk, trots att han bar det utanför tio mils radie att använda Det.

Begränsningar

Utmattningsdoktrinen utlöses endast av en försäljning godkänd av patentinnehavaren. Det finns alltså omständigheter där det kan vara svårt att avgöra om konsumtionsdoktrinen utlöses, mot bakgrund av begränsningar som patenthavaren har utgett sig lägga på försäljningen eller användningen av den patenterade uppfinningen. Två allmänna frågor uppstår i dessa situationer: (1) Var försäljningen godkänd av patenthavaren? Detta kan ofta vara en komplex sakfråga. (2) Oavsett om de har godkänts av patenthavaren, är dessa begränsningar giltiga och igenkännbara enligt lagen?

I allmänhet involverar dessa fall ett eller flera av följande scenarier: patentägaren: (1) säljer en eller flera komponenter i en patenterad produkt med flera komponenter; (2) licensierar en annan att tillverka och sälja patenterad produkt med vissa restriktioner för det område där försäljningen får ske; eller (3) säljer artikeln med restriktioner direkt mot köpare eller slutanvändare ( efter försäljningsbegränsning) .

Försäljning av ofullständiga artiklar

Ett scenario där konsumtionsdoktrinen kan eller inte kan utlösas är när patentinnehavaren säljer en ofullständig artikel eller prekursor eller ingrediens som inte direkt tillämpar eller förkroppsligar patentet i kostym. I denna situation utlöses konsumtion av den auktoriserade försäljningen av den ofullständiga artikeln om: (1) dess "enda rimliga och avsedda användning var att utöva patentet, och (2) den "förkroppsligar väsentliga egenskaper" hos den patenterade uppfinningen. Även om konsumtionsdoktrinen är tillämplig på försäljning av en ofullständig artikel, men det finns en separat analys av huruvida försäljningen av den artikeln faktiskt var tillåten och därför om konsumtion faktiskt utlöstes.

Tillämpligheten av konsumtion vid försäljning av en ofullständig artikel erkändes av Högsta domstolen 1942 i United States v. Univis Lens Co. I det fallet sålde patentinnehavaren linsämnen som måste slipas till färdiga linser - den patenterade uppfinningen. Domstolen ansåg att denna försäljning uttömde patenten på de färdiga linserna eftersom linsämnena väsentligen "förkroppsligade [de] väsentliga egenskaper hos den patenterade anordningen och [var] utan användbarhet tills ... slipad och polerad som den färdiga linsen i patentet. " Domstolen noterade att slipprocessen var standard (konventionell) och inte central för patenten, vilket ytterligare indikerar att linsämnena utgjorde en väsentlig del av den patenterade uppfinningen och nästan helt utövade patentet, eftersom endast konventionella ytterligare bearbetningssteg behövdes för att fullborda uppfinningen.

I Quanta tillämpade Högsta domstolen samma test för att avgöra om konsumtion utlöses av licensiering av en portfölj av produkt- och metodpatent . I det fallet godkände patentinnehavaren ( LGE ) licenstagaren ( Intel ) genom korslicens att tillverka och sälja mikroprocessorer och chipset som (om de inte licensieras) skulle göra intrång i LGE:s produkt- och metodpatent, samt patent på datorsystem som innehåller de licensierade mikroprocessorer och chipset. Domstolen fann att även om dessa Intel-produkter inte direkt tillämpade systempatenten, var de tillräckligt förkroppsligade dessa patents uppfinningar, vilket gjorde konsumtionsdoktrinen tillämplig. För det första fann domstolen att det inte fanns någon rimlig användning av Intel-produkterna förutom att integrera dem i ett datorsystem som tillämpade LGE-systempatenten. För det andra förkroppsligade Intel-produkterna väsentliga egenskaper hos de patenterade processerna eftersom det enda nödvändiga steget för att praktisera patenten var tillägget av sådana standarddatordelar som minnen och bussar. Dessutom fanns det inget uppfinningsrikt med systemen mer än att de innehöll de uppfinningsrika mikroprocessorerna och chipseten. Univis -testet innebar således Intel-produkterna patenten tillräckligt, vilket gjorde konsumtionsdoktrinen tillämplig.

Begränsningar vid försäljning

Ett annat scenario där det kan vara svårt att avgöra om försäljningen av en patenterad artikel var tillåten, och därmed om konsumtion utlöses, inträffar när patenthavaren beviljar en licens att tillverka och sälja med specifika begränsningar på det område där säljaren kan verka. , såsom försäljning till särskilda typer av kunder, specificerade territorier eller andra begränsningar av användningsområde . Om dessa begränsningar (eller "restriktioner") har införts, uttömmer licensinnehavarens försäljning till en köpare endast patenthavarens rättigheter att begränsa användning och återförsäljning när begränsningarna inte har överskridits ("överträdda"). Teorin är att om Alice äger Blackacre men inte Whiteacre, kan hon inte förmedla god titel till Bob genom att påstå sig sälja Whiteacre till honom. Hon kan bara sälja det hon äger. Om licensbegränsningarna ("restriktioner") överskrids ("överträdda"), kan konsumtion inte inträffa och utlöses därför inte, och patentinnehavaren kan framgångsrikt stämma licenstagaren och eventuella nedströmskunder för patentintrång.

Högsta domstolen i General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co. har uttryckligen bekräftat legitimiteten för begränsningar av användningsområde i patentlicenser för att tillverka patenterade produkter. En licenstagare som överskrider ("överträder") en begränsning av användningsområde genom att sälja en artikel utanför det tillåtna området begår patentintrång. Utmattningsdoktrinen skulle inte ge något skydd eftersom "överträdelsen" gör försäljningen "otillåten" för konsumtionslärans syften.

Användningsområdets begränsningar vid försäljning (de som åläggs licenstagaren vid försäljning av de patenterade artiklarna) skiljer sig från begränsningar eller begränsningar efter försäljning (de som syftar till att begränsa användningen eller försäljningen av den patenterade artikeln när den väl har köpts och i händerna av en slutanvändare). Patentinnehavare kan undvika utmattningsdoktrinen genom att påtvinga den förra, men det är tveksamt att patenthavare kan göra det genom den senare.

Försäljningsbegränsningar måste mycket uttryckligen binda licenstagaren eller säljaren. Till exempel, i Quanta licensierade LGE Intel att tillverka produkter med hjälp av LGE:s patent. Licensen angav uttryckligen att LGE inte licensierade tredje part att kombinera licensierade produkter med några icke-Intel-produkter (dvs. mikroprocessorer och chipset köpta från en tredje part), och LGE krävde att Intel skulle meddela kunderna detta. Intel sålde produkter till Quanta, som kombinerade Intel-produkterna med icke-Intel-produkter. LGE stämde Quanta för patentintrång. Högsta domstolen fann att licensavtalet misslyckades med att uttryckligen införa en begränsning av användningsområdet och fann därför att det inte fanns några villkor som begränsade till vem Intel kunde sälja. Försäljningen "godkändes" och utmattning utlöstes. Med domstolens ord, "Licensavtalet gav Intel tillstånd att sälja produkter som praktiserade patenten. Inga villkor begränsade Intels befogenhet att sälja produkter som väsentligen förkroppsligar patenten. . . . Intels auktoriserade försäljning till Quanta tog således sina produkter utanför patentets räckvidd. monopol, och som ett resultat kan LGE inte längre hävda sina patenträttigheter mot Quanta."

Eftersom avtalshandlingarna i Quanta -fallet inte var tillräckligt tydliga, tillämpade domstolen konsumtionsdoktrinen och fann försäljningen "auktoriserad" och ovillkorlig, även om LGE försökte införa vissa restriktioner för användningen av produkterna. Därför var köpare av den patenterade produkten fria att använda dem utan begränsningar som patenthavaren ville ha ålagt dem. Domstolen fann att licensavtalet inte innebar några begränsningar för vem licenstagaren kunde sälja till. Quanta Court tog dock inte upp huruvida begränsningen i licensavtalet kunde genomdrivas genom kontrakt . I själva verket sa domstolen tydligt att den inte tog upp den frågan.

Begränsningar efter försäljning

Det svåraste och svåraste området i lagen när det gäller patentkonsumtion är fall där en patenthavare utger sig för att införa restriktioner efter försäljning . Restriktioner efter försäljning är sådana som utger sig för att begränsa användningen eller försäljningen av den patenterade artikeln när den väl har köpts och i händerna på en slutanvändare, snarare än liknande begränsningar för en tillverkare-licenstagare. Vanliga begränsningar efter försäljning inkluderar meddelanden "endast engångsbruk" och "påfyllning endast med proprietärt bläck". Huruvida överträdelser av sådana restriktioner gör en försäljning "otillåten" och därför gör patentkonsumtion otillämplig, är fortfarande oklart eller åtminstone kontroversiellt.

1992 godkände Federal Circuit användningen av restriktioner efter försäljning i Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc .. Specifikt ansåg domstolen att patentägare kunde villkora försäljningen av patenterade varor med ett begränsat meddelande och därigenom begränsa köparnas förfogande över varorna, med undantag för sådana brott mot antitrustlagstiftningen som prissättning och bindningsbegränsningar, eller brott mot "någon annan lag eller policy". Målsäganden i målet ägde ett patent på en medicinteknisk produkt, som den sålde till sjukhus med en etikett för "engångsbruk". Den tilltalade köpte de begagnade enheterna från sjukhus, renoverade dem och sålde dem vidare till sjukhus. Federal Circuit ansåg att engångsbegränsningen var verkställbar i enlighet med 1926 års General Electric- fall, eftersom begränsningen "rimligen låg inom patentbeviljandet...".

Högsta domstolen diskuterade inte Mallinckrodt- målet i Quanta . Som en kommentator noterade: "Högsta domstolen i Quanta förväntades allmänt avgöra om Mallinckrodt var god lag. Men domstolen kringgick frågan genom att snävt tolka licensavtalet så att det inte var en villkorad licens... Eftersom Högsta domstolen kringgick frågan, är det fortfarande oklart i vilken utsträckning en patenthavare kan använda en villkorad licens för att införa begränsningar för köpare i senare led."

Minst två tingsrätter har kommit fram till att Mallinckrodt inte längre är god lag efter Quanta . I Static Control Components, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc. drog domstolen slutsatsen att Högsta domstolens Quanta -beslut implicit åsidosatte Mallinckrodt . I fråga om Static Control var Lexmarks så kallade "prebate"-program, där kunderna kunde köpa patroner som var föremål för engångsbruk för ett 20 procents rabatterat pris. I sitt ursprungliga beslut, innan Quanta beslutades, avvisade domstolen Static Controls argument att Lexmarks patenträttigheter var uttömda till följd av den auktoriserade försäljningen av patronerna. Domstolen förlitade sig starkt på Mallinckrodt och fann att försäljningen var giltiga restriktioner efter försäljningen som undvek utmattning. Efter att Quanta beslutats, ändrade domstolen sin ursprungliga ordning och drog slutsatsen att Lexmarks begränsning av engångsanvändning inte var verkställbar enligt patentlagstiftningen eftersom domstolen var "övertygad om att Quanta åsidosatte Mallinckrodt sub silentio." Domstolen förklarade, "Högsta domstolens breda uttalande om lagen om patentkonsumtion kan helt enkelt inte jämföras med ståndpunkten att Quanta- innehavet är begränsat till dess specifika fakta. Vidare förlitade Federal Circuit delvis på Mallinckrodt för att nå sitt beslut i LG Electronics, Inc. v. Bizcom Electronics, Inc. , 453 F.3d 1364, 1369 (Fed. Cir. 2006), beslutet som Högsta domstolen upphävde i Quanta . Det är också värt att notera att Quanta -beslutet inte nämnde ett enda Federal Circuit fall."

Tingsrättens slutsats att Quanta åsidosatte Mallinckrodt speglar dock oklarheten i själva Quanta . Domstolen för Static Control noterade att "försäljningen av Lexmark Prebate-kassetter var ovillkorlig" eftersom "[ingen] potentiell köpare var tvungen att gå med på att följa Prebate-villkoren innan han köpte en patron. Således var försäljningen av Lexmarks Prebate-tonerkassetter auktoriserad och ovillkorlig, precis som försäljning av LGE:s patenterade produkter i Quanta ."

Därför kan både Quanta och Static Control ses som antingen varnande berättelser om misslyckade försök att följa General Talking Pictures- doktrinen eller att uttryckligen villkora försäljningen, utan att behöva avgöra om restriktionerna efter försäljningen var giltiga, eller som att åsidosätta Mallinckrodt. s godkännande av restriktioner efter försäljning. Vilken tolkning som är korrekt återstår att se. Federal Circuits beslut i en banc reargumentation av Lexmark Int'l v. Impression Prods. bör ge ett mer definitivt svar, givetvis med förbehåll för eventuell ytterligare prövning i Högsta domstolen.

Internationell utmattning

En framväxande fråga är om patentkonsumtion i USA är internationell eller strikt nationell. Tills nyligen, eller åtminstone sedan bildandet av Federal Circuit 1982 till nyligen, antog de flesta amerikanska domstolar helt enkelt att en försäljning utanför USA, även om den gjordes av den amerikanska patentägaren eller dess moderbolag, dotterbolag eller dotterbolag, eller av den amerikanska patentinnehavarens licenstagare, utlöste inte konsumtionsdoktrinen inom USA. Vanligtvis var grunden för antagandet (1) Högsta domstolen påstods ha ansett så i Boesch v. Graff ; (2) ett utländskt patent är en annan egendomsrätt som inte är detsamma som ett motsvarande amerikanskt patent eftersom utländsk patentlag skiljer sig från amerikansk patentlag och ger ett sådant utländskt patent ett annat räckvidd; och (3) många fall hävdar att amerikansk patentlagstiftning inte har någon "extraterritoriell" tillämpning.

Ingen av dessa punkter är på fast, sund grund. I Boesch -fallet genomförde en säljare helt utan släktskap med den amerikanska patentägaren försäljningen i Tyskland; den tyska säljaren hade rätt att sälja produkten enligt tysk lag eftersom den hade börjat förbereda sig för att tillverka produkten innan den amerikanska patentinnehavaren ansökte om sitt tyska patent. Det amerikanska företaget (patentinnehavaren) hade ingen medverkan till försäljningen och tjänade inte på den, och kunde omöjligen anklagas för "dubbeldoppning". Detta är helt olikt den vanliga amerikanska situationen, som den i Lexmark- och Jazz -målen, där den amerikanska patentinnehavaren var ansvarig för den utländska försäljningen och därför tjänade på den. Boesch - fallet är därför inte ett riktigt prejudikat för att stödja den allmänna internationella konsumtionssituationen.

Huruvida utländska patent är jämförbara med amerikanska patent är en sakfråga som kan skilja sig från fall till fall, eller nation till nation, och kan inte antas på ett eller annat sätt. Vidare föreskriver 35 USC § 119(a), den amerikanska patentstadgan som reglerar när ett amerikanskt patent kan baseras på en inlämnande av en utländsk patentansökan, att det amerikanska patentet och motsvarande utländska patent måste vara "för samma uppfinning". Därför kan det finnas mycket mer likhet än vad fallen antar.

Slutligen, uttalandet att amerikansk patentlag är utan extraterritoriell tillämpning förekommer allmänt i fall som anser att ansvar för patentintrång enligt amerikansk lag inte bör baseras på handlingar och beteende som sker utanför USA. Och även den allmänheten är misstänkt, för ibland är patentintrångsansvar i USA baserat på beteende utanför USA. Att tillämpa konsumtion på internationell basis reglerar inte handlingar och beteende som utförs utanför USA; den definierar rättsmedel för intrång mot import till och försäljning i USA på grundval av handlingar och beteende som utförs utanför USA.

Punkten väntar nu på beslut i Federal Circuit, eftersom den domstolen har beordrat en banc omförhandling om den frågan i Lexmark -fallet. Anledningen till att frågan har hamnat i förgrunden är att Högsta domstolen, i sitt senaste upphovsrättsbeslut i Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc. , ansåg att en utländsk försäljning som godkänts av upphovsrättsägarna uttömmer amerikansk upphovsrätt. Högsta domstolen vilade sitt beslut huvudsakligen på common law auktoritet, och citerade utförligt från Coke's Institutes (Coke on Littleton), och sa att detta angav den allmänna regeln från vilken varje undantag måste bevisas. Vissa har därför tyckt att samma princip gäller minst lika kraftfullt inom patenträtten som i upphovsrätten, så att patentkonsumtion bör vara internationell precis som upphovsrättskonsumtion är.

I Europa och Japan följs ett system med absolut eller modifierad internationell konsumtion av patenträttigheter. Australien, ^{[ citat behövs ]} Nya Zeeland och Norge antar också internationell patentkonsumtion.

Världshandelsorganisationens (WTO) avtal om handelsrelaterade aspekter av immateriella rättigheter (TRIPS) ger uttryckligen åt varje medlemsstat friheten att ta itu med konsumtion av immateriella rättigheter. En rapport från World Intellectual Property Organization (WIPO) 2010 ger en lista över olika länders lagstadgade bestämmelser om internationell konsumtion.

Stående eller rätt att hävda utmattning

En annan framväxande fråga under konsumtionsdoktrinen är vilka personer som kan hävda konsumtionsdoktrinen som ett försvar mot ett påstående om patentintrång. I de flesta av de konsumtionsfall som diskuterats tidigare i denna artikel följer fakta i fallet vad som kan kallas ett "rät linje"-mönster: En patentinnehavare A (eller dess licenstagare) tillverkar och säljer en produkt som omfattas av patent P1 till kund C . C gör sedan något med en som A har beordrat (genom något slags avtal eller förmodad överenskommelse) C att inte göra. En rättegång om patentintrång, A v. C , följer. Diagrammatiskt kan detta faktamönster representeras som:

A → a (P1) → C

där a(P1) betyder att patent P1 omfattar produkt a och → indikerar en försäljning

Nya informationsteknologiska uppfinningar kan leda till utmattningsprocesser som följer ett annat faktamönster, på grund av informationsteknologins egenheter och nuvarande amerikansk patentlagstiftning. En informationsteknisk uppfinning kan involvera flera aspekter som var och en har en separat intressent. Till exempel kan en smartphone, TV eller digitalbox vara ekonomiskt viktig för både tillverkare av utrustning och innehållsleverantörer, såväl som för slutanvändarna (dvs. konsumenter). En licens eller försäljning till en intressent kan eller kanske inte utlöser konsumtionsdoktrinen med avseende på uppförande av en annan intressent, kanske beroende på hur relevanta affärstransaktioner är strukturerade.

Enligt nuvarande amerikansk patentlag görs intrång på ett metodkrav i ett patent endast när en enskild aktör utför varje steg i patentkravet. På samma sätt har inducerad intrång i ett metodkrav samma krav. Systempåståenden väcker mer komplicerade frågor. Man kan göra systemet endast genom att placera varje element i kombination med de andra, men det är möjligt att vara ansvarig för att använda en systemuppfinning enbart genom att kommersiellt utnyttja systemet. Därför, när både den relevanta utrustningstillverkaren och innehållsleverantören använder aspekter av uppfinningen i ett metodkrav, kan huruvida intrångsansvar förknippas med dem bero på både hur det relevanta kravet är skrivet och hur licenser eller försäljning är strukturerade. Detta illustreras i pågående smartphone-tvister, där strukturen dikterade det rättsliga resultatet.

I Helferich Patent Licensing, LLC v. New York Times Co. , upphävde Federal Circuit en distriktsdomstols summariska avskedande på grund av konsumtion av en rättegång om patentintrång mot innehållsleverantörer. Uppfinningen avser metoder och system för att uppmärksamma smartphone-användare på innehåll som kan vara av intresse för dem, till exempel senaste nyheter. Uppfinningen fungerar på följande sätt: En innehållsleverantör som New York Times skickar ett textmeddelande till sina online-prenumeranters smartphones. Budskapet kan bestå av en rubrik och ledtråden till en berättelse, tillsammans med en hyperlänk till berättelsen som lagras i onlinedatabasen för New York Times. En prenumerant som är intresserad av att läsa berättelsen klickar på länken och får därmed webbläsaren för smarttelefonen att hämta och visa berättelsen.

Det sätt på vilket anspråken utformades är mycket viktigt för resultatet. Det finns två relevanta typer av påståenden, en uppsättning tar endast hänsyn till smartphonetillverkare, och påståendena beskriver endast handlingar som utförs i smarttelefonen (ta emot signaler, klicka på hyperlänkar, etc.). Den andra uppsättningen av påståenden tar endast hänsyn till handlingar som innehållsleverantörerna utför (sända SMS-varningen, lagra nyhetsartikeln, skicka ut den över Internet som svar på ett hyperlänksklick, etc.). Således är det möjligt att göra intrång i en uppsättning av dessa enaktörsanspråk utan att göra intrång i den andra.

Patentinnehavaren licensierade i stort sett alla smartphonetillverkare i USA under den första uppsättningen patent. Den försökte sedan licensiera innehållsleverantörer. När vissa innehållsleverantörer, inklusive New York Times, vägrade att ta licenser under den andra uppsättningen patent, och hävdade att de enligt konsumtionsdoktrinen inte behövde några licenser, stämde patentinnehavaren dem. Istället för det "räta linjen" faktamönstret som beskrivs ovan för tidigare utmattningsfall, har detta fall ett annat dubbelriktat mönster. Diagrammatiskt är faktamönstret för denna typ av fall följande:

P → lic (P1) → A, a

Patentinnehavaren P licenserar tillverkare A under patent P1 (smarttelefonpatenten) för att göra smartphones till en förkroppsligande av den patenterade uppfinningen. A säljer sedan smartphones a till konsumenter C .

A → a (P1) → C ← i (P2) ← B

Innehållsleverantör B skickar nyhetsvarningar och innehåll i till konsumenter C och utövar på så sätt metoden enligt patent P2 (innehållsleverantörens patent).

Efter överklagande av tingsrättens summariska dom, ansåg Federal Circuit att strukturen för patentlicensarrangemanget undvek konsumtionsdoktrinen. Domstolen slog fast att konsumtionsdoktrinen endast får hävdas av en "auktoriserad förvärvare" - en som köper den patenterade artikeln från patenthavaren eller dess auktoriserade säljare. Domstolen förklarade detta ytterligare med en något annorlunda terminologi:

[Det är en] kärnuppfattning att konsumtion upphäver juridiska restriktioner för en auktoriserad förvärvare. Läran har aldrig tillämpats om inte, åtminstone, patenthavarens anklagelser om intrång . . . innebära intrång i de hävdade anspråken från auktoriserade förvärvare . . . Här, som nämnts, är det inte så, eftersom intrång i innehållsanspråken inte har skett. . . visat sig kräva att [de auktoriserade] handenhetsinköparna utövar dessa påståenden.

Som patenthavaren uttryckte det i sin korthet, och domstolen accepterade, "skyddar konsumtionsdoktrinen endast möjligheten för en köpare (eller annan laglig innehavare) av en vara att använda och sälja artikeln." Innehållsleverantörerna var inte parter i transaktionen som utlöste vilken utmattning som helst – den transaktionen var tillverkarnas försäljning av smartphones till konsumenter. Utmattningsdoktrinen existerar för att skydda köpares intressen, inte tredje parts. Patentinnehavaren berättade för Federal Circuit, och det höll tydligen med, att utmattningsdoktrinen inte immuniserar innehållsleverantörernas beteende, "oavsett effekten på mängden licensierat innehåll som är tillgängligt för deras abonnenters telefoner."

Dessutom kränks inte patentkraven licensierade till tillverkarna ( P1 i diagrammet ovan) av innehållsleverantörernas beteende som anklagas för intrång. Deras beteende gör intrång i P2- patentanspråken som inte var licensierade till tillverkarna. Den enda försäljningen i fallet var av de licensierade smartphonetillverkarna till slutanvändarna för konsumenter, och den försäljningen uttömde endast P1 -kraven. Federal Circuit sa att utmattning inte kan inträffa när det gäller icke-relaterade patentkrav. Domstolen tillade att innehållsleverantörerna inte hade visat att de licensierade P1- anspråken innebar i huvudsak samma uppfinning som P2 -patentanspråken enligt vilka innehållsleverantörerna stämdes, så att doktrinen i Univis- och Quanta -målen inte gällde för att utöka räckvidden av utmattningen.

Det finns ett annat möjligt sätt att analysera fall av denna typ, men parterna tog inte upp det och domstolen tog inte upp det. Det skulle vara att göra en rättvis estoppel-analys av huruvida köpare av smartphones hade rimliga förväntningar vid köptillfället och om resultatet i målet orättvist och väsentligt avviker från de rättigheter som köparna förväntade sig att åtnjuta, till följd av beteende från kärande. Det är ett tillvägagångssätt som liknar ett av dem som House of Lords övervägde i fallet British Leyland .

Jämförbara doktriner utanför USA

Andra länder erkänner juridiska doktriner som är jämförbara med konsumtionsdoktrinen i amerikansk patentlag.

Kanada

I Eli Lilly and Co. v. Apotex Inc. antog Kanadas högsta domstol principen att försäljning av en patenterad artikel uttömmer patenthavarens rätt till den artikeln. I Eli Lilly tog Högsta domstolen också ståndpunkten att efterföljande köpare inte är bundna av några avtalsbegränsningar som patenthavaren har ålagt, såvida de inte uppmärksammas på dem vid tidpunkten för försäljningen: "restriktiva villkor som en patenthavare ställer på en köpare eller licenstagaren kör inte med varorna om de inte uppmärksammas av [efterföljande] köpare vid tidpunkten för deras förvärv." Denna princip tycks skilja sig något från amerikansk patentlag, där det i allmänhet är oväsentligt att uppmärksamma köparen på begränsningen.

Tyskland

Ungefär 60 procent av de europeiska patenttvisterna är i tyska domstolar. Tysk lag har länge erkänt utmattningsdoktrinen. I Fullplastverfahren -målet uttalade den tyska federala högsta domstolen:

Läran [om konsumtion] finner sin motivering i argumentet att rättighetshavaren som sätter i omlopp den produkt som producerats under tillämpningen av det skyddade förfarandet har haft möjlighet att utnyttja de fördelar som patentet ger.

En kommentator hävdar att den tyska federala högsta domstolens beslut i Brochure Rock -fallet skulle kräva ett motsatt resultat när det gäller faktamönstret i det amerikanska Quanta -fallet (diskuterat ovan). Försäljningen av chipsen skulle inte uttömma patenträttigheterna till datorsystemen som innehåller chipsen, varför LG i så fall skulle ha haft rätt till ytterligare royaltybetalning från Quanta trots LG:s licens till chipstillverkaren Intel.

Ett nyligen genomfört beslut från Düsseldorfs tingsrätt pekar dock kanske på en större likhet mellan tyska och amerikanska; patenträtt. Fallet hade nästan identiska fakta med dem i Quanta -fallet. Domstolen ansåg att försäljningen av komponenten inte uttömde patenträttigheterna på systemet eftersom bland annat de komponenter som såldes av leverantörerna inte utnyttjade systempatentets lära.

När det gäller att använda doktrinen i det amerikanska Quanta -fallet, uttalade Düsseldorf District Court att skälet för en sådan "extended exhaustion doctrine" endast kunde vara att förhindra patentinnehavaren från att dra nytta av patentets fördelar mer än en gång, det vill säga " dubbel doppning" eller "dubbel laddning." Domstolen sa att en sådan risk för dubbeldebitering i olika skeden av distributionskedjan och därmed ett skäl för en "utvidgad konsumtionsdoktrin" kan föreligga om det i ett och samma patent finns anspråk på den övergripande enheten och ett anspråk på en enskild komponent av den totala anordningen. Så var inte fallet här.

En andra grund för en "extended konsumption doktrin" kan finnas om den övergripande enheten och dess individuella komponenter skyddas av olika patent (som här), men bara när uppfinningskonceptet för de två patenten är detsamma och är väsentligen förkroppsligad i komponenten . Men det var inte sant här, som det var i Quanta -fallet. Detta är punkten för möjlig likhet med Quanta, men det är helt i form av obiter dicta ,

Domstolen bedömde att det faktum att komponenten inte hade någon rimlig användning förutom att göra det patenterade systemet (vilket var så i Quanta- fallet ) inte spelade någon roll, eftersom det väckte en underförstådd licensfråga snarare än en konsumtionsfråga. Komponenttillverkarens licens frånsäger sig uttryckligen all sådan underförstådd licens för systemet (som i Quanta -fallet).

externa länkar

Box-wrap patentintrång
Quanta v. LG på scotuswiki.com.
Quanta Computer Inc mot LGE Electronics Inc – Kommentarer om återbekräftelsen av utmattningsdoktrinen i USA, [2008] Eur. Intell. Prop. Rev 527
Muntlig argumentation i Federal Circuit en banc- förhandling om Mallinckrodt och Jazz Photo -fall