Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.
| Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. | |
|---|---|
| Domstol | USA:s appellationsdomstol för Federal Circuit |
| Bestämt | 24 september 1992 |
| Citat(er) | 976 F.2d 700 ; 24 USPQ2d 1173 |
| Domstolsmedlemskap | |
| Domare sitter | Pauline Newman , Alan David Lourie , Raymond Charles Clevenger III |
| Fall åsikter | |
| Majoritet | Ny man |
Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. , 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992), är ett beslut av USA:s appellationsdomstol för Federal Circuit, där domstolen verkade åsidosätta eller drastiskt begränsa många år av USA:s högsta domstolsprejudikat som bekräftar doktrinen om patentutmattning , till exempel i Bauer & Cie. v. O'Donnell .
Saklig bakgrund
Enligt yttrandena i målet ägde käranden Mallinckrodt patent på en anordning för dispensering av en radioaktiv dimma som användes för att ta diagnostiska lungröntgenstrålar och för att fånga in dimman efter användning. Mallinckrodt sålde enheten till sjukhus för cirka $40 eller $50. Sjukhuspersonal skulle ladda enheten med en lämplig radioaktiv vätska för att utföra en diagnostisk procedur på en patient, använda enheten och sedan kassera den. Mallinckrodt märkte enheterna den sålde med meddelandet "Endast för engångsbruk." Eftersom själva enheten kostade cirka $10 att tillverka men såldes för fyra eller fem gånger så mycket, representerade uppenbarligen det mesta av inköpspriset som sjukhusen betalade till Mallinckrodt värdet av patentet (eller den patenterade teknologin). Detta faktum ledde tydligen till att svaranden Medipart gick in i återvinningsverksamheten, där Mallinckrodt själv inte hade något direkt intresse (det valde att endast sälja nya apparater). För en återvinningsavgift på 20 USD skulle Medipart rengöra en av enheterna för ett sjukhus, byta ut vissa delar, utsätta enheten för gammastrålning för att döda bakterier och lämna tillbaka den till sjukhuset för återanvändning. Tingsrättens och hovrättens yttranden ger inte stöd för påståendet att ett hälso- eller säkerhetsproblem förelåg. Men Mallinckrodt hävdade för domstolen att "potentiella negativa konsekvenser, såsom överföring av infektionssjukdomar" gav anledningen till att den införde begränsningen mot återanvändning.
Tvister och avgöranden
Eftersom Medipart och sjukhus som hanterade det trotsade Mallinckrodts märkning "Endast för engångsbruk" och påverkade dess verksamhet negativt, stämde Mallinckrodt återvinningsföretaget för patentintrång. Medipart beslutade sedan att avslå patentintrångsanspråket på grund av konsumtionsdoktrinen; tingsrätten instämde och meddelade dom.
Mallinckrodt överklagade och Federal Circuit vände. Den ansåg att, trots vidden av språket i Högsta domstolens avgöranden om konsumtion, borde den uppenbarligen absoluta regeln mot efterförsäljningsbegränsningar för patenthavarnas kunder endast gälla prisuppgörelser och kopplingar. I fall som inte involverade prisfixar eller kopplingar, som det här, var patenthavarna fria att begränsa sina kunders användning av produkter så länge som begränsningarna inte hindrade konkurrensen så kraftigt att de uppgick till ett antitrustbrott.
Mallinckrodt -domstolens resonemang går på följande sätt:
- De flesta eller många av Högsta domstolens linje av uttömmande doktrinärenden handlade om prisuppgörelser eller kopplingar.
- kunde de ha beslutats utifrån den juridiska teorin att prisfixar och kopplingar är olagliga i sig.
- Varje svepande språk från Högsta domstolen om äganderätt och om begränsningar efter försäljning av kunders användning av patenterade produkter som inte är patentintrång, är bara obiter dictum som med rätta kan bortse från i fall som inte involverar prisfixar eller tie-ins.
Domen i Mallinckrodt hade två huvudsakliga utsprång, som båda förekom i efterföljande beslut i Federal Circuit. För det första var det huvudsakliga innehavet att patentinnehavare kunde sälja patenterade varor med ett begränsat varsel och därigenom begränsa köparnas förfogande över varorna, med det enda undantaget för prissättning och bindningsbegränsningar . Således i Mallinckrodt sagt att "[u]om inte villkoret bryter mot någon annan lag eller policy (inom patentområdet, särskilt missbruks- eller antitrustlagstiftningen)," åtnjöt patenthavarna avtalsfrihet att införa begränsningar efter försäljningen av kunder under en förnuftsregel. "Det lämpliga kriteriet" för att bestämma gränserna för denna frihet att införa begränsningar, enligt Federal Circuit, "är huruvida [patentinnehavarens eller licensgivarens] begränsning rimligen ligger inom patentbeviljandet, eller om patenthavaren har vågat sig utanför patentbeviljandet och till ett beteende som har en konkurrensbegränsande effekt som inte är försvarbart enligt förnuftets regel."
Den andra spetsen gällde patentmissbruk. Enligt domstolen var de juridiska testerna för restriktioner efter försäljning och för missbruk lika, utanför området för bindning och prissättning: "Att upprätthålla ett försvar av missbruk som involverar ett licensavtal som inte i sig anses ha varit konkurrensbegränsande av Supreme domstolen, måste en saklig bedömning avslöja att den övergripande effekten av licensen tenderar att begränsa konkurrensen olagligt på en lämpligt definierad relevant marknad."
Andra beslut från Federal Circuit har följt beslutet från Mallinckrodts missbruksstift.
Påverkan
Fram till Federal Circuits Mallinckrodt -beslut, ansåg en obruten rad prejudikat från Högsta domstolen och lägre domstol att patenthavarens patenträtt över en produkt som patenthavaren sålde (eller att en licensinnehavare som hade tillstånd att göra en försäljning såld) upphörde vid försäljningsstället. Följaktligen har en kund inte gjort sig skyldig till patentintrång genom att inte lyda ett meddelande, avtal eller annan "fjärrkontroll"-begränsning som patenthavaren försökte ålägga användningen av varor som den hade sålt till kunden. Högsta domstolens motivering i mål om konsumtionslära var att köparna förvärvade en obegränsad äganderätt till de patenterade produkterna, och att det var oförenligt med den äganderätten för patenthavaren att kontrollera hur köparna använde eller gjorde sig av med produkterna när de hade blivit köparnas egendom. Det rättsliga resonemanget i alla dessa beslut börjar med den principen, och resten av analysen består i att tillämpa den på de särskilda omständigheterna. Fram till 2008 års högsta domstols beslut i Quanta -fallet ersatte Federal Circuits Mallinckrodt -beslut den tidigare raden av utmattningsmål.
Det har observerats att enligt doktrinen i Mallinckrodt -fallet kan en patenthavare sälja sin patenterade produkt med ett juridiskt effektivt meddelande som förbjuder köpare att delta i något av följande beteende:
- Förbud mot reparation av patenterade produkter och utbyte av delar (till exempel, säljaren märker enheten: "Licensierad för användning endast tills element B slits ut")
- Förbud mot modifiering eller förbättring av patenterade enheter (till exempel placerar tillverkaren ett meddelande på maskinen som säger "Maskin licensierad för användning endast i befintligt skick, utan modifiering")
- Att ta ut olika priser på olika nischmarknader och förhindra arbitrage från en marknad till en annan (till exempel försäljning av halvledarchips märkta "För användning endast på marknaden för mikrovågsugnar")
- Tillåter endast återförsäljning i specificerad distributionskanal
Federal Circuits Mallinckrodt -doktrin har inte undvikit kritik som påstås ha angett rättsregler som motsäger högsta domstolens beslut. Sålunda 2007 USA:s solicitor General in en amicus curiae- brief i Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., där han angav, beträffande den första spetsen, "Testet som antogs av Federal Circuit i Mallinckrodt återspeglar således en grundläggande missförstånd av rollen och räckvidden för doktrinen om patentuttömning ... Hovrättens tillvägagångssätt kan inte förenas med dessa [Supreme Court] prejudikat", och mer allmänt att Federal Circuits Quanta-utlåtande baserad på Mallinckrodt " vilar på samma felaktiga förståelse av patentutmattning som genomsyrar Federal Circuits inställning till detta område av lagen."
Effekten av Mallinckrodt kan ha begränsats av Högsta domstolens beslut från 2008 i Quanta Computer, Inc. mot LG Electronics, Inc., som i stora drag bekräftade utmattningsdoktrinen utan att nämna Mallinckrodt . Det är dock för tidigt att säga vad Quantas inverkan på Mallinckrodt -doktrinen kommer att bli.
Fortsatt lönsamhet ifrågasatt
krävde Federal Circuit sua sponte briefing och amicus curiae -deltagande i en banc- övervägande om huruvida Mallinckrodt skulle åsidosättas i ljuset av det senaste beslutet från Högsta domstolen i Quanta - fallet. Domstolen beordrade:
Mot bakgrund av Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. , 553 US 617 (2008), om denna domstol skulle åsidosätta Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. , 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992) , i den mån den slagit fast att en försäljning av en patenterad vara, när försäljningen sker under en begränsning som i övrigt är laglig och inom ramen för patentbeviljandet, inte ger upphov till patentkonsumtion?
Federal Circuit bekräftade sedan Mallinckrodt på nytt men den 2 december 2016 beviljade Högsta domstolen certiorari . Ärendet argumenterades 2017 och avgjordes i juni 2017; Högsta domstolen avvisade med eftertryck verkställighet av patenträttigheter efter försäljning och ogillade därmed beslutet i Mallinckrodt .
externa länkar
- Text från Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. , 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992) är tillgänglig från: CourtListener Google Scholar Justia OpenJurist