Knäppningsfodral
| Heaton-Peninsular Button-Fastener Co. v. Eureka Specialty Co. | |
|---|---|
 | |
| Domstol | USA:s appellationsdomstol för den sjätte kretsen |
| Fullständigt ärendenamn | Heaton-Peninsular Button-Fastener Co. v. Eureka Specialty Co. et al. |
| Bestämt | 12 oktober 1896 |
| Citat(er) | 77 F. 288; 1896 US App. LEXIS 2241 |
| Fallhistorik | |
| Tidigare historia | 65 F. 619, 1895 US App. LEXIS 3022 ( CCD Mich. 1895) |
| Domstolsmedlemskap | |
| Domare sitter | William Howard Taft , Horace Harmon Lurton , Eli Shelby Hammond |
| Fall åsikter | |
| Majoritet | Lurton, sällskap av en enig panel |
Button -Fastener Case , Heaton-Peninsular Button-Fastener Co. v. Eureka Specialty Co., även känd som Peninsular Button-Fastener Case, var under en tid ett mycket inflytelserik beslut av Förenta staternas appellationsdomstol för den sjätte kretsen . Många appellationsdomstolar, och USA:s högsta domstol i AB Dick-fallet antog sin "inherency doktrin" - "argumentet att eftersom patenthavaren kan undanhålla sitt patent helt och hållet från allmän användning, måste han logiskt och nödvändigtvis tillåtas att införa någon villkor som han väljer vid varje användning som han kan tillåta av den." 1917 åsidosatte emellertid Högsta domstolen uttryckligen Button-Fastener Case och AB Dick- fallet, i Motion Picture Patents- fallet .
Bakgrund
Button-Fastener hade patent på maskiner för att fästa knappar till högknäppta skor med häftklamrar. Detta var en arbetsintensiv operation som tidigare gjordes för hand till en högre kostnad. Uppfinningen sparade avsevärt arbete vid tillverkningen av skorna, även om kommersiellt utnyttjande av uppfinningen innebar ett marknadsföringsproblem. Maskinerna var värda mycket mer för användare med hög volym än för användare med låg volym eftersom de arbetsbesparande fördelarna var direkt proportionella mot antalet skor som maskinerna fäste knappar på. Men om Button-Fastener försökte sälja maskinerna till olika priser till de olika användarna skulle det bli problem. För det första skulle det vara svårt eller omöjligt att i förväg avgöra hur intensivt varje skotillverkare skulle använda maskinerna. För det andra, om maskinerna sålts billigt till lågvolymanvändare, skulle det ha varit svårt eller omöjligt att hindra dessa köpare från att sälja sina maskiner vidare till de tillverkare som "borde" betala ett högt pris. Men Button-Fastener kom med en affärsmodell som löste problemet. Den sålde maskinerna under förutsättning att det villkorades på en platta som fästs på varje maskin, att maskinen endast får använda de häftklamrar som Button-Fastener tillverkade och sålde. Som den sa till domstolen i sina juridiska papper, "det tjänar ingenting på försäljningen av sina maskiner, och ... hela vinsten av dess verksamhet görs vid försäljning av häftklamrar." I själva verket fungerade tie-in som en räknare på maskinerna, räknande antalet användningar av uppfinningen. Ett pris över marknadspriset för häftklamrarna gav en patentersättning som var proportionell mot användningen av uppfinningen.
Men det höga priset för häftklamrar lockade en ingripare. Eureka Specialty Co. började sälja häftklamrar, en opatenterad produkt, till vissa maskinanvändare. Enligt Button-Fastener övertalade Eureka Button-Fasteners kunder att inte följa meddelandena på maskinerna.
Rättens yttrande
Button-Fastener stämde Eureka Specialty Co. för påstått intrång i dess patent. I sina inlagor beskrev Button-Fastener sin affärsmodell att sälja sin patenterade maskin endast på villkor att köpare av maskinerna skaffar alla sina häftklamrar från Button-Fastener. Den uppgav att Eureka trots sin kunskap om detta "tillverkar[d] häftklammer som endast är anpassade för användning i de maskiner som så säljs av [Button-Fastener], och övertalar[d] användarna av maskinerna att köpa och använda dem i strid med ovannämnda begränsning."
Eureka svarade på stämningen med en "demurrer" där den sa (1) att dess enda verksamhet är att sälja opatenterade häftklamrar till personer som använder maskinerna, för vilka "de inte är ansvariga" till Button-Fastener, och (2) Button-Fastener's begränsning av användningen av maskinerna "varigenom ett monopol i en icke-patenterad artikel tillförsäkras klaganden, strider mot allmän ordning och att en rättvis domstol inte kommer att genomdriva det."
Domstolen avfärdade det första argumentet, särskilt för att Button-Fastener hävdade att Eureka aktivt "övertalade [d] användarna av maskinerna att kränka de påstådda rättigheterna som skyddas till [Button-Fastener] genom patentet, och begränsningen i försäljningen av dess maskiner." När det gäller det andra argumentet höll dock domstolen med Eureka, även om Button-Fastener lade fram "ett mycket skickligt och genialiskt argument ... för att rättfärdiga den allmänna propositionen att en patenthavare får hantera sitt patent som han vill och att rätten är absolut." Domstolen sa att det var:
övertygad om att patenthavarens privilegium har sina begränsningar, i allmänhetens rättigheter och intressen, och att det är ett missbruk av hans privilegium att forma hans affärer med sitt patent så att det säkerställs ett monopol på en opatenterad artikel. Det är svårt att förutse i vilken utsträckning sådana system skulle kunna genomföras om patent praktiskt taget kan breddas för att samlas i en mängd ämnen nu och alltid hittills fria från monopol.
Button-Fastener hävdade att det, "med en absolut äganderätt enligt sitt patent, helt och hållet kan avstå från att släppa ut sina maskiner på marknaden." Domstolen sa att om patentägaren gjorde det [622] skulle det "besegra allmänhetens rättvisa förväntningar och inte vara förenligt med konsekvenserna av hans beviljande", eftersom "[d]en förväntan är att han omedelbart kommer att avslöja arten av hans uppfinning, och ge allmänheten, på rimliga villkor, användningen av den, och inte att andra ska stängas ute från det området under en period av 17 år, och allmänheten hindras från fördelarna med liknande uppfinningar under hela den perioden." Hur som helst, sa domstolen, "Jag tror att en rättvisa domstol skulle vara långsam med att låna ut sitt stöd till en sådan kurs." Han sa att han skulle utöva sitt gottfinnande för att neka Button-Fastener lättnad och vidhöll därför Eurekas uppgivenhet och avvisade fallet.
Sjätte krets dom
Button-Fastener överklagade till USA:s appellationsdomstol för den sjätte kretsen . I panelen ingick domare Lurton (senare domare Horace Lurton ), som skrev yttrandet, och domare William H. Taft (senare presidenten och sedan överdomaren). Rätten vände enhälligt.
Vid överklagande hävdade Eureka "mycket uppriktigt och skickligt" att "de begränsningar av användning som den klagande har infört skapar ett monopol i en opatenterad artikel och är därför ogiltiga eftersom de strider mot allmän ordning, eller, om de är giltiga som rent juridiska avtal, är så samvetslösa att de inte ger den klagande rätt till skäliga rättsmedel för deras verkställighet."
Domstolen medgav att det är den allmänna regeln att försäljning upphäver säljarens rättigheter över en såld vara, som i Adams v. Burke . Men regeln är en annan, menade domstolen, när försäljningen sker på villkor. I detta fall hävdade domstolen:
Med hänsyn till den iögonfallande karaktären hos både maskinen och det varaktigt anbringade meddelandet på den, måste var och en som köper slutgiltigt antas ha kännedom om att ägarna av patenten avsett med inskriptionen på maskinen att endast bevilja en begränsad licens för dess användning, och det är svårt att se varför en sådan köpare inte ska anses förvärva och acceptera den struktur som omfattas av denna begränsning.
Följaktligen förvärvar köparen inte fullständiga rättigheter över den köpta varan:
Köparen av en maskin får utan tvekan äganderätten till materialet som förkroppsligar uppfinningen, med förbehåll för återgång i händelse av brott mot försäljningsvillkoren. Men när det gäller rätten att använda uppfinningen är han uppenbarligen en ren licenstagare som inte har något intresse av det monopol som beviljas genom brevpatentet. En licens fungerar endast som ett avstående från monopolet för licenstagaren och hindrar licensgivaren från att utöva sina förbudsbefogenheter i avvikelse från de privilegier som han tilldelats licenstagaren.
Det vill säga att försäljningen av en patenterad maskin kan innebära äganderätt till de metallbitar och annat material som ingår i maskinen, men inte en fullständig rätt att använda maskinen på något sätt som köparen väljer. Eftersom köparen endast förvärvat en begränsad och villkorad nyttjanderätt till maskinen, det vill säga en rätt att använda den med säljarens häftklamrar, ligger all annan användning utanför ramen för den till köparen beviljade licensen.
Å andra sidan är maskinköparen som använder Eurekas häftklamrar en intrång:
[A] användning som är förbjuden enligt licensen är en användning i strid med det monopol som patenthavaren har förbehållit, och nödvändigtvis ett olagligt intrång i de rättigheter som säkras till honom genom hans patent. Licensen skulle inte utgöra något försvar mot en talan om intrång genom en användning som överskrider dess villkor. Patentinnehavaren har ensamrätt att använda, utom i den mån han har skilt sig från den genom sin licens. Kärnan i det monopol som beviljats av brevpatentet är ensamrätten att använda uppfinningen eller upptäckten som beskrivs i patentet. Denna exklusiva nyttjanderätt är ett sant och absolut monopol och ges i avvikelse från den gemensamma rätten, och denna rätt att monopolisera användningen av uppfinningen eller upptäckten är den väsentliga äganderätt som tillerkänns enligt lag och som allmänheten är skyldig att respektera och skydda.
Lurton vände sig sedan till argumenten för allmän ordning – att Button-Fastener utökade sitt lagliga monopol över de patenterade maskinerna till ett andra monopol på opatenterade häftklamrar:
Vad vi uppmanas att göra är att markera ytterligare en gräns för patenthavarens monopol, vilket kommer att hindra honom från att uppsluka marknaden för en artikel som inte är föremål för ett patent. För att göra detta ombeds vi säga att han inte kan licensiera andra att använda hans uppfinning på villkor att de endast ska använda den tillsammans med en icke-patenterbar artikel tillverkad av honom själv. Det enda skäl som föreslås för denna begränsning av hans rätt att definiera villkoren på vilka andra får använda hans uppfinning är att ett monopol i den patenterade artikeln därigenom kan skapas. Med vilken befogenhet ska vi begränsa utövandet av de privilegier som tilldelas en patenthavare? När vi överväger varje fråga om begränsningar av friheten att ingå avtal, som åläggs av principer om allmän ordning, bör vi komma ihåg att mycket höga hänsyn till allmän ordning är involverade i erkännandet av en bred frihet vid ingående av kontrakt.
Domstolen sa att avtalsfrihet trumfar allmän ordning här på grund av patentinnehavarens inneboende rättigheter:
Om han finner det lämpligt kan han förbehålla sig den exklusiva användningen av sin uppfinning eller upptäckt. Om han varken kommer att använda sin enhet eller tillåta andra att använda den, har han bara undertryckt sin egen. Att bidraget ges på rimliga villkor att han antingen kommer att använda sin uppfinning till praktisk användning, eller tillåta andra att utnyttja den på rimliga villkor, är utan tvekan sant. Denna förväntning bygger ensam på antagandet att patenthavarens intresse kommer att få honom att använda, eller låta andra använda, hans uppfinning. Allmänheten har inte behållit någon annan säkerhet för att upprätthålla sådana förväntningar. Ett undertryckande kan bestå utom för patentets livstid, och det avslöjande han har gjort kommer att göra det möjligt för alla att njuta av frukten av hans geni. Hans titel är exklusiv och så tydligt inom grundlagens bestämmelser om privat egendom att han varken är skyldig att själv använda sin upptäckt eller tillåta andra att använda den.
Eftersom patenthavaren har sådana absoluta, inneboende rättigheter att vägra använda patentet, kan han lagligen använda denna rätt för att bli ensam leverantör av artikeln som patentet omfattar:
Om patenthavaren väljer att förbehålla sig den exklusiva användningen av sin anordning, och uppfinningen är av vid karaktär och så radikal att han kan tillverka och sälja en opatenterbar produkt billigare än någon annan konkurrent, ett praktiskt monopol på marknaden. för den artikeln kommer att resultera; och ändå kunde ingen säga att ett på detta sätt säkrat monopol var illegitimt eller motbjudande för allmän ordning.
För att illustrera: Låt det antas att patenten som ägs av denna klagande var av så bred karaktär att de försämrade tillverkningsprocessen för skor och för att driva bort konkurrensen från alla andra tillverkningssätt. Anta sedan att patenthavarna var av åsikten att de mest lönsamt kunde njuta av sina uppfinningar genom att behålla monopolet på användningen och ägna sig åt tillverkning av skor.
Om de nöjer sig med att underskatta alla andra, kan de sluka marknaden för skor, i den mån de har förmåga att tillgodose efterfrågan under deras patents löptid, eller så länge som deras uppfinning inte ersattes av efterföljande uppfinningar, vilket ytterligare sänker kostnaderna för tillverkning. Det monopol som sålunda säkrades skulle vara den legitima konsekvensen av deras uppfinnings förtjänstfulla karaktär. Ändå kan just sådana monopol uppstå när ett nytt och överraskande framsteg görs inom någon konst av bred och allmän användning. Den stora konsumerande allmänheten skulle gynnas snarare än skadas, för monopolet kunde bestå så länge som skor levererades till ett lägre pris än vad som rådde före uppfinningen.
Denna logik kan utökas, insisterade Lurton, från skor till häftklamrar med knappar:
Om nu patenthavarna, genom att behålla den exklusiva användningen av sin uppfinning för sig själva, legitimt och lagligt kan förvärva ett monopol på tillverkningen av skor och förstöra skomarknaden för dem som tidigare hade delat den, varför kan de inte, genom ett system med begränsade licenser, tillåta andra att använda sina apparater under förutsättning att endast en mindre del av skon – pinnarna, spetsarna, tråden eller knapparna eller knapparna – ska köpas från dem? Om dessa medgivanden var sådana att de gjorde det möjligt för andra att konkurrera, även om deras användning av mekanismen var begränsad av licensvillkoren, vem skulle med rätta kunna klaga, om uppfinnarna nöjer sig med ett monopol på marknaden för den artikel som anges i deras licens , överlämnat möjligheten till monopol på tillverkningen av hela skon? Enheten som skyddas av patenten som ägs av klaganden är inte av så bred eller radikal karaktär som den som används i illustrationssyfte. Ändå finns det ingen märkbar skillnad i de rättsliga principer som är tillämpliga på de förmodade fakta som används för att illustrera, och de som anges på framsidan av klagandens räkning.
Domstolen förklarade att eventuell skada för konkurrenskraftiga häftklammertillverkare som kan uppstå inte beror på patenthavarens beteende utan snarare på uppfinningens förtjänst:
Det faktum som har påverkat tillverkarna av trådhäftklamrar för skotillverkning är uppfinningen av en maskin som genom sin enkelhet, överlägsna kapacitet, sin billighet och noggrannhet praktiskt taget har drivit alla andra metoder för att fästa knappar på skor ur bruk. De äldre och klumpigare metoderna, på lagförslagets påståenden, har helt ersatts. Från denna uppfinning resulterar en stor marknad för trådhäftklamrar, anpassade i storlek och form för att användas med den nya mekanismen, och en andra konsekvens är att efterfrågan på knappfästen som inte är anpassade att användas med klagandens maskin upphör helt.
Domstolen förklarade att patentinnehavarens syfte bara var att justera betalningen för användningen av uppfinningen till värdet av förmånen:
De uppfinningar som omfattas av klagandens patent är inte av sådan karaktär att de, genom att behålla den exklusiva användningen, kan absorbera antingen tillverkningen av skor eller det mindre arbetet med att fästa knappar på skor. I utövandet av rätten till exklusiv användning har de släppt ut på marknaden en struktur som förkroppsligar deras enheter och licensierat köparen att använda uppfinningen "endast med häftklamrar" tillverkade av dem själva.
De har med andra ord valt att fastställa priset för nyttjanderätten [av uppfinningen] till den vinst som följer av försäljningen av häftklamrar. Som påpekats av klagandens ombud, "Fästelementen är alltså de räknare med vilka royaltyen som är proportionell mot den faktiska användningen av maskinen bestäms." Denna metod för att licensiera deras mekanism kan eller inte kan leda till att marknaden för häftklamrar uppslukas. Så länge som deras uppfinning kontrollerar marknaden för anordningar för knappfästning, och i den mån deras maskiner kommer att ersätta andra sätt att häfta häftklamrar, så länge kommer de att kunna kontrollera marknaden för häftklamrar. Deras monopol i en opatenterad artikel kommer att bero på förtjänsten av deras patenterade anordning, och i vilken utsträckning andra clinchanordningar ersätts av den. I den sista analysen förstörde uppfinningen efterfrågan på storlekar och former av häftklamrar som inte var anpassade för användning med klagandens maskin.
. . . Monopolet i den opatenterade stapelvaran är ett resultat av monopolet i användningen av klagandens uppfinning och är därför ett legitimt resultat av patenthavarens kontroll över andras användning av sin uppfinning. Beroende, eftersom ett sådant monopol skulle, på fördelarna med uppfinningen som det bara är en incident till, är det varken skadligt för allmän ordning eller en olaglig begränsning av handeln.
Eftersom maskinköparna som använder Eureka häftklamrar gör intrång i patentet, "tycks det följa att svarandena, som medverkar till en sådan intrång genom att avsiktligt och illvilligt övertala och förmå licensinnehavarna av sådana maskiner att överskrida sina licenser, och genom att förse dem med Medlen för sådan intrång är i sig själva intrång och ansvariga som skadevållare."
Efterföljande händelser
År 1912, i Henry v. AB Dick Co., godkände, bekräftade och antog högsta domstolen resonemanget i fallet med knappfästen . I en slutnot samlade domstolen citat till de många åsikter från lägre domstol som hade följt prejudikatet med knappfästen mellan 1896 och 1912.
År 1917 åsidosatte Högsta domstolen målen AB Dick och Button-Fastener i Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co. ,
År 1992, i Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. , återupplivade Federal Circuit doktrinen om Button-Fastener- fallet, åtminstone delvis. Domstolen ansåg att doktrinen om patentuttömning inte var tillämplig när en patenthavare sålde en patenterad produkt under ett annat villkor än en prisfastställelse eller bindning, såvida inte "patentinnehavaren har vågat sig utanför patentbeviljandet och in i ett beteende som har en konkurrensbegränsande effekt som inte är försvarbar. under förnuftets regel." Trots det svepande språkbruket i mål som Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co. , ansåg domstolen att Högsta domstolen endast hade ansett att restriktioner efter försäljning var ogiltiga i mål om prisuppgörelse och bindning, och därför allmänt språk som förbjuder restriktioner efter försäljning var bara obiter dicta som kunde ignoreras.
Federal Circuit bekräftade denna doktrin 2016 i Lexmark Int'l, Inc. v. Impression Prods., Inc. , och Impression begärde intyg . Högsta domstolen har bjudit in Solicitor General att lämna in ett kort som uttrycker Förenta staternas åsikter. I oktober 2016 lämnade regeringen in den begärda amicus curiae -briefen. Den rekommenderade beviljande av certifikat för båda frågorna. Kortet hävdar att "Federal Circuits beslut misstolkar" Högsta domstolens prejudikat och "avsevärt skulle urholka utmattningsdoktrinen." Den 2 december 2016 meddelade Högsta domstolen certiorari .
Kommentar
berömde New York-advokaten Gilbert H. Montague fallet Button-Fastener som "detta mästerliga beslut" och "grunden för det senaste beslutet från Högsta domstolen i Henry v. AB Dick Co. ", i Yale Law Journal . Han hävdade att Lurtons åsikt förstörde argumentet att patenthavaren fick ett praktiskt monopol på marknaden för opatenterbara häftklamrar, tidigare en vanlig handelsartikel:
Domstolen avfärdade denna invändning genom att visa att ett sådant "praktiskt monopol", långt ifrån att kränka den allmänna ordningen, faktiskt främjar den allmänna välfärden, eftersom patenthavarna endast kan uppnå det "genom att billigare tillverkningskostnaderna" och kan fortsätta det bara "så så länge deras uppfinning inte ersattes av efterföljande uppfinningar som ytterligare billigare tillverkningskostnaderna." Så övertygande är domstolens resonemang att det förtjänar noggrann uppmärksamhet.
Montague berömde också AB Dick , där Lurton fortsatte sin utveckling av inherensdoktrinen: "Inte sedan patentsystemet skapades", förklarade Montague, "har Högsta domstolen fattat ett bättre övervägt beslut som påverkar patenträttigheterna."
Montague argumenterade för det "räknemekanism"-argumentet som Button-Fasteners råd gav för att motivera inkopplingen av häftklamrar, vilket senare togs upp av Chicago School-analytiker för att motivera varje inkoppling där patenterade anordningar används i varierande proportion till output resultat:
I fallet med otaliga patenterade maskiner, finns inget exakt eller bekvämt mått på hur mycket användning och effekt, förutom genom att mäta de förnödenheter som används i anslutning till maskinen. Genom att kräva att användaren av den patenterade artikeln ska erhålla sådant material från en enda källa, försäkrar patentägaren möjligheten att noggrant, billigt och bekvämt mäta mängden användning och produktion av den patenterade artikeln, och uppbära den royalty som fastställts så, genom att ta ut för sådana varor ett belopp som är tillräckligt för att täcka deras kostnad, och även ett tilläggsbelopp i form av en royalty för användningen av den patenterade artikeln. När det gäller många patenterade artiklar, som annars bara skulle kunna säljas i ett litet antal, till ett stort direkt inköpspris, kan inga andra sätt att fastställa en royalty, baserad på mängden användning och produktion, tänkas ut.
Montague hävdade också att kopplingen var försvarlig eftersom den gjorde det möjligt för användare att betala för användningen av uppfinningen när de utnyttjade den snarare än helt i förväg: "Under ett sådant arrangemang faller inte pengarna på licenstagaren på honom helt vid en gång, liksom nödvändigheten av att till en början betala en stor köpeskilling, men fördelas över en period som är tillräcklig för att göra det möjligt för honom att genom användningen av den patenterade artikeln erhålla medel för att kompensera patentinnehavaren."
● 1942 kommenterade patentadvokaten Giles Rich (som han då var, senare domare Rich vid Federal Circuit) om Button-Fastener- fallet. Han pekade på passagen i yttrandet där domare Lurton sa att allmän ordning inte var någon fråga eftersom patenthavaren skapade marknaden för häftklamrar. Domare Lurton sa (som citerad av Rich):
Det faktum som har påverkat tillverkarna av trådhäftklamrar för skotillverkning är uppfinningen av en maskin som genom sin enkelhet, överlägsna kapacitet, sin billighet och noggrannhet praktiskt taget har drivit alla andra metoder för att fästa knappar på skor ur bruk. . . . Från denna uppfinning resulterar en stor marknad för trådklammer. . . . Monopolet i de opatenterade häftklamrarna resulterar [enligt detta beslut] som en incident från monopolet iii användningen av klagandens uppfinning, och är därför ett legitimt resultat av patenthavarens kontroll över andras användning av sin uppfinning. Beroende på, som ett sådant monopol skulle, på fördelarna med uppfinningen som det bara är en incident till, är det varken skadligt för allmän ordning eller en olaglig begränsning av handeln.
Rich kommenterade:
Slutsatsen att dra av detta är att domare Lurton höll fast vid den ekonomiska teorin att den som skapar en marknad bör tillåtas att uppsluka den. Sådan är inte nu eller har någonsin varit en policy som följts till eller sanktionerats av någon amerikansk regering, så vitt vi vet. Det var förvisso aldrig en del av någon stadga som antagits för att främja det konstitutionella syftet "att främja vetenskapens och användbara konsters framsteg", vare sig uttryckligen eller underförstått.
Rich kritiserade också idén om att använda häftklammer som en räkneanordning, baserat på teorin om att sälja maskinen men inte dess användning – att reservera den senare med en licens som bär en löpande royalty. Rich kommenterade (till synes sarkastiskt), "Det var verkligen ett stort sinne som kom på idén att få köparen av vad som helst att betala den som sålde det till honom en royalty i enlighet med mängden av dess användning, genom att skilja rätten att använda från äganderätten och byta namn på köparen till "licenstagare". "
Citaten i den här artikeln är skrivna i Bluebook- stil. Se diskussionssidan för mer information.