Impression Prods., Inc. v. Lexmark Int'l, Inc.
| Impression Products, Inc. mot Lexmark International, Inc. | |
|---|---|
| |
|
Argumenterad 21 mars 2017 Beslut 30 maj 2017 | |
| Fullständigt ärendenamn | Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc. |
| Docket nr. | 15-1189 |
| Citat | 581 US ___ ( mer ) |
| Argument | Muntlig argumentation |
| Fallhistorik | |
| Tidigare | Lexmark Int'l, Inc. v. Ink Techs. Printer Supplies, LLC , 9 F. Supp. 3d 830 ( SD Ohio 2014); nr 1:10-cv-564 , 2014 WL 1276133 (SD Ohio 27 mars 2014); bekräftas delvis, omkastat delvis subnom. , Lexmark Int'l, Inc. v. Impression Prod., Inc. , 816 F.3d 721 (Fed. Cir. 2016); cert. beviljat, 137 S. Ct. 546 (2016). |
| Innehav av | |
| patentinnehavare ger upp sina patenträttigheter vid den första försäljningen av produkten, inrikes eller utomlands. | |
| Domstolsmedlemskap | |
| |
| Fall åsikter | |
| Majoritet | Roberts, tillsammans med Kennedy, Thomas, Breyer, Alito, Sotomayor, Kagan |
| Instämmer/avviker | Ginsburg |
| Tillämpade lagar | |
Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc. , 581 US ___ (2017), är ett beslut av USA:s högsta domstol om konsumtionsdoktrinen i patenträtt där domstolen ansåg att efter försäljningen av en patenterad produkt, kan patentinnehavaren inte stämma för patentintrång i samband med vidare användning av det föremålet, även när det strider mot ett kontrakt med en kund eller importeras från länder utanför USA. Fallet gällde en stämningsansökan om patentintrång väckt av Lexmark mot Impression Products, Inc., som köpte begagnade bläckpatroner , fyllde på dem igen, bytte ut ett mikrochip på patronen för att kringgå ett system för hantering av digitala rättigheter och sedan sålde dem vidare. Lexmark hävdade att eftersom de äger flera patent relaterade till bläckpatronerna, kränkte Impression Products deras patenträttigheter. USA:s högsta domstol, som ändrade ett beslut från Federal Circuit från 2016, ansåg att konsumtionsdoktrinen förhindrade Lexmarks rättegång om patentintrång, även om Lexmark kunde genomdriva begränsningar för användning eller återförsäljning av sina kontrakt med direkta köpare enligt vanlig avtalsrätt (men inte som ett patent). rättegång om intrång). Förutom skrivar- och bläcktillverkare kan avgörandet i ärendet påverka marknaderna för högteknologiska konsumentvaror och receptbelagda läkemedel.
Bakgrund
Saklig miljö
Lexmark International, Inc. tillverkar och säljer skrivare och tonerkassetter till sina skrivare. Lexmark äger ett antal patent som täcker dess patroner och deras användning. Lexmark sålde de aktuella patronerna i det här fallet – några i USA och några utomlands.
Inhemsk försäljning
Lexmarks inhemska försäljning var i två kategorier. En "vanlig patron" säljs till "listpris" och ger köparen en absolut titel och äganderätt. En "Return Program Cartridge" säljs med en rabatt på cirka 20 procent och är föremål för restriktioner efter försäljning: Köparen får inte återanvända kassetten efter att tonern tar slut och får inte överföra den till någon annan. Den första delen av ärendet handlar om den rättsliga statusen för dessa restriktioner efter försäljning.
Lexmark tillverkade tonerkassetterna med mikrochips i, som skickar signaler till skrivarna som indikerar tonernivån. När mängden toner i en kassett faller under en viss nivå, kommer skrivaren inte att fungera med den kassetten. Skrivaren fungerar inte heller med en returprogramkassett som har fyllts på av en tredje part. Således förhindrade Lexmarks teknik överträdelse av begränsningen efter försäljning mot återfyllning av returprogramkassetterna. Regular Cartridges har inte denna anti-refill-funktion och kan därför fyllas på och återanvändas (men de kostar 20 procent mer).
"För att kringgå denna tekniska åtgärd," men "har tredje part "hackat" Lexmarks mikrochips. De skapade sina egna "obehöriga ersättnings" mikrochips som, när de installeras i en returprogramkassett, lurar skrivaren att tillåta återanvändning av den patronen. Olika företag köper begagnade returprogramkassetter från kunderna som köpt dem från Lexmark. De ersätter mikrochipsen med "obehöriga utbytes"-mikrochips, fyller på kassetterna med toner och säljer de "återtillverkade" patronerna till återförsäljare som Impression Products för marknadsföring till konsumenter för användning med Lexmark-skrivare. Lexmark hade tidigare hävdat i Lexmark International, Inc. v. Static Control Components, Inc. att byte av dessa mikrochips bröt mot upphovsrättslagen och Digital Millennium Copyright Act (DMCA), men både federala och högsta domstolen har dömt mot Lexmark och bekräftar att byte av mikrochips inte är ett brott mot upphovsrätten.
Importerade patroner
Den andra grenen av fodralet handlar om patroner som Lexmark sålde utanför USA. Medan några av de utlandssålda patronerna var vanliga patroner och några var returprogrampatroner, innebär denna gren av fallet ingen skillnad mellan de två typerna av importerade patroner.
Tingsrättens beslut
Tingsrätten biföll Impressions yrkande om att ogilla Lexmarks påstående om intrång som involverade de engångspatroner som Lexmark först sålde i USA. Tingsrätten drog slutsatsen att Högsta domstolen i Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. fann utmattning där "Högsta domstolen fastställde att avtalen [i fråga] i stort sett bemyndigade Intel [säljaren] att sälja de licensierade produkterna utan begränsningar eller villkor." Tingsrätten sa "att Quanta åsidosatte Mallinckrodt sub silentio ," och därför "hindrar inte dessa användningsbegränsningar efter försäljningen patenträttigheter från att uttömmas med tanke på att den initiala försäljningen var godkänd och obegränsad."
Tingsrätten ansåg dock att utmattningsdoktrinen inte gällde de patroner som Lexmark sålt utomlands. Den sade att internationell konsumtion inte gällde patent eftersom Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., som etablerade internationell konsumtion i åtminstone vissa fall, endast gällde upphovsrätt. Domstolen avslog därför Impressions yrkande om att ogilla Lexmarks påstående om intrång avseende de patroner Lexmark hade sålt utomlands.
Regeringens amicus curiae ställning
I sin amicus curiae -instruktion hävdade den amerikanska regeringen att Mallinckrodt hade beslutats felaktigt 1992 och att den i alla fall hade åsidosatts under tystnad i Quanta . Det stod:
Enligt Förenta staternas uppfattning uttömmer den första auktoriserade försäljningen av en patenterad artikel i USA patenthavarens exklusiva rättigheter till den artikeln, trots eventuella restriktioner efter försäljning som patenthavaren har infört.
Regeringen hävdade också att beslutet från Jazz Photo Corp. v. United States International Trade Commission (2001) delvis skulle åsidosättas i ljuset av Kirtsaeng i den mån den ansåg att utländsk försäljning aldrig kan uttömma amerikanska patenträttigheter. När patenthavaren varken gör eller godkänner en utlandsförsäljning, vilket skedde i Boesch v. Graff , är det korrekt att säga att ingen konsumtion har inträffat. Men när patenthavaren gör eller godkänner en utländsk försäljning och inte uttryckligen förbehåller sig sina rättigheter i USA, bör konsumtion upptäckas. I det aktuella fallet genomförde Lexmark den utländska försäljningen och underlät att uttryckligen förbehålla sig sina rättigheter i USA; därför uttömde försäljningen patenträttigheterna.
Federal Circuit beslut
Parterna överklagade var och en. Efter att en panel med tre domare hade hört muntliga argument, ställde Federal Circuit sua sponte talan för argument en banc i första instans och bjöd in inlämnande av amicus curiae- underlag.
Majoritetens åsikt
Domare Taranto, som skrev för en 10-2 majoritet, bekräftade båda de tidigare avgörandena från Federal Circuit. Sammanfattningsvis ansåg domstolen:
För det första håller vi fast vid Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.s innehav att en patenthavare, när han säljer en patenterad artikel som omfattas av en engångs-/ingen återförsäljningsbegränsning som är laglig och tydligt kommunicerad till köparen, inte genom den försäljningen ge köparen, eller nedströmsköpare, den återförsäljnings-/återanvändningsmyndighet som uttryckligen har nekats. Sådan vidareförsäljning eller återanvändning, när den strider mot de kända, lagliga begränsningarna för den behörighet som tilldelades vid tidpunkten för den ursprungliga försäljningen, förblir otillåten och förblir därför kränkande beteende enligt villkoren i § 271. Enligt Högsta domstolens prejudikat kan en patenthavare behålla sin § 271 rättigheter genom sådana restriktioner vid licensiering av andra att tillverka och sälja patenterade artiklar; Mallinckrodt ansåg att det inte finns någon sund rättslig grund för att förneka samma förmåga till patenthavaren som tillverkar och säljer artiklarna själv. Vi anser att Mallinckrodts princip förblir sund efter Högsta domstolens beslut i Quanta Computer, Inc. mot LG Electronics, Inc .. . . Jazz Photo Corp. v. International Trade Comm'n: s innehav, att en amerikansk patenthavare, enbart genom att sälja eller godkänna försäljning av en amerikansk patenterad artikel utomlands, inte tillåter köparen att importera artikeln och sälja och använda det i USA, vilket gör intrång i handlingar i avsaknad av patenthavarens tilldelad auktoritet. Jazz Photos dom utan konsumtion erkänner att utländska marknader under utländsk suverän kontroll inte är likvärdiga med de amerikanska marknaderna under amerikansk kontroll där en amerikansk patenthavares försäljning presumtivt uttömmer sina rättigheter i den sålda artikeln. En köpare kan fortfarande förlita sig på en utländsk försäljning som ett försvar mot intrång, men endast genom att upprätta en uttrycklig eller underförstådd licens – ett försvar skilt från konsumtion, som Quanta anser – baserat på patenthavarens kommunikation eller andra omständigheter kring försäljningen. Vi drar slutsatsen att Jazz Photos princip om icke-utmattning förblir sund efter Högsta domstolens beslut i Kirtsaeng mot John Wiley & Sons, Inc., där domstolen inte tog upp patentlagstiftning eller om en utländsk försäljning ska ses som en auktoritetsgivande myndighet. att ägna sig åt i övrigt kränkande inhemska handlingar. Kirtsaeng är ett upphovsrättsfall som hävdar att 17 USC § 109(a) ger ägare av upphovsrättsskyddade artiklar rätt att vidta vissa handlingar "utan upphovsrättsinnehavarens auktoritet". Det finns ingen motsvarighet till denna bestämmelse i patentlagen, enligt vilken en utländsk försäljning på ett korrekt sätt behandlas som varken slutgiltigt eller ens presumtivt uttömmande den amerikanska patenthavarens rättigheter i USA.
Inhemsk utmattning
I denna del av sitt yttrande bekräftade Federal Circuit sitt Mallincrodt- beslut och avvisade påståenden om att Quanta tyst hade åsidosatt det.
271 § upphäver common law regel
Domstolen inledde med att särskilja patentlagens och upphovsrättslagens respektive syn på intrång. i 17 USC § 109(a) säger upphovsrättslagen: "Oavsett bestämmelserna i avsnitt 106(3)," som definierar intrång genom försäljning, har en köpare "rätt, utan upphovsrättsinnehavarens auktoritet, att sälja eller på annat sätt förfoga över innehav" av ett köpt exemplar av ett verk. Däremot innehåller patentlagen ingen konsumtionsbestämmelse. Därför kräver patentlagen en "tilldelning av 'myndighet' av patenthavaren ... för att de åtgärder som anges i § 271(a) inte ska utgöra intrång." Detta innebär att det måste finnas "tillstånd från patenthavaren" för att undvika intrång. Rätten accepterar inte utmattning som en form av "konstruktivt" tillstånd. Därför, om patenthavaren sätter uttryckliga begränsningar eller villkor för sitt tillstånd, kvalificerar de tillståndets omfattning. Detta har till följd att den sedvanliga lagen begränsas.
Allmänna Talking Pictures- regeln gäller för "villkorad" försäljning
Domstolen vände sig till General Talking Pictures- beslutet, som säger "att Lexmark inte skulle ha uttömt sina patenträttigheter för dessa patroner vid tillverkningslicensinnehavarens försäljning (den första försäljningen), om en köpare med kännedom om restriktionerna sålde vidare eller återanvände dem i brott mot restriktionerna." Även om regeringen i sin amicus curiae brief och svaranden Impression hävdar "att ett annat resultat krävs - att Lexmark automatiskt förlorade sina patenträttigheter - helt enkelt för att Lexmark sålde själva returprogrammets patroner, under förutsättning av samma kommunicerade begränsning, snarare än att ha lämnat tillverkning och försäljning till andra under licens," domstolen accepterar inte att:
Vi drar slutsatsen annorlunda, som vi gjorde i Mallinckrodt och efterföljande beslut. En försäljning som görs under en tydligt kommunicerad, annars laglig begränsning vad gäller användning eller återförsäljning efter försäljning ger inte köparen och en efterföljande köpare "befogenhet" att delta i den användning eller återförsäljning som begränsningen utesluter. Och det finns inget vettigt skäl, och inget prejudikat från Högsta domstolen, som kräver en distinktion som ger mindre kontroll till en patenthavare av en utövande enhet som tillverkar och säljer sin egen produkt än till en patenthavare av en icke-utövande enhet som licensierar andra att tillverka och sälja produkt.
Kvanta särskiljbar och otillämplig
Domstolen vände sig till Quanta -beslutet och fann det otillämpligt på de aktuella frågorna. "'Quanta innebar inte en patenthavares försäljning alls, än mindre en som var föremål för en begränsning eller, mer specifikt, en begränsning för engångsbruk/ingen återförsäljning." Snarare Quanta en patenthavares (LGEs) licens till en tillverkare (Intel) som sålde till den anklagade intrångsmannen (Quanta). LGE hade inte begränsat Intels licens att tillverka den patenterade produkten, även om det ålade Intel kontraktuella skyldigheter. "Inga villkor begränsade Intels befogenhet att sälja produkter som i huvudsak innehåller patenten." Federal Circuit betonade: "Det fanns ingen patentinnehavares försäljning, och det fanns inga restriktioner för försäljningen som gjordes av licenstagaren." Dessa fakta togs bort från målet vid baren. Sålunda undergräver Quanta "domstolens diskussion av den frågan inte Mallinckrodts beslut att en patenthavare kan bevara sina patenträttigheter genom begränsningar av sin försäljning." Federal Circuit betonade också att Quanta- domstolens misslyckande att uttryckligen avvisa Mallinckrodt , trots det faktum att i sin amicus -brief "regeringen tydligt presenterade ett argument om att Mallinckrodt var felaktig och borde förkastas."
Tidigare fall
Domstolen övergick sedan till de tidigare målen i Högsta domstolen. Genom att granska dem fann den att även om de använde ett svepande språk att en patenthavares försäljning av den patenterade produkten placerade den utom räckhåll för patentet, så att ingen begränsning efter försäljning kunde upprätthållas enligt patentlagarna, gick det språket utöver de faktiska fakta av fallen. För det första skedde försäljningen i de flesta fall utan några villkor eller begränsningar för vad köparen kunde göra med produkten. För det andra, i de fall där ett uttryckligt villkor eller begränsning infördes, gällde fallet en koppling eller en prisuppgörelse.
Domstolen medgav att Högsta domstolen i General Electric- målet hade sagt: "Det är väl avgjort, som redan sagts, att när en patenthavare tillverkar den patenterade artikeln och säljer den, kan han inte utöva någon framtida kontroll över vad köparen kan vill göra med artikeln efter köpet. Det har passerat utanför patenthavarens rättigheter." Men det fallet innebar en konkurrensutmaning mot GE:s distribution av lampor som inte uppfyllde den beskrivningen. Fallet gällde prisbegränsningar för en licensierad tillverkare. Federal Circuit förklarade sedan att ordet "avgjord" i högsta domstolens uttalande hade en speciell, snäv betydelse: "Vi läser det språket för att betrakta som "avgjordt" endast det som fastställts i de citerade prejudikaten - en patenthavares försäljning utan begränsningar tar ut patenträttigheter i det sålda föremålet." Högsta domstolens svepande utmattningsspråk gäller alltså prejudikat endast i fall där antingen försäljningen skett utan villkor eller begränsning eller så har försäljningen skett med bindnings- eller prissättningsvillkor. "Men domstolen slog inte fast att alla restriktioner för en patenthavares försäljning var ineffektiva för att bevara patenthavarens patenträttsliga rättigheter."
På liknande sätt, i United States v. Univis Lens Co., måste högsta domstolens övergripande språkbruk nu begränsas till det faktiska sammanhanget i målet:
Dessutom, även om vissa språk i Univis , liksom språket i andra beslut inom området, kan tas ur sitt sammanhang och läsas som att de går utöver de specifika begränsningarna som är inblandade, var det mest som domstolen bedömde, till och med när det gäller patentlagstiftningen i sig, att en vertikal begränsning av priskontroll var ineffektiv för att bevara patenträttigheter efter försäljning av artiklar som omfattade patenten. Medan Univis kontrollerar vad de beslutat om de frågor som ligger framför sig, anser vi inte att det är lämpligt att ge bred effekt åt språket i Univis , taget ur sitt sammanhang, för att stödja en annars omotiverad slutsats här om en fråga som inte står inför där.
Federal Circuit drog därför denna slutsats från den tidigare serien av Högsta domstolens mål om utmattning:
Av ovanstående skäl anser vi att den bästa lärdomen att dra av Högsta domstolens prejudikat, så som den tillämpas på frågan som vi har framför oss, är att en patenthavare kan bevara sina patenträttigheter genom i övrigt lämpliga begränsningar när den själv tillverkar och säljer patenterade artiklar och inte bara när den lägger ut tillverkning och försäljning på kontrakt.
Patenträtten trumfar common law
Federal Circuit återvände till common law och Lord Cokes kommentar till den. Återigen insisterade domstolen på att kongressen hade åsidosatt common laws förbud mot begränsningar efter försäljning, för att främja tekniska framsteg:
Oavsett vilka överväganden som kan gå in i en jurisdiktions val av bakgrundsregeln för personlig egendom i allmänhet, kan lagstiftande myndigheter rimligen göra olika val för särskilda typer av egendom. Särskilt när det gäller immateriell egendom i dess olika former, har kongressen, som genomför konstitutionen, länge ansett det viktigt att uppmuntra skapande och avslöjande genom bidrag till skaparen av rättigheter att utesluta andra för en tid. . . . Denna överordnade lagstiftningsrecept tar bort den patenterade artikelförsäljningen från räckvidden av Lord Cokes beskrivning från 1628 av hans lands allmänna juridiskt utformade egendomslagstiftning. . . . Kort sagt, trots Lord Cokes beskrivning av engelsk allmän lag som skapats av personlig egendom, måste den patentspecifika lagstadgade analysen styra här.
Troliga effekter på allmänheten
Domstolen vände sig sedan till vad den kallade "de sannolika verkliga konsekvenserna av ett eller annat svar på utmattningsfrågan som presenteras här." Domstolen noterade att i Kirtsaeng hade högsta domstolen föreställt sig allvarliga negativa effekter på konkurrensen såvida inte Cokes 1628 egendomslagsregler följdes. Federal Circuit sa att det inte gällde patent:
[Vi ser ingen grund för att förutsäga de extrema, skeva effekter som domstolen fann rimliga i Kirtsaeng under olika omständigheter. Mallinckrodt har varit styrande rättspraxis sedan 1992 och har upprepats i efterföljande prejudikat. Och ändå har vi inte fått något tillförlitligt bevis på att utbredda problem inte löses på marknaden. Med tanke på General Talking Pictures är den enda frågan om patentinnehavares förmåga att göra för sin egen försäljning vad de redan kan göra genom att lägga ut sin tillverkning och försäljning på kontrakt. När det gäller det specifika scenario vi tar upp i dag – där patentinnehavaren har försökt bevara sina patenträttigheter genom att villkora sin första försäljning på en engångs-/ingen återförsäljningsbegränsning som den anklagade intrångaren hade tillräckligt med varsel om vid köptillfället – vi har inte fått några bevis för ett betydande problem med att upprätthålla patenträttigheter.
Dessutom, hävdade Federal Circuit, det beteende som ifrågasatts här kan ha fördelar. Enligt Lexmarks program betalar kunder som går med på begränsningen ett lägre pris än de som inte gör det. Det kan vara så att företagen som fyller på patronerna använder sämre produkter som kan skada Lexmarks maskiner, vilket "kan skada Lexmarks rykte". Att anta att restriktionerna är olagliga skulle strida mot trenderna "under de senaste fyra decennierna, som har undanträngt det strikta fördömandet av olika vertikala restriktioner som kännetecknade" tidigare antitrust- och patentmissbrukslagstiftning under första delen av 1900-talet. "Användningsområde, territoriella och andra begränsningar för licenser för immateriella rättigheter kan tjäna konkurrensfrämjande syften genom att tillåta licensgivaren att utnyttja sin egendom så effektivt och effektivt som möjligt." Därför drog domstolen slutsatsen att det är lämpligt att tillämpa samma tolerans för restriktioner efter försäljning som General Talking Pictures- doktrinen ger begränsningar i tillverkningslicenser.
Internationell utmattning
I denna del av sitt yttrande bekräftade Federal Circuit sin Jazz Photo- åsikt och avvisade påståenden om att Kirtsaeng hade undergrävt grunden för Jazz Photo . Federal Circuit insisterade på att " Kirtsaeng säger ingenting om patentlagstiftning."
Domstolen betonade skillnaderna mellan patenträtt och upphovsrättslagstiftning. Till exempel ger patentlagar patenthavare en exklusiv rätt att använda uppfinningen, men upphovsrättslagar ger ingen allmän uteslutningsrätt att använda (den ger exklusivt offentligt framförande och visar "användningsrättigheter, men inte andra). Dessutom är det mycket mer kostsamt och tidskrävande att få ett patent än en upphovsrätt. Domstolen förklarade dock inte hur det eller andra skillnader mellan upphovsrätt och patent gav motsatta resultat vad gäller internationell konsumtion.
Domstolen sa att den amerikanska patentstadgan ger patentinnehavare den belöning som är tillgänglig från "försäljning på amerikanska marknader, inte från försäljning på utländska marknader." En försäljning på en utländsk marknad ger därför inte en ordentlig grund för att konstatera konsumtion. "Amerikanska marknader skiljer sig väsentligt från marknader i många andra länder, och inte bara på grund av skillnader i välstånd som kan leda till dramatiskt olika priser" i detta land och utomlands (som var fallet i Kirtsaeng ) . "Regeringens policyer skiljer sig dramatiskt, inklusive policyer för prisreglering och framför allt policyer för tillgänglighet och omfattning av patentskydd." Domstolen förklarade dock inte närmare om och hur sådana dramatiska skillnader i policy gällde för de aktuella tonerkassetterna i det aktuella fallet.
Domstolen övergick sedan till det enda Högsta domstolens mål om utländsk utmattning, Boesch v. Graff . I det fallet var Graff innehavare av ett amerikanskt patent. Boesch köpte produkten från en tysk leverantör som hade en tidigare användarrätt enligt tysk lag att tillverka och sälja produkten, eftersom leverantören hade påbörjat sin verksamhet innan ansökan om det tyska motpartspatentet lämnades in. Den amerikanska överlåtaren och uppfinnaren hade ingen koppling till Boesch. När Graff importerade produkten till USA stämde Boesch för intrång. De amerikanska domstolarna fann Boesch ansvarig. De rättigheter som Boesch hade enligt tysk lag gav honom inte rätt att importera produkten till USA. Det styrs av amerikansk lag. Den amerikanska patenthavaren hade aldrig "fått någon royalty eller gett någon licens att använda den patenterade artikeln i någon del av USA." Följaktligen, ansåg domstolen, tillåter en utländsk försäljning inte av egen kraft import till USA.
Detta betyder dock inte att en patenthavare genom sitt beteende inte kan avsäga sig sina amerikanska rättigheter, hindras från att hävda dem eller befinnas ha beviljat en underförstådd licens.
Domstolen uttryckte oro över att ett åsidosättande av Jazz Photo skulle skada den amerikanska läkemedelsindustrin:
Det tycks inte råda någon tvist om att USA-patenterade läkemedel ofta säljs utanför USA till avsevärt lägre priser än de som tas ut här och dessutom att praxis skulle kunna störas av de ökade arbitragemöjligheter som skulle komma från att betrakta de amerikanska rättigheterna eliminerade av en utländsk försäljning gjord eller godkänd av den amerikanska patenthavaren.
Slutligen avvisade domstolen ett förslag om att konsumtion skulle presumeras om inte patenthavaren uttryckligen uppger att den förbehåller sig sina amerikanska rättigheter. Utländska regeringar kan "förbjuda säljare att ange förbehåll för rättigheter som skulle försvåra import till och försäljning i USA." Dessutom: "Mellanföretag mellan det utländska köpet och importen till USA kan skapas som gör det svårt för den amerikanska patenthavaren att bära en positiv börda att bevisa adekvat meddelande om reservationer kopplade till en utlandssåld artikel."
Avvikande åsikt
Domare Dyk, tillsammans med domare Hughes, tog avstånd från båda grenarna av domstolens utmattningsanalys. Domare Dyk sammanfattade sin oenighet i dessa termer:
Jag skulle åsidosätta vårt beslut i Mallinckrodt som oförenligt med den styrande högsta domstolens myndighet och åsidosätta Jazz Photo i den mån det innebär ett generellt förbud mot utländsk utmattning. Jag skulle erkänna utländsk konsumtion där den amerikanska rättighetsinnehavaren inte har meddelat köparen att han behåller de amerikanska patenträttigheterna.
Inhemsk utmattning
I denna del av dissensen hävdade domaren Dyk att majoriteten hade missuppfattat Högsta domstolens uttömmande jurisprudens för att ersätta sina egna idéer om den korrekta balansen mellan patenträtt och allmänna rättigheter. Han började med att säga:
För det första håller jag med regeringen om att Mallinckrodt hade fel när det beslutades, och att det i alla händelser inte kan förenas med Högsta domstolens senaste beslut i Quanta Computer, Inc. mot LG Electronics, Inc. Vi överskrider vår roll som underordnad domstol genom att avböja att följa den uttryckliga inhemska konsumtionsregeln som Högsta domstolen har meddelat.
Han hävdade att sedan 1850 har Högsta domstolen slagit fast att en försäljning av patenthavaren eller dess licenstagare uttömmer alla patenträttigheter. I sådana fall "är frågan om huruvida säljaren har 'auktoriserat' köparen att använda eller sälja varan vidare helt enkelt irrelevant." Restriktioner efter försäljning kunde inte genomdrivas enligt federal patentlag. Det enda Högsta domstolens mål som avvek från den principen var Henry mot AB Dick Co. , och det åsidosattes uttryckligen fem år senare av Motion Picture Patents Co. mot Universal Film Mfg. Co. Principen för det åsidosatta Dick -målet att en patenthavaren kunde införa en begränsning efter försäljningen genom att meddela en köpare att det var "samma som panelens innehav i Mallinckrodt och majoritetens innehav i detta fall."
Han insisterade på att majoritetens åsikt misstolkade Motion Picture Patents beslut genom att hävda "att det bara "höll vissa restriktioner olämpliga" ... men "bedömde inte att alla restriktioner för en patenthavares försäljning var ineffektiva för att bevara patenthavarens patenträttsliga rättigheter. '" Han förklarade:
Det stämmer inte. Motion Picture Patent lämnade inte kvar resterna av AB Dick – minus tie-ins och återförsäljningspris. Tvärtom fann domstolen i Motion Picture Patents att "[d]en patentlag ger ingen garanti för" de begränsningar som patentinnehavaren har ålagt.
Senare fall, som Quanta , bekräftade denna "vida regel för patentutmattning [i Motion Picture Patents ] och lämnade inget utrymme för en återuppståndelse av AB Dick ."
Han vände sig sedan till majoritetens hänvisningar till "villkorad försäljning" och "ovillkorad försäljning" och sa att majoriteten missuppfattade villkoren. "Villkorlig försäljning", sade han, som användes i rättspraxis före Mallinckrodt endast avsåg äganderättsförbehåll för ett säkerhetsintresse vid avbetalningsköp. "Med andra ord kan en försäljning med restriktioner ändå vara en "ovillkorlig" försäljning där äganderätten övergår, med restriktionerna ogiltiga enligt patentlagarna på grund av konsumtion."
Han kritiserade sedan majoriteten för att ha skapat särskilda regler för patentärenden som skilde sig från sedvanerätten och allmänna rättsprinciper, med hänvisning till högsta domstolens förmaningar att inte göra det--"Högsta domstolen har upprepade gånger instruerat oss att inte ignorera traditionella rättsprinciper till mode. regler "unika för patenttvister."
Slutligen ansåg domare Dyk på flera grunder majoritetens ansträngningar att särskilja och begränsa Högsta domstolens avgöranden. "Majoritetens motiveringar för att vägra följa Högsta domstolens myndighet som upprättar konsumtionsregeln missuppfattar vår roll som underordnad domstol." Varje motivering i majoritetsbeslutet kunde inte stödjas, sade han.
- "För det första karakteriserar majoriteten uttalandet av konsumtionsregeln i Högsta domstolens mål som enbart dictum eftersom det i dessa fall antingen inte förekom någon begränsning eller så skulle begränsningen annars bryta mot antitrustlagarna. Men målen ställer ingen sådan begränsning av regeln. Högsta domstolen har vid upprepade tillfällen meddelat hovrätterna att vår uppgift är att följa de regler som domstolen förkunnar, och inte att försöka skilja Högsta domstolens mål på deras fakta."
- "För det andra förlitar sig majoriteten på 35 USC §§ 271(a) och 154(a)(1) för att antyda att en bred läsning av utmattningsdoktrinen är oförenlig med lagstadgat språk som gör en intrångshandling ... all användning eller försäljning av en patenterad uppfinning "utan patentinnehavarens auktoritet" och ger patentägaren en "rätt att utesluta." Men doktrinen om patentutmattning är en begränsning av hur dessa avsnitt fungerar och gäller trots dem.
- majoriteten att det skulle vara oförenligt med högsta domstolens beslut i General Talking Pictures Corp. vara inkongruent om "en patenthavare inte kan bevara sina patenträttigheter mot användning av en patenterad artikel ... om den, istället för att licensiera någon annan att tillverka och sälja artikeln, väljer att tillverka och sälja artikeln själv." "
- Men General Talking Pictures var ett fall av en licens att tillverka inom ett begränsat område, inte en försäljning med en begränsning efter försäljningen. Fallen erkänner den distinktionen. Sålunda, i Quanta uttalade Högsta domstolen att General Talking Pictures "ansåg att konsumtion inte gällde eftersom tillverkaren inte hade någon behörighet att sälja förstärkarna för kommersiellt bruk." Och där tillverkaren i det fallet (Intel) faktiskt hade en allmän behörighet att tillverka och sälja, ansåg Högsta domstolen att konsumtion gällde försäljningen.
- Majoriteten fann "spänning" mellan "Högsta domstolens breda uttalande om utmattningsregeln och General Talking Pictures " och försökte lösa den genom att utvidga regeln för General Talking Pictures och kontraktera utmattningsdoktrinen på området för eventuell konflikt. Men, hävdade Dyk:
[Jag] är inte vår uppgift att ignorera Högsta domstolens avgöranden som "omotiverade[ed]" eller "osunda" eftersom de påstås vara oförenliga med andra Högsta domstolens mål. Skillnaden mellan restriktioner för försäljning (otillåtna) och restriktioner för licenstagare (tillåtna) finns i domstolens prejudikat, och det är inte upp till oss att avgöra om det är en sund distinktion.
- "Slutligen föreslår majoriteten att vi på något sätt ska upprätthålla begränsningen här eftersom den kan vara konkurrensfrämjande. Utmattning handlar inte om huruvida en viss begränsning efter försäljning är önskvärd eller oönskad, konkurrensfrämjande eller konkurrensbegränsande, utan om försäljningen godkändes och föremålet har passerat utanför patentmonopolets räckvidd." Dessutom sa Högsta domstolen i Kirtsaeng att ett förbud mot återförsäljning är "uppenbart konkurrensbegränsande".
Dyk avslutade sin diskussion om inhemsk konsumtion med uttalandet: "Det finns, sammanfattningsvis, ingen färgbar grund för majoritetens underlåtenhet att följa konsumtionsregeln för inhemsk försäljning som formulerats av domstolen i Quanta och många andra fall . "
Internationell utmattning
I denna del av oenigheten argumenterade domare Dyk för en nyanserad avvägning som krävde olika resultat beroende på om patenthavaren var ansvarig för den försäljning utomlands som påstods utlösa konsumtion.
Han inledde med att påpeka att eftersom Lexmarks utlandsförsäljning skedde utan några restriktioner eller reservationer, "även under majoritetens trånga syn på konsumtion är det ingen tvekan om att försäljningen skulle ha uttömt Lexmarks inhemska patenträttigheter. Frågan är om den utländska platsen av försäljningen borde leda till ett annat resultat, som vi tidigare höll i Jazz Photo ."
Han vände sig sedan till "mittpunkten i majoritetens ståndpunkt att det finns ett doktrinärt allmänt förbud mot utländsk utmattning, nämligen Högsta domstolens beslut i Boesch v. Graff . Men " Boesch tillkännagav inget sådant generellt förbud", sa han. "Det gjorde det inte till och med innebära en auktoriserad försäljning av innehavaren av amerikanska patenträttigheter utan snarare en försäljning av en tredje part enligt en utländsk lags undantag för tidigare användning." Men " Boesch gäller inte här eftersom den utländska försäljningen gjordes av Lexmark."
I varje amerikansk lägre domstolsbeslut inför Jazz Photo : "När försäljningen gjordes av en enhet som inte innehar amerikanska patenträttigheter, som i Boesch , eller när den auktoriserade utländska säljaren tydligt reserverade amerikanska rättigheter, var det ingen konsumtion." Däremot, "där den utländska försäljningen gjordes av en säljare som innehar amerikanska patenträttigheter utan ett avtalsenligt förbehåll av amerikanska rättigheter, inträffade konsumtion som ett resultat av en auktoriserad utlandsförsäljning."
Dyk hävdade att " Kirtsaeng ger betydande vägledning och kan inte avfärdas som bara ett upphovsrättsfall, eller som begränsat till bestämmelsen om "första försäljningen" i upphovsrättslagen." Snarare gäller policyn som animerade Kirtsaeng vanligtvis för patentutmattning. Men eftersom skillnaden i vissa fall kan vara betydande bör det finnas ett balanserat tillvägagångssätt. Dyk argumenterade för att "lägga bördan på den amerikanska rättighetsinnehavaren att meddela köparen om en reservation av amerikanska rättigheter." Således skulle han "erkänna utländsk konsumtion där den amerikanska rättighetsinnehavaren inte har meddelat köparen att han behåller de amerikanska patenträttigheterna."
högsta domstolen
I mars 2016 lämnade Impression in en ansökan om certiorari i USA:s högsta domstol. Impression presenterade dessa frågor i sin petition:
- 1. Huruvida en "villkorad försäljning" som överför äganderätten till det patenterade föremålet samtidigt som det specificerar begränsningar efter försäljning av artikelns användning eller återförsäljning undviker tillämpningen av patentuttömningsdoktrinen och därför tillåter upprätthållande av sådana restriktioner efter försäljning genom patentlagens intrång avhjälpa.
- 2. Huruvida, mot bakgrund av denna domstols avgörande i Kirtsaeng mot John Wiley & Sons, Inc. , 133 S. Ct. 1351, 1363 (2013), att common law-doktrinen om begränsningar av alienation som är grunden för konsumtionsdoktrinen "gör inga geografiska skillnader", en försäljning av en patenterad artikel – godkänd av den amerikanska patentinnehavaren – som äger rum utanför USA Stater förbrukar USA:s patenträttigheter i den artikeln.
Den 20 juni 2016 bjöd domstolen in solicitor General att inkomma med skrivelser i detta fall som uttryckte USA:s åsikter. I oktober 2016 lämnade regeringen in den begärda amicus curiae -briefen. Den rekommenderade beviljande av certifikat för båda frågorna. Kortet hävdar att "Federal Circuits beslut misstolkar" Högsta domstolens prejudikat och "avsevärt skulle urholka utmattningsdoktrinen." Högsta domstolen beviljade certiorari den 2 december 2016 och hörde muntlig talan i målet den 21 mars 2017. Domstolen offentliggjorde sina beslut den 30 maj 2017.
Majoritet
En enig domstol fann att Lexmark uttömde sina patenträttigheter vid den första försäljningen på hemmamarknaden, även med de restriktioner för engångsanvändning/ingen återförsäljning som Lexmark införde i kontrakt med sina kunder, även om sådana restriktioner kunde upprätthållas enligt avtalslagstiftningen. Domstolen noterade att konsumtionsdoktrinen har en lång historia och att varje förändring skulle få betydande effekter på handeln i den moderna världen, och noterade att "att förlänga patenträttigheterna bortom den första försäljningen skulle täppa till handelskanalerna, med liten nytta av det extra kontroll som patenthavarna behåller", och noterar att komplexa moderna leveranskedjor kan involvera ett stort antal patent. Chefsdomare Roberts, enligt hans åsikt, jämförde situationen med bilverkstäder: "Företaget fungerar eftersom verkstaden kan vara säker på att så länge de som tar in bilarna äger dem, är verkstaden fri att reparera och sälja dessa fordon. Det smidiga flödet av handel skulle spricka om företag som tillverkar de tusentals delarna som ingår i ett fordon kunde behålla sina patenträttigheter efter den första försäljningen."
Sju domare anslöt sig till domstolens yttrande och utvidgade detta resonemang till att omfatta varor som importerats från utlandet. Lexmark hade hävdat, och Federal Circuit gick med på, att försäljning utomlands "inte utlöser patentkonsumtion om inte patenthavaren "uttryckligen eller underförstått överför eller licensierar" sina rättigheter." Domstolen slog dock fast att "[en] auktoriserad försäljning utanför USA, precis som en inom USA, uttömmer alla rättigheter enligt patentlagen." Domstolen förlitade sig på sitt beslut från 2013 i Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc. på en nästan identisk fråga enligt upphovsrättslagstiftningen. Eftersom den underliggande stadgan inte var tydlig med avseende på dess geografiska räckvidd, beslutade domstolen i Kirtsaeng-målet att, eftersom stadgan var baserad på common law-läran om konsumtion, som inte är begränsad i geografisk omfattning, den aktuella stadgan därför inte var avsedd att vara begränsad till endast försäljning i USA. Att tillämpa samma princip på patenträtten, som historiskt sett har ett nära samband med upphovsrätten, var "rak" och "bandet mellan [upphovsrätt och patenträtt] lämnar inget utrymme för spricka i frågan om internationell konsumtion".
Delvis oliktänkande
Domare Ginsburg tog avstånd från domstolens innehav med avseende på importerade föremål. Domare Ginsburg höll sig till i stort sett samma resonemang som sin avvikande mening i Kirtsaeng och hävdade att eftersom patentlagstiftningen är territoriell och försäljningen av en vara utomlands är "oberoende[] av USA:s patentsystem, är det inte meningsfullt att säga att en sådan försäljning uttömmande en uppfinnares amerikanska patenträttigheter." Hon skulle ha vidmakthållit Federal Circuits beslut att försäljning utomlands inte uttömmer patenthavarens rättigheter i USA.
Kommentar
Gerstein
Robert M. Gerstein drog slutsatsen att ytterligare granskning i Högsta domstolen var trolig:
Med tanke på Högsta domstolens intresse i patentmål, en kraftig avvikande mening i Lexmark som bygger på ett antal prejudikat från Högsta domstolen, inklusive Quanta och Kirtsaeng , och justitiedepartementets ståndpunkt att Quanta åsidosatte Mallinckrodt , skulle det inte vara förvånande att se Högsta domstolen Domstolen tar upp Lexmark under nästa mandatperiod.
Dodd och Dowd
Jeff C. Dodd och Matthew J. Dowd såg beslutet som en bekräftelse på starka patenträttigheter:
Lexmark omfamnar en mycket stark syn på patenträttigheter och en snäv syn på omfattningen av konsumtion. Den bekräftar att patentinnehavare har ett stort utrymme för att segmentera och kontrollera distributionen i marknadskanalerna för produkter som omfattas av patent. Detta utrymme är särskilt stort när det gäller att begränsa importen till Förenta staterna av patenterade varor som säljs vid auktoriserad försäljning på utländska marknader även där restriktioner för återförsäljning inte bevisats ha meddelats utländska köpare. Trots detta lämnade domstolen möjligheten öppen att utländsk försäljning, under de rätta omständigheterna, kan innehålla en underförstådd licens att importera och använda produkten inom USA.
Cukierski och Masia
Kevin J. Cukierski och Adam H. Masia ser beslutet som "pro-patentägare" men varnar återigen för för tidigt firande:
Men var försiktig - det är troligt att Högsta domstolen kommer att uppmanas att pröva fallet. Med tanke på spänningen mellan det här fallet och Högsta domstolens språk i Quanta och Kirtsaeng , tillsammans med oenigheten på distriktsdomstolsnivå och bland kommentatorer före Federal Circuits beslut, finns det en god chans att Högsta domstolen kommer att göra det. Tills Högsta domstolen säger sitt bör du vidta försiktighetsåtgärder i fall Högsta domstolen tar en expansiv syn på patentkonsumtion och beslutar att ta bort dessa undantag.
"Utan prejudikat"
En annan kommentator (osignerad kommentar) indikerade en skeptisk syn på Federal Circuits tendens att marschera till en annan trummis. Efter att ha citerat domare Dyks förmaning, "Vi överskrider vår roll som underordnad domstol genom att vägra följa den uttryckliga regeln om inhemsk utmattning som tillkännagavs av Högsta domstolen," konstaterade han (eller hon):
För nuvarande syften är det helt enkelt värt att notera att Federal Circuit verkar komma närmare konceptet att patentlagstiftning helt enkelt är en unik best, med unika regler och krav. Högsta domstolen har tidigare intagit en skeptisk syn på det synsättet. Och kan gott igen.
Jahn, Pichler och Lo
Paul Jahn, Rufus Pichler och Lincoln Lo väcker många frågor (främst om "tydlig kommunikation") om vad Lexmarks majoritetsuppfattning lämnade olöst:
- Konflikt eller spänning med Quanta: " Quanta särskiljde uttryckligen underförstådda licenser och konsumtion, och ansåg att friskrivningar av licensrättigheter är "irrelevanta" där "rätten att utöva patenten inte är baserad på underförstådd licens utan på konsumtion." "Men "Federal Circuit verkar behandla utmattning som en underförstådd licens - en som patenthavaren kan avsäga sig genom att "tydligt kommunicera[d]" begränsningar." Quanta tycks mena att patentinnehavarens försök att införa en begränsning efter försäljningen av en tillverkningslicensinnehavare är ineffektivt om licensen inte överensstämmer med General Talking Pictures- fallet.
- "[V]vilket arrangemang mellan en säljare och köpare är tillräckligt för att förneka 'auktoritet'? Det var ostridigt i Lexmark att det fanns 'ett uttryckligt och verkställbart avtalsavtal' mellan Lexmark och varje slutanvändare, och att ingen återförsäljning och restriktioner för ingen återanvändning var bindande för slutanvändare. Ändå föreslår majoriteten i hela Lexmarks åsikt att restriktioner kan vara tillräckliga om de "tydligt kommuniceras" - även om det inte räcker till ett avtalsenligt möte."
- Ett annat sätt att uttrycka detta är vad är en "tydlig kommunikation"? I Jazz Photo noterade Federal Circuit att "paketinstruktionerna [inte var i form av ett avtalsavtal från köparen för att begränsa återanvändning av kamerorna." Följaktligen, "Det förekom inte någon "meeting of minds" där köparen, och de som skaffar köparens kasserade kamera, kan anses ha brutit mot ett avtal eller brutit mot en licens begränsad till en enda användning av kameran." Författarna drar därför slutsatsen: "Det är oklart om Federal Circuit avsåg en utvidgning av patenthavaren-säljarens förmåga att undvika utmattning."
- Dessutom, hur tydlig måste en "tydlig kommunikation" vara? "Federal Circuit verkar begränsa intrångsanspråk mot efterföljande nedströmsköpare till de som "har kunskap om begränsningarna." Kammarrätten utvecklade inte vilka försvar en efterföljande köpare i efterföljande led utan kunskap kan ha, förutsatt att ingen konsumtion är uttömd. Domstolen nämner bara i förbigående att "vi inte har de frågor som skulle uppstå framför oss, vare sig det är enligt principer som styr uppköpare i god tro eller annars, om en återköpare i efterföljande led förvärvade en patenterad artikel med mindre än faktisk kunskap om begränsningen. "
- Slutligen, har domstolens fokus på "tydlig kommunikation" en negativ inverkan på restriktioner efter försäljning som en begränsad licenstagare enligt General Talking Pictures är skyldig att införa? "Federal Circuit föreslog upprepade gånger att köparnas kunskap om licenstagarens användningsområde kan krävas för att en licenstagares försäljning ska vara icke uttömmande. Även om General Talking Pictures inte tydligt löste denna fråga, har många licensgivare antagit att försäljning av en licenstagare utanför dess licensierade område är helt och hållet obehöriga och är därför inte uttömmande oavsett köparens kunskap om användningsområdets begränsning." Lägger därför betoningen, här "på köparens kunskap, även om dicta , till osäkerheten i denna fråga"?
Castanias, Nix och Kazhdan
Gregory A. Castanias, Kelsey I. Nix och Daniel Kazhdan pekar också på olösta frågor där patentägare "fortfarande måste vara försiktiga":
Lexmark lämnade uttryckligen flera faktaspecifika frågor öppna, inklusive (i) vad som händer om någon förvärvar en patenterad artikel med "mindre än faktisk kunskap" om restriktionerna för den ursprungliga försäljningen av patentägaren och (ii) när skulle en utländsk köpare har en "underförstådd licens" att sälja i USA, oberoende av patentkonsumtion. Dessa frågor kommer säkert att tas upp i framtida fall.
Huka
Dennis Crouch, i Patently-O kommenterade frågorna och gav en sammanfattning av de meriter som lämnats in till högsta domstolen den 31 januari 2017. Crouch motsatte sig Federal Circuits avgörande på dessa grunder:
Med personlig egendom har domstolar för länge sedan avvisat servitut (såsom användnings- och återförsäljningsbegränsningar) som binder efterföljande köpare. Till skillnad från fast egendom flyttar lös egendom och överförs ofta utan betydande pappersarbete eller journalföring, och att tillåta en uppsättning unika restriktioner har potentialen att smutskasta marknaden. Federal Circuit i det här fallet gick hela vägen till andra sidan - och hävdade att presumtionen i utländsk försäljning är att inga amerikanska patenträttigheter är uttömda. Jag köpte mina senaste par smarta telefoner via begagnatmarknaden – och har även reparerat dem flera gånger. Enligt lagen borde jag förmodligen ha vidtagit åtgärder för att säkerställa att alla tillverkare av originalutrustning bekräftat beviljade reparations- och återförsäljningsrättigheter. Sammantaget har Federal Circuits tillvägagångssätt här potentialen att begränsa marknaden för reparation och återförsäljning av varor. Jag skulle föreslå att dessa aktiviteter är oerhört fördelaktiga för vårt samhälle när det gäller resursallokering och undvikande av slöseri samt stärka medborgarna och undvika konkurrensbegränsande marknadsbeteende.
Anteckningar och referenser
Anteckningar
Referenser
Citaten i den här artikeln är skrivna i Bluebook- stil. Se diskussionssidan för mer information.
externa länkar
- Text of Impression Prods., Inc. v. Lexmark Int'l, Inc. , 581 U.S. ___ (2017) är tillgänglig från: Cornell CourtListener Google Scholar Justia Oyez (ljud för muntlig argumentation) Högsta domstolen (slip opinion)
- SCOTUSbloggtäckning
- Podcast – Intervju med innehavaren av Impression Products