Versata Development Group, Inc. v. SAP America, Inc.
| Versata Dev. Group, Inc. v. SAP Am., Inc. | |
|---|---|
| Domstol | USA:s appellationsdomstol för Federal Circuit |
| Fullständigt ärendenamn | Versata Development Group, Inc. v. Sap America, Inc., Sap Ag, undersekreterare för handel för immateriella rättigheter, chef för USA:s patent- och varumärkesmyndighet, intervenör |
| Bestämt | 9 juli 2015 |
| Citat(er) | 793 F.3d 1306 ; 2015 US App. LEXIS 11802; 115 USPQ2d 1681 |
| Innehav | |
| (1) Federal Circuit kan granska frågor som beslutats av Patent Trial and Appeal Board (PTAB) för att fastställa de slutliga meriter; (2) den uppfinning som hävdades var ett täckt affärsmetodpatent enligt § 18; (3) PTAB:s påståendekonstruktioner bekräftades; (4) 35 USC § 101 tillämpas i en § 18 granskning; och (5) patentkraven i fråga hölls vederbörligen ogiltiga enligt § 101. | |
| Tillämpade lagar | |
| Pub. L. nr 112-29, § 18, 125 Stat. 284, 329-331 (2011) | |
Versata Development Group, Inc. v. SAP America, Inc. , 793 F.3d 1306 (Fed. Cir. 2015), är ett beslut från juli 2015 från Federal Circuit som bekräftar det slutliga beslutet från Patent Trial and Appeal Board (PTAB) , den nyligen inrättade dömande delen av USA:s patent- och varumärkesmyndighet (USPTO), som ogiltigförklarar de aktuella patentkraven i Versatas amerikanska patent nr 6 553 350 ('350-patentet). Detta var det första fallet i den federala kretsen som granskade en slutlig order i ett ogiltigförklarandeförfarande med täckta affärsmetoder (CBM) enligt America Invents Act (AIA). Fallet skapade ett viktigt prejudikat genom att avgöra flera olösta frågor i tolkningen av CBM-bestämmelserna i AIA>, inklusive vad som är affärsmetodpatent enligt AIA och huruvida AIA auktoriserar PTO att hålla sådana patent ogiltiga i CBM-förfaranden på ansåg att de inte är patentberättigade enligt 35 USC § 101 som "abstrakta idéer."
Bakgrund
Patentet
Enligt specifikationen av Versatas patent är patentet baserat på det redan existerande WHO/VAD-hierarkiska paradigmet för att strukturera prisdata. Versatas system organiserar olika pristabeller och prisjusteringstabeller samt olika produkter och inköpsorganisationer, baserat på "vem" (dvs vilken inköpsorganisation) som köper "vad" (dvs vilken produkt). Systemet organiserar olika inköpsorganisationer och produkter i hierarkiska tabeller som innehåller organisationsgrupper och produktgrupper.
Olika prisjusteringar (till exempel volymrabatter) kan specificeras för varje nivå i organisations- och produktgruppshierarkierna. Prisjusteringarna för en viss inköpsorganisation bestäms genom att hämta prisjusteringarna för den specifika inköpsorganisationen samt prisjusteringarna för organisationsgrupper ovanför den specifika inköpsorganisationen i organisationsgrupphierarkin. Likaså bestäms prisjusteringarna för en viss produkt genom att hämta prisjusteringarna för just den produkten samt prisjusteringarna för produktgrupper ovanför den specifika produkten i produktgruppshierarkin.
Systemet använder flera kriterier för att sortera och organisera de olika prisjusteringar som gäller för en viss produkt som erbjuds till en viss inköpsgrupp. Efter att sorteringen är genomförd tillämpas prisjusteringarna i sekvens för att komma fram till ett slutligt pris till vilket en viss produkt kan säljas till en viss inköpsorganisation. Enligt patentspecifikationen krävde tidigare jämförbara system en stordator, men denna uppfinning gör det möjligt att använda en bärbar dator. Patentet hävdar:
Uppfinningen övervinner känd tekniks svårigheter att lagra, underhålla och hämta de stora mängder data som krävs för att tillämpa prisjusteringar för att bestämma priser för olika produkter. På grund av uppfinningens metod och anordning kan priserna för ett stort antal produkter bestämmas av en bärbar dator och känd tekniks behov av att använda en stordator mildras.
Versatas system baserar prissättningsreglerna på egenskaper hos varje organisationsgrupp istället för att basera reglerna på en per-kund-basis. Genom att placera kunder och produkter i en hierarkisk organisation, hävdar patentet, reduceras den totala mängden data eftersom samma datainmatning är tillämplig på och används för flera kunder (de som passar in i en given plats i dataorganisationen).
Figur 4A i patentet nedan visar ett exempel på ett arrangemang av en organisationsgrupp enligt patentet.
Sammanfattningsvis, enligt patentet:
Med andra ord tillhandahåller uppfinningen flexibilitet i att formulera ett önskat prissättningssystem samtidigt som man minskar det tidigare kända behovet av att lagra, underhålla och hämta enorma mängder data.
Förfaranden i USPTO
Fallet började när SAP America, Inc. (tillsammans med dess tyska moderbolag SAP AG ) lämnade in en framställning till USPTO, enligt AIA, och begärde att USPTO-institutet skulle granska giltigheten av vissa anspråk i '350-patentet. Versata Development Group, Inc. (Versata) äger patentet '350 och hade tidigare stämt SAP för att ha gjort intrång i patentet. I sin framställning till USPTO hävdade SAP att patentet var ett täckt affärsmetodpatent.
Täckta affärsmetodpatent omfattas av de särskilda bestämmelserna i AIA § 18, som fastställer ett separat utsett åttaårigt program enligt vilket USPTO genomför granskning efter beviljande (dvs efter utfärdande av patent) angående giltigheten av den täckta affärsmetoden patent. Det speciella programmet som tillhandahålls av § 18 är endast tillgängligt för "täckta affärsmetodepatent", som den termen definieras i AIA.
Förfarandet slog fast att yrkandena 17 och 26–29 var ogiltiga. Krav 17 citerar en "metod för att bestämma ett pris på en produkt som erbjuds en inköpsorganisation" innefattande vissa steg. Krav 26 reciterar ett "datorläsbart lagringsmedium innefattande: datorinstruktioner för att implementera metoden enligt krav 17." Krav 27 citerar en "datorimplementerad metod för att bestämma ett pris på en produkt som erbjuds en inköpsorganisation" innefattande vissa steg. Krav 28 reciterar ett "datorläsbart lagringsmedium innefattande: datorinstruktioner för att implementera metoden enligt krav 27." Krav 29 reciterar en "apparat för att bestämma ett pris på en produkt som erbjuds en inköpsorganisation" innefattande vissa begränsningar.
Enligt Federal Circuit är krav 17 representativt. Det ger:
En metod för att bestämma ett pris på en produkt som erbjuds till en inköpsorganisation innefattande:
arrangera en hierarki av organisationsgrupper innefattande ett flertal grenar så att en organisationsgrupp under en högre organisationsgrupp i var och en av grenarna är en delmängd av den högre organisationsgruppen;
arrangera en hierarki av produktgrupper innefattande ett flertal grenar så att en produktgrupp under en högre produktgrupp i var och en av grenarna i en undergrupp av den högre produktgruppen; lagring av prisinformation i en datakälla, varvid prisinformationen är associerad med
- (i) en prissättningstyp,
- (ii) organisationsgrupperna och
- (iii) produktgrupperna;
hämta tillämplig prisinformation som motsvarar produkten, inköpsorganisationen, varje produktgrupp ovanför produktgruppen i varje gren av hierarkin av produktgrupper där produkten är medlem, och varje organisationsgrupp ovanför inköpsorganisationen i varje gren av hierarki av organisationsgrupper där inköpsorganisationen är medlem;
sortering av prisinformationen enligt pristyperna, produkten, inköpsorganisationen, hierarkin av produktgrupper och hierarkin av organisationsgrupper;
eliminera all prisinformation som är mindre restriktiv; och bestämma produktpriset med användning av den sorterade prisinformationen.
Tidigare rättstvister
Den 20 april 2007 stämde Versata (tillsammans med närstående företag Versata Software, Inc. och Versata Computer Industry Solutions, Inc.) SAP för intrång i '350-patentet i US District Court för Eastern District of Texas. Efter rättegången fann en jury intrång och tilldömde skadestånd. Tingsrätten fastställde intrångsdomen men upphävde andra domar och krävde en ny rättegång om skadestånd. En jury tilldömde sedan förlorad vinst skadestånd och skäligt royaltyskadestånd. Tingsrätten fastställde dessa domar. SAP överklagade till Federal Circuit, som fastställde juryns intrångsdom och skadeståndsbesked, men lämnade ett permanent föreläggande som distriktsdomstolen angav som övergripande.
Medan allt som pågick, ansökte SAP i september 2012 till USPTO om att inrätta en täckt affärsmetodgranskning av Versatas '350-patent. USPTO beviljade SAP:s begäran och inledde en täckt affärsmetodgranskning av '350-patentet. I enlighet med den lagstadgade standarden för att inleda en granskning fastställde PTAB att kraven 17 och 26–29 var "mer sannolikt än inte opatenterbara." Efter överenskommelse mellan parterna begränsades CBM-granskningen till en påskyndad § 101-granskning. I juni 2013 utfärdade PTAB sitt slutgiltiga skriftliga beslut och annullerade kraven 17 och 26–29 som opatenterbara enligt § 101. Ärendet kom sedan till Federal Circuit.
Medan PTAB genomförde sin CBM-granskning stämde Versata USPTO vid US District Court för Eastern District of Virginia i syfte att upphäva PTAB:s beslut att inleda CBM-granskning. SAP lämnade in en yrkande om att intervenera, vilket tingsrätten biföll. I augusti 2013 biföll tingsrätten yrkande om att det målet skulle avskrivas. Tingsrätten ansåg att den saknade ämnesjurisdiktion "eftersom AIA:s uttryckliga språk, detaljerade struktur och schema för administrativ och rättslig prövning, lagstiftningsändamål och arten av den administrativa åtgärden bevisar kongressens tydliga avsikt att utesluta ämnesjurisdiktion över PTAB:s beslut att inleda förfaranden för omprövning av patent." Versata överklagade tingsrättens dom till Federal Circuit.
Federal Circuit dom
Preliminära frågor
Domstolen började med att disponera preliminära frågor, såsom behörighet att pröva målet. Domstolen sa att dessa frågor "kan få en avgörande inverkan på utgången av målet oavsett dess materiella meriter."
Tillgänglighet för domstolsprövning
Det första beslutet att inleda granskning som svar på en framställning är det första steget i granskningsprocessen efter anslag. Efter att en prövning har inletts går prövningen vidare till en prövning inför PTAB och avslutas med PTAB:s slutliga skriftliga beslut. Det slutliga beslutet kan överklagas till Federal Circuit. Frågan om huruvida PTAB hade befogenhet att inleda en CBM-prövning låg inte i domstolen, eftersom "stadgan uttryckligen instruerar att vi inte får" ta upp det.
Domstolen fastslog dock att den hade behörighet i detta överklagande från det slutliga beslutet från PTAB som ogiltigförklarade Versatas patent enligt § 18, som är en myndighet begränsad till CBM-patent, jurisdiktion att avgöra om USPTO gjorde fel när den inledde ett CBM-förfarande. I sitt överklagande hävdar Versata att ogiltigförklaringen måste upphävas som bortom 18 § myndigheten eftersom '350-patentet faktiskt inte är ett CBM-patent enligt lagen om det är korrekt förstått, och det ligger utanför PTAB:s ogiltigförklaringsmyndighet enligt 18 §. Domstolen förklarade vidare:
För att avgöra denna fråga om överprövningsbarhet måste två relaterade frågor besvaras: för det första, tillåter § 324(e) rättslig granskning domstolsprövning, när den utförs med avseende på det slutliga skriftliga beslutet, av PTABs efterlevnad av alla krav som involverar den yttersta myndigheten av PTAB att ogiltigförklara ett patent; för det andra, om ja, är begränsningen av § 18 till CBM-patent en sådan gräns.
Domstolen sa att vad § 324(e) säger är att "[PTAB] beslutet om att inleda en granskning efter beviljandet enligt denna paragraf ska vara slutgiltig och inte överklaglig", inte att det slutliga beslutet att ogiltigförklara en patent som USPTO fann vara ett CBM-patent kunde inte granskas med avseende på om patentet faktiskt var ett CBM-patent och därför inom USPTO:s behörighet enligt § 18. Dessa är två separata USPTO-åtgärder: "The distinct agency actions don't be samma sak bara för att myndigheten avgör vissa frågor i båda skeden av processen." Därför var svaret på den första frågan ja .
När det gäller den andra frågan ansåg domstolen att det är lämpligt att granska det slutliga beslutet med avseende på huruvida '350-patentet är ett CBM-patent:
Det skulle inte bara strida mot språkbruket i § 324(e) att läsa den som en spärrprövning av huruvida PTAB överskred lagstadgade gränser för sin befogenhet att ogiltigförklara. Det skulle också strida mot vår långa tradition av domstolsprövning av myndighetsåtgärder som ändrar de juridiska rättigheterna för en drabbad person, ett kännetecken för distinktionen mellan (allmänt omprövningsbar) slutgiltig myndighetsåtgärd och (allmänt omprövningsbar) myndighetsåtgärd som bara initierar en process att överväga en sådan ändring. . . . En myndighet får inte slutgiltigt bestämma gränserna för sin lagstadgade befogenhet. Det är en rättslig funktion.
Är '350-patentet ett CBM-patent?
Vad betyder CBM?
Lagen definierar ett "täckt affärsmetodpatent" som: ett patent som gör anspråk på en metod eller motsvarande apparat för att utföra databehandling eller andra operationer som används vid utövandet, administrationen eller förvaltningen av en finansiell produkt eller tjänst. Utöver detta bekräftande språk, tillhandahöll kongressen också ett specifikt undantag i samma underavsnitt: "termen [täckt affärsmetodpatent] inkluderar inte patent för tekniska uppfinningar." Federal Circuit kommenterade: "Ohjälpligt definierade kongressen inte en 'teknologisk uppfinning', utan instruerade istället USPTO att 'utfärda regler för att avgöra om ett patent är för en teknisk uppfinning." USPTO genom förordning meddelade vad domstolen USPTO:s "version av en definition av en "teknologisk uppfinning." i 37 CFR § 42.301(b). Den förordningen säger:
Teknisk uppfinning. Vid fastställandet av om ett patent avser en teknisk uppfinning enbart för syften med övergångsprogrammet för täckta affärsmetoder (avsnitt 42.301(a)), kommer följande att övervägas från fall till fall: om det påstådda ämnet som en helhet reciterar ett tekniskt särdrag som är nytt och omedvetet jämfört med känd teknik; och löser ett tekniskt problem med hjälp av en teknisk lösning.
Den lagstadgade definitionen av ett "täckt affärsmetodpatent" som finns i § 18(d)(1) baseras på huruvida den patentsökta uppfinningen är riktad mot "finansiella produkter eller tjänster." Lagstiftningen anger att definitionen bör tolkas brett till att "omfatta patent som gör anspråk på verksamhet som är finansiell till sin natur, som hör till en finansiell verksamhet eller kompletterar en finansiell verksamhet." När det offentliggjorde sina föreskrifter, sade USPTO:
Förslaget att förtydliga att termen "finansiell produkt eller tjänst" är begränsad till produkter eller tjänster från den finansiella tjänstesektorn antas inte. En så snäv konstruktion av begreppet skulle begränsa omfattningen av definitionen av täckta affärsmetodpatent utöver syftet med avsnitt 18(d)(1) i AIA. . . . Termen finansiell är ett adjektiv som helt enkelt betyder att relatera till monetära frågor.
I detta fall drog PTAB slutsatsen att "Versatas '350 patentkravsmetoder och produkter för att bestämma ett pris och att dessa anspråk, som är komplementära till en finansiell verksamhet och avser monetära frågor, anses vara finansiella produkter och tjänster enligt § 18(d) )(1)." Versata hävdade att kongressen använde frasen "finansiell produkt eller tjänst" av en anledning och att den enkla innebörden av stadgtexten begränsar PTAB:s jurisdiktion till produkter eller tjänster från finanssektorn – dvs banker, mäklarfirmor, holdingbolag, försäkringar. , och liknande institutioner med finansiell inriktning. USPTO hävdade att PTAB:s tolkning av "finansiell" som "avser monetära angelägenheter" överensstämmer med ordboksdefinitionen i The Random House Dictionary of the English Language — "angående eller relaterad till penningfrågor", och den "omfamnar lätt 350 patent som uttryckligen hävdar en "metod för att bestämma ett pris på en produkt" i krav 17." Federal Circuit sa att de håller med USPTO om att "definitionen av "täckt affärsmetodpatent" inte är begränsad till produkter och tjänster från enbart finansbranschen, eller till patent som ägs av eller direkt påverkar verksamheten hos finansiella institutioner som banker och mäklarhus."
Denna förståelse av termen, sa Federal Circuit—
förstärks av omfattningen av hela § 18-programmet, och den allmänna oro, inklusive inom kongressens salar, angående missbruk av rättstvister över affärsmetodepatent. Dessa farhågor fick kongressen att skapa ett speciellt program för dessa patent i första hand.
Vad är en teknisk uppfinning?
Av § 18(d) framgår att termen "täckt affärsmetodpatent" inte omfattar patent för "teknologiska uppfinningar". Detta kräver att domstolen först avgör vad som menas med den termen, och sedan om PTAB hade rätt när de fann att detta patent inte är en sådan uppfinning. Kongressen definierade inte termen, utan överlät till USPTO att göra det. I 37 CFR § 42.301(b) offentliggjorde USPTO sin definition. Enligt förordningen är en "teknologisk uppfinning" en där "det påstådda föremålet som helhet reciterar ett tekniskt särdrag som är nytt och omöjligt jämfört med känd teknik, och löser ett tekniskt problem med hjälp av en teknisk lösning." Förordningen specificerar att dessa kriterier kommer att övervägas "från fall till fall." Federal Circuit kommenterade att "denna definition är lika anmärkningsvärd för vad den inte säger som för vad den säger." Hur som helst, sade domstolen, "vi har en definition av en "teknisk uppfinning" som i huvudsak en som har en "teknologisk" egenskap som löser ett "tekniskt" problem med en "teknisk" lösning." Följaktligen, sade domstolen, "varken stadgans poäng till USPTO eller byråns sida av bollen erbjuder något mycket användbart för att förstå innebörden av termen "teknologisk uppfinning."
Federal Circuit kom överens med USPTO om att krav 17 inte gjorde anspråk på en teknisk uppfinning. Där stod det att "även om uppfinningen krävde användning av en dator, utgjorde kravet inte en teknisk uppfinning" eftersom, som Högsta domstolen slog fast i Alice v. CLS Bank , "närvaron av en dator för allmänt bruk för att underlätta driften genom ouppfinningsmässiga steg ändrar inte den grundläggande karaktären hos en uppfinning." PTAB såg uppfinningen som kännetecknas av krav 17 "som i grunden en metod för att bestämma ett pris", som kunde uppnås "i vilken typ av datorsystem eller programmerings- eller bearbetningsmiljö som helst", och följaktligen "ingen specifik, okonventionell programvara, datorutrustning, verktyg eller bearbetningsmöjligheter krävs." Domstolen höll med PTAB om att "det här inte är en teknisk lösning utan mer liknar att skapa organisationsscheman." Därför fastställde domstolen PTAB:s slutsats att "Versatas '350-patent är ett täckt affärsmetodpatent, och att det inte faller inom undantaget för tekniska uppfinningar, vad det undantaget annars kan innebära."
Gör anspråk på byggstandarder
Den sista preliminära frågan var vilken standard som skulle användas för att tolka påståendena. PTAB använde den "bredaste rimliga tolkningen (BRI)"-standarden, som "allmänt används i USPTO-kontorsåtgärder." Versata ifrågasatte det och argumenterade för en snävare tolkning av påståendespråket. Domstolen höll med USPTO och angav att Federal Circuit redan hade avgjort den frågan i Cuozzo -fallet. Rätten fastställde PTAB:s yrkandekonstruktion.
Invaliditetsbestämningen
PTAB ansåg att kraven 17 och 26-29 i '350-patentet var opatenterbara enligt 35 USC § 101 eftersom de var abstrakta idéer.
Huruvida USPTO kan ogiltigförklara ett CBM-patent enligt § 101
Versata ifrågasatte USPTO:s auktoritet att ogiltigförklara CBM-patent enligt § 101. Den hävdade att AIA begränsar ogiltigförklaring till frågor om tidigare teknik och självklarhet enligt 35 USC §§ 102-103; AIA tillåter ogiltigförklaring av ett "villkor för patenterbarhet", men patentets otillåtlighet enligt § 101 innebär frågor som patentstadgan inte klassificerar som ett villkor för patenterbarhet. USPTO hävdade dock att lagstiftningshistoriken gjorde det klart att "själva syftet med den speciella CBM-processen var att tillåta USPTO att ompröva giltigheten av en framträdande kategori av patent för affärsmetoder." Domstolen höll med USPTO: "Det skulle kräva en hyperteknisk följsamhet för att bilda snarare än en förståelse av substansen för att komma fram till en slutsats att § 101 inte är en tillgänglig grund för att testa patent."
Gör patentet anspråk på en abstrakt idé?
PTAB fastslog att "vart och ett av de ifrågasatta påståendena involverar användningen av en abstrakt idé: fastställande av ett pris med hjälp av organisations- och produktgruppshierarkier, som är besläktade med ledningsorganisationsdiagram." Enligt PTAB abstraherar Versatas koncept med organisatoriska hierarkier för produkter och kunder eftersom det är lite mer än att bestämma ett pris, i huvudsak en metod för beräkning. PTAB fastställde också att anspråken inte tillförde meningsfulla begränsningar utöver den abstrakta idén. Reciteringen av generisk datorhårdvara för allmänt bruk i kraven representerade rutinmässig, välförstådd konventionell hårdvara som misslyckades med att begränsa kraven i förhållande till den abstrakta idén. De ytterligare påstådda stegen att lagra, hämta, sortera, eliminera och ta emot var "välkända, rutinmässiga och konventionella steg."
Federal Circuit granskade högsta domstolens tvåstegsanalys av Alice v. CLS Bank och dess egna beslut om kvalificering för mjukvarupatent, som den sammanfattade i dessa termer:
I Content Extraction &Transmission LLC v. Wells Fargo Bank, National Ass'n , fann vi att anspråk riktade mot den abstrakta idén att samla in data från papperskopior, känna igen viss information i den insamlade informationen och lagra den informationen i minnet inte var berättigade. Detta var sant trots att det noterades att om påståendena tolkades på det sätt som var mest fördelaktigt för klagandena, skulle påståendena kräva skannings- och bearbetningsteknik.
I Ultramercial fann vi att påståenden riktade mot den abstrakta idén att använda en annons som en växling eller valuta inte var berättigade även om anspråken var kopplade till en dator för allmänt bruk och åberopade Internet.
I buySAFE, Inc. v. Google, Inc. fann vi att anspråk riktade mot den abstrakta idén att skapa ett avtalsförhållande – en garanti för transaktionsprestanda – inte var berättigade trots reciteringen av en dator som tog emot och skickade information över ett nätverk.
I Bancorp Services, LLC v. Sun Life Assurance Co. fann vi att ett brett formulerat metodanspråk och ett påstående som reciterade ett datorläsbart medium för att utföra metodanspråket inte var berättigade. Vi drog slutsatsen att påståendena drogs till en metod för att verifiera giltigheten av kreditkortstransaktioner över Internet, och att stegen i metoden kunde utföras i det mänskliga sinnet eller av en människa som använder penna och papper.
Dessa fall kan jämföras med fall där vi har hittat patent riktade mot patentberättigade föremål. Till exempel, i DDR Holdings, LLC v.Hotels.com, LP , fann vi att påståenden som reciterade en lösning som nödvändigtvis var förankrad i datorteknik för att övervinna ett problem som specifikt uppstod i datornätverksområdet var kvalificerade. Vi gjorde en distinktion mellan patentberättigade anspråk i fråga och patentberättigade anspråk i det förflutna som bara hade reciterat vanliga affärsmetoder som syftade till att bearbeta affärsinformation, tillämpa kända affärsprocesser på speciella tekniska miljöer.
Genom att tillämpa denna analys instämde Federal Circuit i PTAB:s analyser av de aktuella anspråken. Den fann kraven 17 och 26–29 i '350-patentet riktade mot den abstrakta idén att bestämma ett pris, med hjälp av organisatoriska och produktgruppshierarkier, på samma sätt som anspråken i Alice var riktade mot den abstrakta idén om mellanliggande avveckling , och fordringarna i Bilski riktades mot den abstrakta idén om risksäkring. "Närmare bestämt," sa domstolen:
[K]anspråk 17 är inriktat på en metod för att bestämma ett pris. Krav 27 är inriktat på ett datorimplementerat förfarande för att bestämma ett pris, och krav 26 och 28 är riktat till datorläsbara lagringsmedier innefattande datorinstruktioner för att implementera förfarandena enligt krav 17 och 28. Krav 29 är riktade mot en apparat för att fastställa ett pris som inkluderar datorprograminstruktioner som kan utföra samma metodsteg som anges i krav 27. Att använda organisations- och produktgruppshierarkier för att bestämma ett pris är en abstrakt idé som inte har någon speciell konkret eller påtaglig form eller tillämpning. Det är en byggsten, ett grundläggande konceptuellt ramverk för att organisera information, liknande påståenden som involverar insamling, igenkänning och lagring av data i Content Extraction och påståenden i CyberSource.
Domstolen höll också med PTAB om att, "efter att ha övervägt begränsningarna för varje anspråk individuellt och som en beordrad kombination, har inget av kraven tillräckliga ytterligare begränsningar för att omvandla karaktären av något anspråk till en patentberättigande tillämpning av en abstrakt idé. " Alla datoroperationer var "rent konventionella". Alla begränsningar i alla påståenden "är välförstådda, rutinmässiga, konventionella aktiviteter som branschen tidigare känt till." Och de separata delarna av kraven, "när de betraktas som en ordnad kombination... lägg till ingenting som inte redan finns när stegen betraktas separat." När det gäller tidigare beslut från Federal Circuit, sa domstolen att de "fann att liknande påståenden inte var berättigade trots reciteringen av en dator för allmänt bruk eller Internet", och det gällde också för liknande påståenden som Högsta domstolen fann "inte berättigade trots recitation av en dator för allmänt bruk i Alice , Flook och Benson . Dessutom var påståendena inte tillräckligt lika påståendena i Diehr och DDR Holdings för att vara patentberättigade eftersom de "inte förbättrar någon befintlig teknisk process eller löser något tekniskt problem i konventionell industripraxis" och de "är inte rotade i datorteknik för att lösa ett problem som specifikt uppstår i någon aspekt av datorteknik."
Versata hävdade att dess uppfinning möjliggör önskvärda fördelar: "färre programvarutabeller och sökningar, vilket leder till förbättringar i datorprestanda och enklare underhåll." Domstolen vägrade emellertid att överväga förmånerna, eftersom "dessa förmodade förmåner inte återges i de aktuella yrkandena." Domstolen sa att anspråken inte var riktade mot att förbättra datorns prestanda; snarare hänvisades de till att beräkna priser och de använder bara en dator för att göra den beräkningen.
Versata hävdade att den uppfyllde maskin-eller-transformationstestet, vilket domstolen noterade att testet kan vara en användbar ledtråd för att avgöra om metodkraven är berättigade. Men Versatas påståenden, sa domstolen, uppfyller inte maskin-eller-transformationstestet:
De aktuella anspråken omvandlar dock inte en dator för allmänt bruk till en specifik maskin. Stegen i Versatas påståenden (t.ex. ordna, lagra, hämta, sortera, eliminera, fastställa) är konventionella, rutinmässiga och välkända. De involverar de normala, grundläggande funktionerna hos en dator. För att tillägget av en maskin ska sätta en meningsfull gräns för omfattningen av ett krav, måste den spela en betydande roll för att tillåta den påstådda metoden att utföras, snarare än att fungera enbart som en självklar mekanism för att tillåta en lösning att uppnås snabbare, dvs genom att använda en dator för att utföra beräkningar. Versatas påståenden uppfyller inte detta test, utan fungerar istället enbart som en mekanism för att möjliggöra snabbare prisbestämning.
Versata hävdade att PTAB borde ha övervägt uppfinningens kommersiella framgång, men gjorde det inte. Men kommersiell framgång, svarade domstolen, betyder inte "nödvändigtvis att anspråk drogs till patentberättigade föremål."
Domstolen kom fram till att PTAB:s beslut skulle fastställas:
[T]han PTAB tillämpade korrekt Högsta domstolens test i Alice och Mayo. Versata identifierar ingen övertygande grund för att störa PTAB:s beslut, vilket stöddes rikligt av den tidigare rapporten. Analysen enligt avsnitt 101 som tillämpades av PTAB var inte juridiskt felaktig under Mayo och Alice. Och dess underliggande faktaresultat och trovärdighetsbestämningar stöds av betydande bevis i journalen.
Delvis oliktänkande
Domare Hughes instämde i domen och fastställde PTAB:s ogiltigförklaring av patentet. Han instämde dock inte i den del av majoritetens åsikt som under granskningen av den slutliga ordern ansåg att USPTO:s ursprungliga beslut att inleda ett CBM-förfarande kunde granskas. Enligt hans åsikt utvidgar det "otillåtet denna domstols jurisdiktion och vår omfattning av granskning för att förutse styrelsens initiala beslut att det aktuella patentet är ett "täckt affärsmetodpatent." Han hävdade att beslutet att inleda, till skillnad från det slutliga patentet. förordnande, är omprövningsbar både på interimistisk basis vid tidpunkten för inledandet av CBM-förfarandet och under prövningen av PTAB:s slutliga order.
Domare Hughes hävdade att det lagstadgade språket var tydligt vid ingen granskning:
Det klara språket i § 324(e) hindrar otvetydigt domstolsprövning – när som helst – av styrelsens beslut att inleda efterprövning. Avsnitt 324(e) säger: "Beslutet av direktören om att inleda en granskning efter anslag enligt detta avsnitt ska vara slutgiltigt och inte överklagbart."
Han hävdade också att det var meningslöst eller kontraproduktivt "att tillåta denna domstol att understödja styrelsens institutionsbeslut vid överklagande från ett slutligt skriftligt beslut." Han föreställer sig ett "beslutsträd" för olika utfall, såsom (i) att Federal Circuit beslutade att PTAB hade rätt, i vilket fall dess order bekräftas (antingen för eller emot ogiltighet) men på bekostnad av ytterligare ett lager av kostsamma rättstvister för att uppnå resultatet att PTAB korrekt beslutade att inleda det nu avslutade förfarandet; och (ii) den federala kretsen som beslutade att PTAB var fel, i vilket fall frågan går tillbaka till distriktsdomstolen för en upprepning av giltighetsbeslutet i det forumet, även om PTAB har avgjort giltighetsfrågan korrekt och "även om denna domstol instämmer i styrelsens slutgiltiga giltighetsbestämning", till ytterligare rättegångskostnader och "slösande" av institutionella resurser. Detta "kommer att skapa den typ av 'onödiga och kontraproduktiva rättegångskostnader' som kongressen avsåg att dessa [CBM]-förfaranden skulle undvika", och det motverkar således kongressens avsikt.
Senare utveckling
Tingsrättsöverklagande
Federal Circuit konsoliderade Versatas överklagande av tingsrättens dom, och avvisade Versatas stämningsansökan mot USPTO att upphäva PTAB:s beslut att inleda CBM-prövning, med överklagandet från PTAB-beslutet, diskuterat ovan. De två överklagandemålen diskuterades tillsammans, men Federal Circuit utfärdade sin order i tingsrättens överklagande några dagar senare. Versata Development Group, Inc. mot Lee .
Federal Circuit ansåg att uppsägningen "var korrekt enligt lag", eftersom stadgan tydligt hindrar överklagande av USPTO:s beslut att inleda ett CBM-förfarande var korrekt enligt lag.
Certiorari framställning
Versata lämnade in en certiorari-framställning som väcker fyra frågor som härrör från USPTO:s täckta affärsmetod (CBM) granskning av dess "hierarkiska prissättningsmotor"-patent:
- Huruvida frasen "täckt affärsmetodpatent" - och "finansiell produkt eller tjänst" - omfattar alla patentanspråk som är "tillhörande" eller "komplementära till en finansiell verksamhet och hänför sig till monetära frågor."
- Huruvida Federal Circuits standard för att identifiera patent som faller inom undantaget "teknologiska uppfinningar" avviker från lagstadgad text genom att se om patentet är giltigt, i motsats till om det är "teknologiskt".
- Huruvida en mjukvarurelaterad uppfinning som förbättrar prestandan för datoroperationer är patentberättigat ämne.
- Huruvida, som denna domstol kommer att avgöra i Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee , . . . Patentprövnings- och överklagandenämnden bör ge kravvillkoren deras bredaste rimliga konstruktion i efterbeskedsförfaranden, eller bör i stället ge dem sin bästa konstruktion.
Kommentar till Federal Circuit-domen
En kommentator ifrågasatte definitionerna av "finansiell produkt" och "teknologisk" som PTAB använde och domstolen stödde. Han hävdade att enligt definitionen av "finansiell produkt" som domstolen accepterade - "angående eller relaterade till penningärenden" - skulle ett kassaregister från 1800-talet eller till och med en plånbok vara finansiella produkter. Även en modern bensinpump är en finansiell produkt eftersom den bestämmer transaktionspriset i realtid när användaren pumpar gasen, och den genomför även en finansiell transaktion med användarens finansiella kort. Han avslutar: "Dessutom, när det väl har fastställts att dessa är finansiella produkter som är kvalificerade för CBM-granskning, krävs det bara några få steg för att hitta sådana uppfinningspatent som inte är kvalificerade. När det gäller prisbestämningen och betalningen, brukade en bensinstation göra det. genom mentala steg."
Den här kommentatorn invände också mot Federal Circuits "brösa behandling av Versatas argument att dess uppfinning förbättrade datorsystemets prestanda" genom att säga "dessa förmodade fördelar återges inte i anspråken." Han hävdade:
Om min uppfinningsrika nötknäppare knäcker nötter tio gånger snabbare än känd teknik, hävdar jag inte "där nämnda nötknäckningsmaskin knäcker nötter minst tio gånger snabbare än de citerade referenserna", eller något annat hortatory uttalande. ...{Om} jag gjorde anspråk på denna fördel, då kan någon kopiera strukturen, men bara justera maskinen så att den fungerar lite långsammare.
Professor Crouch kommenterade att bekräftelsen av PTAB:s beslut att inleda ett CBM-förfarande, samtidigt som han hävdade en rättslig makt att granska beslutet att inleda, var "i petit Marbury v. Madison stil ." Det vill säga, som i det fallet, var domstolens beslut här om överprövningsbarhet immun mot ytterligare granskning av vilken part som helst: USPTO och SAP vann i sak och kunde därför inte överklaga alls; Versata hade överklagat den preliminära punkten, fick medverkan och kunde därför inte heller överklaga omprövningsrätten.
En advokatbyråblogg kommenterade Versata att resultatet var förenligt med kongressens avsikt:
Sedan introduktionen har CBM-ansökningar varit förödande för affärsmetodpatent; det är precis vad kongressen avsåg. När kongressen skapade denna speciella klass av utmaningar var det att specifikt besegra patent som ansågs vara ogiltiga under 101, men för kostsamma för att besegra i tingsrätten. Detta beslut kommer att räcka långt för att upprätthålla det nuvarande momentumet.
Citaten i den här artikeln är skrivna i Bluebook- stil. Se diskussionssidan för mer information.
externa länkar
- Text från Versata Development Group, Inc. v. SAP America, Inc. , 793 F.3d 1306 (Fed. Cir. 2015) är tillgänglig från: CourtListener Google Scholar Leagle