Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.
| Uniloc USA Inc. v. Microsoft Corp. | |
|---|---|
| Domstol | USA:s appellationsdomstol för Federal Circuit |
| Fullständigt ärendenamn | Uniloc USA Inc. v. Microsoft Corp. |
| Bestämt | 4 januari 2011 |
| Citat(er) | 632 F.3d 1292 ; 98 USPQ2d 1203 |
| Fallhistorik | |
| Tidigare historia | 447 F. Supp. 2d 177 ( DRI 2006); nr 03-440 (DRI 19 okt 2007); 290 Fed. Ca. 337 (Fed. Cir. 2008); 640 F. Supp. 2d 150 (DRI 2009) |
| Efterföljande historia | Repetition nekad, 22 mars 2011. |
| Domstolsmedlemskap | |
| Domare sitter | Randall Ray Rader , Richard Linn , Kimberly Ann Moore |
| Fall åsikter | |
| Majoritet | Linn, anslöt sig av en enig panel |
| Nyckelord | |
| Patentintrång enligt amerikansk lag | |
Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp. , 632 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2011), var en patentprocess som ursprungligen lämnades in till den amerikanska distriktsdomstolen för District of Rhode Island .
Både Uniloc och Microsoft använde en produktregistreringsprogramvara avsedd att minska obehörig kopiering av programvara. På tingsrättsnivå beviljade domstolen en summarisk dom om att Microsoft inte gjort intrång i Unilocs patent. Domstolens beslut överklagades till Förenta staternas appellationsdomstol för Federal Circuit, som upphävde och återkallade beslutet. I det häktade tingsrättsfallet gav juryn en dom om intrång och fann att Microsofts intrång var uppsåtlig och belönade Uniloc 388 miljoner dollar i skadestånd. Tingsrätten beviljade dock en ny rättegång om intrång och uppsåt samt andra yrkanden efter motioner efter rättegången. Som svar överklagade Uniloc ännu en gång.
Förenta staternas appellationsdomstol för Federal Circuit upphävde den nya rättegången om intrång, men bekräftade att Uniloc saknade bevis för att bevisa uppsåt och beviljade en ny rättegång om skadekostnader. I detta beslut ändrade Federal Circuit prejudikat och förkastade den tidigare allmänt använda "tumregeln på 25 procent" vid beräkningen av patentskador.
I mars 2012 nådde Uniloc och Microsoft en "slutlig och ömsesidigt godtagbar lösning", vars villkor inte avslöjades.
Bakgrund
Uniloc är ett mjukvaruföretag för datorsäkerhet och kopieringsskydd . Deras teknologi grundades 1992 och bygger på ett patent som beviljats Ric Richardson och utvecklar "prova och köp"-programvara som distribueras via tidningar och förinstalleras på nya datorer. Det specifika patentet i fråga är '216-patentet (US Patent No. 5,490,216) som är ett programvaruregistreringssystem som avskräcker kopiering av programvara till andra datorer. Uniloc hävdade att dess patent kränktes av Microsofts produktaktiveringsfunktion .
Microsofts produktaktiveringsfunktion fungerar som en gatekeeper för en mängd olika Windows-operativsystem och Microsoft Office- produkter. I den här produkten måste användare ange en 25-teckens alfanumerisk produktnyckel. Programvaran bildar sedan ett produkt-ID baserat på programvaran, och maskinvaru-ID genererat från datorinformation också. När produktaktiveringen har initierats skickas en digital licensbegäran till Microsoft över internet . På den här fjärrplatsen matas information antingen in i en MD5- meddelandesammandragningsalgoritm för Office-produkter eller en SHA-1- algoritm för Windows - produkter.
Båda programvarorna förhindrar "slumpmässig kopiering" av programvara där användare installerar kopior av ett program på flera datorer, vilket bryter mot programvarulicensvillkoren . Algoritmerna som användes av Microsoft i deras produktaktiveringsprogram påstods göra intrång i Unilocs patent.
Ursprungligt tingsrättsutlåtande och överklagande
År 2007 dömde domaren William E. Smith vid tingsrätten till Microsofts fördel. När domstolen fattade detta beslut utfärdade domstolen först en konstruktionsbeslut , vilket resulterade i flera villkor som bidrog till det omedelbara överklagandet. Termerna inkluderar definitioner av "registreringssystem", "licenstagarens unika ID" och "algoritm". Domen från 2007 drog slutsatsen att Microsofts algoritm för att generera ett unikt licensinnehavarens ID inte var identisk med den parallella algoritmen i Unilocs användares lokala station.
Uniloc överklagade distriktsdomstolens beslut och en dom avkunnades av Federal Circuit Court of Appeals 2008, som upphävde och återkallade slutsatsen om icke-intrång. Enligt domstolen lade Uniloc fram "omfattande och på intet sätt slutgiltiga" bevis för att samma algoritm användes på de lokala och avlägsna platserna för Microsoft och Uniloc, och därför borde slutsatsen ha gått till juryn.
Återkallad yttrande och överklagande
Juryn lämnade en dom om intrång i patentet '216 efter en fullständig rättegång och tilldömde Uniloc 388 miljoner dollar i skadestånd. Domstolen noterade att juryns pris var "den femte största patentdomen i historien." Beslutet mot Microsoft upphävdes sedan den 29 september 2009 när domaren William E. Smith "rymde" juryns dom och dömde återigen till Microsofts fördel. Tingsrätten beviljade dock, efter motioner efter rättegången, en ny prövning om intrång och uppsåt i intrång. Dessutom beviljade tingsrätten Judgment as a matter of law (JMOL) om icke-intrång på ett fåtal grunder, beviljade JMOL utan uppsåt och beviljade en ny rättegång om skadestånd. Som svar överklagade Uniloc allt utom förnekandet av JMOLs ogiltighet.
Förenta staternas appellationsdomstol för Federal Circuit upphävde beviljandet av JMOL för icke-intrång och ny rättegång om intrång, men bekräftade beviljandet av JMOL utan uppsåt och en ny rättegång om skadestånd.
Överträdelse
Fallet för intrång, enligt Federal Circuit of Appeals, vilade på tre primära frågor.
- om Microsofts programvara innehåller "licenstagarens unika ID-genereringsmedel" enligt definitionen i patent 216
- om Microsofts programvara innehåller ett "registreringssystem" med ett "lägesväxlingsorgan"
- om Microsoft kan vara ansvarigt för direkt intrång när programvaran körs på användarens dator
Baserat på expertutlåtanden på distriktsnivå fann domstolen att Microsofts anklagade produkt verkligen matchade tillräckligt nära i algoritm för att bedöma att intrång hade inträffat. På samma sätt fann de att '216-patentet tillräckligt omfattade de metoder som användes i Microsofts produktaktivering. Slutligen fastställde Federal Circuit, baserat på prejudikat, att även om programmet körs på en slutanvändares dator, så delar inte det faktum att "andra parter är nödvändiga för att slutföra miljön... inte nödvändigtvis intrånget mellan de nödvändiga parterna." och avvisar därmed alla tre kärnpunkterna i målet för intrång.
JMOL och ny prövning för egensinnighet
Federal Circuit fastställde att Uniloc inte hade lagt fram några bevis som visar att Microsoft visste att de algoritmer som användes gjorde intrång i '216-patentet. På grund av de komplexa frågor som är involverade i definitionen av termer i patentet fann man det orimligt att Microsoft medvetet gjorde intrång i patentet, vilket bekräftade beviljandet av JMOL utan avsikt och därför inget behov av att bevilja en ny rättegång om medvetenhet.
Ny rättegång om skadestånd
"Tumregeln på 25 procent" krävde en royaltysats på 25 procent vid beräkning av skadestånd för patentintrång i fall exakt som de i Uniloc och Microsofts fall. När Microsoft hade ifrågasatt 25-procentsregeln, erkände tingsrätten komplexiteten i att använda den automatiska 25-procentiga royaltyen i detta fall, men avvisade Microsofts ståndpunkt på grund av hur allmänt accepterad regeln hade varit. Federal Circuit noterade dock att den är föremål för kritik på tre punkter:
- den misslyckas med att redogöra för det unika förhållandet mellan patenten och de anklagade produkterna;
- den underlåter att redogöra för det unika förhållandet mellan parterna;
- regeln är i huvudsak godtycklig och passar inte in i modellen för den hypotetiska förhandling som den bygger på.
Med hänvisning till beslut i Lucent v. Gateway och andra fall, uppgav Circuit det
- "[hela] marknadsvärderegeln tillåter en patenthavare att bedöma skador baserat på hela marknadsvärdet för den anklagade produkten endast när den patenterade egenskapen skapar "grunden för kundens efterfrågan" eller "i huvudsak skapar värdet av komponenten" delar."
- "det måste finnas en grund för att koppla royaltysatserna som används i tidigare licenser till den... förhandling som är aktuell i fallet."
25-procentsregeln misslyckas med att göra det och kan inte användas blint eftersom den inte säger något om en viss förhandling eller den speciella tekniken, branschen eller parten; domstolen noterade då "faran med att medge hänsyn till den anklagades hela marknadsvärde där den patenterade komponenten inte skapar grunden för kundernas efterfrågan", vilket framgår av detta fall.
Implikationer
En potentiellt bestående aspekt av det här fallet är domstolens förkastande av 25-procentsregeln, som fann den "fundamentalt felaktig". Denna regel föreslog att royaltysatser för patentintrångsutmärkelser skulle motsvara 25 procent av den vinst som kunde förväntas från produkter som utnyttjade den immateriella egendomen i ett intrånget patent. Effekterna av att förkasta 25 procents regelföreträde skulle märkas i alla branscher där patent används för att skydda immateriella rättigheter. Förkastandet av 25-procentsregeln understryker vikten av att använda fakta i ett visst fall för att beräkna skadestånd. Trots att den var allmänt accepterad före detta domstolsbeslut, kommer 25-procentsregelns avslag sannolikt att leda till nya rättegångar om skadestånd från tidigare rättegångar. Vidare har det erkänts att utan 25-procentsregeln kommer royaltysatserna som tilldelas i domstol att minska. Som också noterades av expertutlåtanden i fallet är industristandardens royaltysatser sällan så mycket som 25 procent.
Se även
- Alcatel-Lucent v. Microsoft , ett annat patentintrångsmål som involverar Microsoft
- Markman v. Westview Instruments, Inc. , ett annat fall som använde tolkning/konstruktion av anspråk som lösts i domstolen