Euro-Excellence Inc v Kraft Canada Inc
Euro-Excellence Inc mot Kraft Canada Inc. | |
---|---|
Förhandling: 16 januari 2007 Dom: 26 juli 2007 | |
Fullständigt ärendenamn | Euro-Excellence Incorporated mot Kraft Canada Incorporated, Kraft Foods Schweiz AG och Kraft Foods Belgium SA |
Citat | 2007 SCC 37 , [2007] 3 SCR 20 |
Docket nr. | 31327 |
Tidigare historia | Dom för käranden i Federal Court of Appeal |
Styrande | Överklagande tillåtet |
Domstolsmedlemskap | |
Högsta domare: Beverley McLachlin Puisne Domare: Bastarache , Ian Binnie , Louis LeBel , Marie Deschamps , Morris Fish , Rosalie Abella , Louise Charron , Marshall Rothstein . | |
Michel | |
Majoritet | Rothstein J., tillsammans med Binnie och Deschamps JJ. |
Samstämmighet | Fisk J. |
Samstämmighet | Bastarache J., tillsammans med LeBel och Charron JJ. |
Meningsskiljaktighet | Abella J., sällskap av McLachlin CJ |
Tillämpade lagar | |
Copyright Act , RSC 1985, c C-42 |
Euro-Excellence Inc v Kraft Canada Inc , 2007 SCC 37 , [2007] 3 SCR 20, är en dom av högsta domstolen i Kanada om kanadensisk upphovsrättslagstiftning, särskilt om frågan om indirekta intrång och dess tillämpning på parallellimport . Kraft Canada stämde Euro-Excellence Inc. för upphovsrättsintrång på grund av deras import av Côte d'Or och Toblerone chokladkakor från Europa till Kanada . En majoritet av domstolen fann att upphovsrättsanspråket inte kunde vinna framgång, även om de splittrades om huruvida anspråket misslyckades på grund av rättigheterna för en exklusiv licenstagare eller på grund av upphovsrättslagens omfattning.
Bakgrund
Kraft Canada Inc. var den exklusiva kanadensiska importören och distributören av Toblerone chokladkakor sedan 1990, och den exklusiva kanadensiska distributören av Côte d'Or chokladkakor sedan 2001. Dessa avtal ingicks med Kraft Foods Belgium SA och Kraft Foods Schweiz AG i Belgien respektive Schweiz .
Euro-Excellence var auktoriserad distributör av Côte d'Or chokladkakor från 1993 till 2000, och var den exklusiva kanadensiska distributören mellan 1997 och 2000. Deras distributionsavtal med Kraft löpte ut 2000 och förnyades inte, även om de fortsatte att importera och distribuera chokladkakorna som de lagligt förvärvade i Europa. Från och med 2001 importerade Euro-Excellence även Toblerone-barer från Europa utan tillstånd.
Den 25 oktober 2002 registrerade Kraft Foods Belgium SA tre Côte d'Or-logotyper och två Toblerone-logotyper som upphovsrättsskyddade verk i Kanada, och ingick ett avtal med Kraft Canada som exklusiv licenstagare för produktion och reproduktion av de upphovsrättsskyddade logotyperna. Baserat på distributionen av logotyper på chokladkakorna stämde Kraft Canada Inc. Euro-Excellence för upphovsrättsintrång.
Den federala domstolen dömde till förmån för Kraft Canada och fann att logotyperna i fråga var det korrekta föremålet för upphovsrätten och att de återgavs i strid med upphovsrättslagen . Domstolen tilldömde Kraft Canada 300 000 USD i skadestånd och utfärdade ett beslut "att produkten ska göras icke-intrång".
Federal Court of Appeal biföll överklagandet delvis och hänvisade frågan om skadestånd tillbaka till rättegångsdomaren. Rättegångsdomaren bekräftade dock den ursprungliga ordern på 300 000 USD i skadestånd .
Domstolens dom
Högsta domstolen övervägde i fyra separata skriftliga domar två juridiska frågor:
- "säljs" eller "distribueras" det upphovsrättsskyddade verket när det trycks på omslaget till en konsumentprodukt?
- Kan en exklusiv licenstagare av en upphovsrätt kräva skydd mot sekundärt intrång när det upphovsrättsskyddade verket producerades av ägaren-licensgivaren?
En majoritet av domstolen avgjorde målet till förmån för Euro-Excellence, men det rådde oenighet om skälen till varför upphovsrättsanspråket inte kunde vinna framgång.
Försäljning och distribution av upphovsrättsskyddade verk
Fem domare (Rothstein, Binnie, Deschamps, Abella och McLachlin) ansåg att det förekom en försäljning och distribution av ett upphovsrättsskyddat verk enligt s. 27 å upphovsrättslagen . De upphovsrättsskyddade logotyperna såldes som en del av förpackningen på chokladkakorna, och utgjorde därför en kränkande försäljning av ett upphovsrättsskyddat verk.
Rothstein J., med vilken Binnie och Deschamps JJ. höll med, förkastade den "bara tillfälliga" doktrinen som föreslagits av Bastarache J.:
Jag ser ingen lagstadgad befogenhet för påståendet att "oavsiktliga" verk inte skyddas av upphovsrättslagen, RSC 1985, c. C-42. Denna domstols ställning i CCH bekräftar att alla konstnärliga verk får skydd av upphovsrätt om de uppfyller de erforderliga standarderna för "skicklighet och omdöme"
Abella J., som skrev för sig själv och McLachlin CJ, höll med Rothsteins ståndpunkt i frågan om försäljning av upphovsrättsskyddade verk:
Det finns inget i lagen som stöder en restriktiv definition av "sälja". 64 § 3 b i lagen utvidgar det upphovsrättsliga skyddet till varumärken och etiketter. När en produkt säljs övergår även äganderätten till dess omslag till köparen. Lagen är likgiltig när det gäller om försäljningen av omslaget är viktigt för konsumenten.
Bastarache J., med vilken LeBel och Charron JJ. samtyckte, skulle ha avslagit Kraft Canadas anspråk baserat på hans tolkning av upphovsrättslagen, som uteslöt skydd för verk som "bara var underordnade" till den produkt som såldes.
Bastarache baserade denna tolkning till stor del på högsta domstolens avgöranden i Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Canadian Assn. av Internet Providers och Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc. för att skilja mellan det skydd som ges av upphovsrättslagen och varumärkeslagen . Han ansåg att "[det] skyddet som upphovsrätten erbjuder inte kan utnyttjas för att inkludera skydd av ekonomiska intressen som endast är tangentiellt relaterade till det upphovsrättsskyddade verket."
Fish J., som skrev för sig själv, höll med majoriteten i resultatet och höll med Rothstein J. om att frågan skulle avgöras på grundval av licensfrågan, men uttryckte också tvivel om huruvida upphovsrätten skulle gälla för anspråket i detta fall:
"Utan att besluta så uttrycker jag stora tvivel om huruvida lagen som reglerar skyddet av immateriella rättigheter i Kanada kan omvandlas på detta sätt till ett instrument för handelskontroll som inte övervägs av upphovsrättslagen .
Rättigheter tilldelade exklusiva licenstagare
I CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada ansåg domstolen att tre faktorer måste bevisas för att fastställa sekundär intrång:
- en primär överträdelse
- den sekundära intrångsgöraren borde ha vetat att han eller hon hade att göra med en produkt av intrång, och
- den sekundära intrångsgöraren sålde, distribuerade eller exponerade för försäljning de intrångsgörande varorna
Men på grund av s. 27.2 e upphovsrättslagen , där ett aktuellt verk importerades, var endast "hypotetisk intrång" nödvändig istället för primär intrång. Rothstein J. noterade att detta avsnitt skyddade kanadensiska upphovsrättsinnehavare från parallellimport av upphovsrättsskyddade verk, eftersom ett verk som gör intrång i Kanada inte nödvändigtvis gör intrång i det land där det tillverkas. Därför, s. 27(2)(e) kräver, för importerade varor, endast att käranden bevisar att verket "skulle göra intrång i upphovsrätten om det hade gjorts i Kanada av den person som gjorde det."
Eftersom Euro-Excellence importerade legitima Côte d'Or och Toblerone chokladkakor från Europa (i motsats till förfalskade varor ), tvingades Kraft Canada att hävda att om Kraft Foods Belgium och Kraft Foods Switzerland hade tillverkat varorna i Kanada, skulle de göra intrång upphovsrätten som var exklusivt licensierad till Kraft Canada.
Framgången för detta krav berodde på om en exklusiv licenstagare enligt Copyright Act (i detta fall Kraft Canada) kunde stämma ägaren/licensgivaren av upphovsrätten (i detta fall moderbolagen Kraft Foods Belgium SA och Kraft Foods Schweiz AG).
Avsnitt 2.7 i upphovsrättslagen definierade en "exklusiv licenstagare":
2.7 I denna lag är en exklusiv licens ett tillstånd att utföra varje handling som är föremål för upphovsrätt med uteslutande av alla andra inklusive upphovsrättsinnehavaren, oavsett om auktorisationen beviljas av ägaren eller en exklusiv licenstagare som gör anspråk på ägaren .
Fem av domarna (Bastarache, LeBel, Charron, Abella och McLachlin) tolkade s. 2.7 i upphovsrättslagen att innebära att exklusiva licenstagare hade samma rättigheter som innehavaren av en upphovsrätt, och att rätten att stämma ägaren beviljades i en exklusiv licens.
De återstående domarna (Rothstein, Binnie, Deschamps och Fish) fokuserade på skillnaden mellan en "överlåtare", en "icke-exklusiv licenstagare" och en "exklusiv licenstagare", och tolkade de olika kategorierna i upphovsrättslagen till att betyda att endast en överlåtare kunde stämma den ursprungliga författaren eller ägaren för upphovsrättsintrång, och att en exklusiv licenstagare kunde stämma alla tredje parter för upphovsrättsintrång men inte ägaren-licensgivaren.
Resultat
Även om kärandena Kraft Canada Inc. vann det juridiska argumentet för båda frågorna (oavsett om de var inom deras rätt att stämma som en exklusiv licenstagare och om det förekom en försäljning av ett upphovsrättsskyddat verk), förlorade de fallet på grund av röstdelning.
Fem domare beslutade att det fanns en försäljning av ett upphovsrättsskyddat verk (Rothstein, Binnie, Deschamps, Abella och McLachlin), och fem domare (Bastarache, LeBel, Charron, Abella och McLachlin) beslutade att en exklusiv licenstagare kunde stämma licensgivaren på grunden för hypotetisk intrång. Sju av de nio domarna var dock överens om att upphovsrättsanspråket inte kunde lyckas - Rothstein, Binnie, Deschamps och Fish godkände överklagandet i licensfrågan medan Bastarache, LeBel och Charron godkände överklagandet i försäljningsfrågan. Endast Abella och McLachlin skulle ha funnit intrång i upphovsrätten genom att döma till förmån för käranden när det gäller både licens- och försäljningskraven.
Verkningarna
Som svar på högsta domstolens beslut tilldelade Kraft Foods Belgium och Kraft Foods Switzerland upphovsrätten i fråga till Kraft Canada. Deras teori om fallet var att en direkt överlåtelse av upphovsrätten istället för en exklusiv licens skulle göra det möjligt för dem att lyckas mot Euro-Excellence i ett andra fall.
Ett andra krav delgavs Euro-Excellence den 3 december 2007. Den 8 januari 2009 nådde Kraft Canada och Euro-Excellence en överenskommelse om att lösa tvisten. Euro-Excellence gick med på att stoppa importen av Côte d'Or-chokladkakor utan Kraft Canadas medgivande, och undertecknade ett distributionsavtal för att distribuera Côte d'Or-choklad i Quebec på uppdrag av Kraft Canada.
Se även
- Grå marknad
- Regelarbitrage
- Omega SA v. Costco Wholesale Corp. , ett US Ninth Circuit Court of Appeals -mål som avgör en liknande fråga, bekräftat av USA:s högsta domstol i en 4-4-delning
Vidare läsning
- Abraham Drassinhower, " The Art of Selling Chocolate: Remarks on Copyright's Domain ", i Michael Geist, red, From "Radical Extremism" to "Balanced Copyright": Canadian Copyright and the Digital Agenda (Toronto: Irwin Law, 2010) 121
- Robert J. Tomkowicz, "Copyrighting Chocolate: Kraft Canada v. Euro Excellence" (2007) 20:3 Intellectual Property Journal. Tillgänglig på SSRN: http://ssrn.com/abstract=1196542
externa länkar
- Fullständig text av Supreme Court of Canadas beslut finns på LexUM och CanLII