Åtalshistoria estoppel
Åtalshistorik estoppel , även känd som file-wrapper estoppel , är en term som används för att indikera att en person som har lämnat in en patentansökan och sedan gör inskränkande ändringar i ansökan för att tillgodose patentlagen, kan vara utesluten från att åberopa doktrinen om motsvarigheter för att vidga omfattningen av deras anspråk till att täcka föremål som överlåts av ändringarna. Även om det i första hand är en amerikansk term, uppstår frågor om huruvida eller i vilken utsträckning åtalshistoriken bör vara relevant för att avgöra omfattningen av skyddet för ett patent även utanför USA
Kanada
Den 13 december 2018 gör den nya paragraf 53.1 i patentlagen att åtalshistoriska bevis kan tillåtas inför domstolen för konstruktion av anspråk.
Patent i Kanada är föremål för en ändamålsenlig konstruktion , som förlitar sig på att läsa både patentkraven och specifikationerna för att avgöra omfattningen av ett patent, och yttre bevis är inte tillåtna. Därför avvisar de kanadensiska domstolarna med eftertryck vad de refererar till som "file wrapper estoppel". Någon åtskillnad görs inte mellan ärenden som rör påståenden om ordagrant intrång och de som avser intrång i sak, vilket innebär att de förhandlingar som förts mellan patenthavaren och patentverket inte kan användas för att fastställa en viss motsvarighet. På liknande sätt är en patenthavare avstängd från att använda några tidigare förhandlingar med patentverket för att avgöra omfattningen av patentkraven (dvs. förhandlingarna kan inte användas av patenthavaren eller mot patenthavaren för att fastställa omfattningen av patentkraven inom patentkraven). patent).
Detta är en av de betydande skillnaderna som finns mellan kanadensisk och amerikansk patentjurisprudens, vilket leder till att vissa juridiska kommentatorer hävdar att Kanada är mer vänligt för rättighetsinnehavare när det gäller patentanspråk.
Tyskland
Den tyska förbundsdomstolen slog 2002 fast att "frågor som härrör från åtalshistorik inte kan beaktas vid bedömningen av skyddsomfånget för ett patent, inte ens med hänsyn till kravet på rättssäkerhet". Mer än ett decennium senare beslutade Federal Court of Justice den 14 juni 2016 att uttalanden som gjorts under åtal kan indikera hur den skickliga personen tolkar ett patent. Samtidigt fastslog Federal Court of Justice att sådana indikationer inte utan vidare får åberopas som den enda grunden för anspråkskonstruktion.
Irland
Den irländska högsta domstolen har slagit fast att "bevis från akten som återspeglar patenthavarens åsikter om konstruktionen av kraven är otillåtliga".
Nederländerna
Den nederländska högsta domstolen har faktiskt kommit till motsatt slutsats till de flesta andra länder i Europa. Den nederländska högsta domstolen har uttalat att när "en tredje part åberopar granskningsakten för att bekräfta den tolkning som han försvarar av ett patent, kan det inte ses att detta krav [tröskeln för rimliga tvivel] skulle tvinga fram någon begränsning av att involvera allmänheten data från granskningsfilen med tolkningen av patentet".
Storbritannien
De brittiska domstolarna har beslutat att användningen av granskningsfilen för att hjälpa till att bygga ett patent bör avrådas, utom där filen innehåller "objektiv information om och kommentarer om experiment".
Förenta staterna
Det avgörande fallet om åtalsförbud i USA är Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.
Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.
appellationsdomstolen för Federal Circuit Holding
I november 2000 fastställde appellationsdomstolen för den federala kretsen en fullständig barregel. Denna fullständiga begränsningsregel förbjöd helt en patentinnehavare från att hävda doktrinen om motsvarigheter för vissa delar av hennes anspråk i fall där hon under sitt patentansökan lämnar in:
- en ändring som begränsar omfattningen av ett patentkrav av någon anledning som är relaterad till de lagstadgade kraven för ett patent kommer att ge upphov till en fullständig spärr med avseende på det ändrade kravelementet;
- en "frivillig" ändring av anspråket som begränsar räckvidden av anspråket av en anledning som är relaterad till de lagstadgade kraven för ett patent kommer att ge upphov till åtalshistorik för det ändrade kravelementet; och
- en ändring och underlåter att förklara skälen till ändringen under åtal mot hennes patent.
Högsta domstolens omsvängning
USA:s högsta domstol i sitt yttrande Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. , 535 US 722 (2002), med hänvisning till instruktionen i Warner-Jenkinson Company, Inc. v. Hilton Davis Chemical Co. , som fann att "domstolar måste vara försiktiga innan man antar förändringar som stör uppfinnarnas fastställda förväntningar", välte den fullständiga ribban som utfärdats av Federal Circuit. Den erkände också att även om varje inskränkande ändring som gjorts av ett skäl relaterat till patenterbarhet skulle kunna ge upphov till stopp för åtalshistorik, hade uppfinnare som ändrade sina anspråk enligt tidigare rättspraxis ingen anledning att tro att de medgav alla motsvarigheter till ändrade element när de svarade på ett avslag. Hade de vetat, konstaterade domstolen, hade de kanske överklagat avslaget.
Med denna policy i åtanke uttalade domstolen att den föredrog en presumtiv gräns för doktrinen om motsvarigheter. Detta presumtiva förhållningssätt innebär att när kraven ändras, "bedöms uppfinnaren medge att patentet inte sträcker sig så långt som det ursprungliga kravet" och patenthavaren har bördan att visa att ändringen inte avstår från den specifika motsvarigheten. För att lyckas måste patenthavaren fastställa att:
- motsvarigheten var oförutsägbar vid tidpunkten för ansökan.
- ändringen avstod inte från den specifika motsvarigheten i fråga; eller
- det fanns någon anledning till att patenthavaren inte kunde ha reciterat motsvarande i kravet.