Vernor v. Autodesk, Inc.

*Vernor v. Autodesk, Inc.*
Vernor v. Autodesk, Inc.
Domstol	USA:s distriktsdomstol för det västra distriktet i Washington
Bestämt	20 maj 2008
Citat(er)	555 F. Supp. 2d 1164
Fallhistorik
Efterföljande åtgärd(er)	Vernor v. Autodesk, Inc. , 2009 US Dist. LEXIS 90906 (WD Wash., 30 september 2009) (beviljar summarisk dom för Vernor).
Holding
	Autodesks yrkande om avslag avslogs eftersom Autodesk distribuerade kopior av sin programvara i transaktioner som, trots införandet av ett begränsat licensavtal, bäst karakteriserades som försäljning av kopiorna, vilket gav upphov till en rätt att vidaredistribuera dessa kopior enligt doktrinen om första försäljning . (Återställt och återkallat vid överklagande av 9:e omr.)
Domstolsmedlemskap
Domare som sitter	Richard A. Jones
Nyckelord
	USA:s upphovsrättslag , Första försäljningsdoktrin , Programvarulicenser

Vernor v. Autodesk, Inc. var ett mål i USA:s distriktsdomstol för Western District of Washington angående tillämpligheten av doktrinen om första försäljning på programvara som säljs under villkoren för så kallad " shrinkwrap licensing" . Domstolen ansåg att när överföringen av programvara till köparen väsentligen liknade en försäljning (engångspris, rätt till evigt innehav av kopia) var det i själva verket en "försäljning med begränsningar i användningen" som gav upphov till en rätt att sälja vidare. kopian under första försäljningsläran. Som sådan kunde Autodesk inte väcka talan för upphovsrättsintrång mot Vernor, som försökte sälja begagnade versioner av sin programvara på eBay. Beslutet överklagades till Förenta staternas appellationsdomstol för den nionde kretsen, som utfärdade ett beslut den 10 september 2010, som upphävde den första försäljningsdoktrinen och återförvisade för ytterligare förfaranden om missbruk av upphovsrättsanspråk. Ninth Circuits beslut hävdade att dess avgörande tvingades fram av Ninth Circuit prejudikat, men observerade att de politiska överväganden som är involverade i fallet kan påverka filmer och bibliotek samt försäljning av använd programvara.

Nettoeffekten av den nionde kretsens dom är att begränsa principen "Du köpte det, du äger det" som hävdas av sådana organisationer som Electronic Frontier Foundation (eller EFF).

Påståenden

Enligt doktrinen om första försäljningen ger upphovsrättsinnehavare upp rätten att kontrollera distributionen av exemplar av sina verk efter en första första försäljning till den ursprungliga köparen. Informellt har ägare av kopior av upphovsrättsskyddade verk (böcker, musik etc.) rätt att sälja eller förfoga över sina exemplar av verket utan begränsningar och utan att behöva söka tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Vernor hävdade att han köpte "äkta, använda kopior" av Autodesks programvara och att han aldrig öppnade, installerade eller gick med på de medföljande licensvillkoren, och att han hade rätt att sälja dessa kopior av programvaran utan inblandning av Autodesk. Han hävdade vidare att Autodesks användning av DMCA för att hämma denna försäljning utgjorde en olaglig begränsning av handeln.

Autodesks counter hävdade att kopior av dess programvara var licensierade, inte sålda till originalparterna. Enligt Autodesks uppfattning gällde således inte doktrinen om första försäljningen - de ursprungliga parterna var aldrig ägare till sina kopior och hade därför ingen behörighet att sälja programvaran vidare till Vernor. Således gjorde Vernor intrång i Autodesks upphovsrätt och Autodesk hade rätt att blockera sådan försäljning. Autodesk hävdade också att eftersom CD:n var en mekanism för att göra en kopia av programvaran, gjorde Vernor det möjligt för sina kunder att göra olicensierade kopior av Autodesks programvara och Vernor var ansvarig för medverkande upphovsrättsintrång. Slutligen hävdade Autodesk att när Vernor köpte programvaran från en licenstagare var Vernor bunden av villkoren i den licensen - trots att han aldrig hade gått med på det. Detta sista yrkande ogillades av domstolen.

En viktig aspekt av det här fallet är att CTA, som ursprungligen köpte programvaran, hade köpt en uppgradering till den och sedan sålt de äldre versionerna. Detta väcker potentiellt en annan specifik fråga om lagligheten av att återförsälja uppgraderad programvara jämfört med att bara sälja begagnad programvara.

Motstridiga prejudikat?

När tingsrätten analyserade fallet var den avgörande frågan om överföringen av kopian av programvaran från Autodesk var en försäljning eller en licens. Om försäljningen, då skulle Vernor råda, men om licenser, Autodesk skulle råda. I sitt försök att fastställa det kontrollerande prejudikatet fokuserade tingsrätten på fyra fall från nionde kretsen. Det äldsta fallet behandlade klassificeringen av försäljning och transaktioner i syftet med första försäljningsdoktrinen uttryckligen i samband med överföringen av spelfilmer. De tre sistnämnda, i den mån de fokuserade på frågan om att klassificera karaktären av mjukvarutransaktioner överhuvudtaget, gjorde det inom ramen för avsnitt 117 i den amerikanska upphovsrättslagen:

Utan hinder av bestämmelserna i 106 § är det inte ett intrång för ägaren av en kopia av ett datorprogram att göra eller tillåta framställning av en annan kopia eller anpassning av det datorprogrammet förutsatt att [att ägaren uppfyller två villkor.]

Resultaten av dessa fall var följande:

United States v. Wise (9th Cir. 1977).

I United States v. Wise , som direkt behandlade klassificeringen av försäljning och licenser för första försäljningssyfte med avseende på filmtryck, fann domstolen att den avgörande faktorn var huruvida transaktionen gav upphov till en evig besittningsrätt hos förvärvaren . Om förvärvaren hade rätt att behålla det exemplar som förvärvats från upphovsrättsinnehavaren var det en försäljning. Om förvärvaren var skyldig att lämna tillbaka kopian var det ingen försäljning.

MAI Sys. Corp. v. Peak Computer (9th Cir. 1993).

I MAI Sys. Corp. v. Peak Computer , ansåg domstolen påståendet att att ladda ett program i RAM-minnet innebar att göra en kopia i syfte att göra intrång i upphovsrätten. Domstolen fann att den gjorde det och angav vidare i en fotnot (utan förklaring och utan att hänvisa till något stödjande prejudikat) att "sedan MAI licensierade sin programvara kvalificerar [dess] kunder inte som "ägare" av programvaran och är inte berättigade till skydd under 117." MAI - beslutet har kritiserats flitigt, ett faktum som erkänts av den nionde kretsen själv i Wall Data och MAI :s primära innehav åsidosattes av en lagstadgad ändring av 17 USC § 117 som gjordes av kongressen som en ryttare till Digital Millennium Copyright Act , men endast för "maskinunderhåll eller reparation".

Triad Sys. Corp. v. Southeastern Express Co. (9:e cirka 1995).

I Triad Sys. Corp. v. Southeastern Express Co. , skilde domstolen implicit mellan ägare av kopior av programvara och icke-ägare genom att kontrastera de som köpte "programvaran direkt", som antogs ha sektion 117-rättigheter, med de som inte hade det. Domstolen citerade MAI , men inte tidigare prejudikat.

Wall Data v. Los Angeles County Sheriff's Dept. (9:e cirka 2006).

I Wall Data v. Los Angeles County Sheriff's Dept fastslog domstolen att närvaron av en licens med restriktioner var "tillräcklig för att klassificera transaktionen som ett beviljande av licens till Wall Datas programvara, och inte en försäljning av Wall Datas programvara." Återigen citerade domstolen MAI , men inte tidigare prejudikat.

Tingsrättens analys

Tingsrätten fann att de ovan citerade prejudikaten stod i direkt, oförsonlig konflikt. Under MAI , Triad och Wall Data- fallen skulle överföringen av programvara från Autodesk åtföljd av en restriktiv licens inte vara en försäljning och doktrinen om första försäljningen skulle inte gälla, och därför skulle Vernor inte tillåtas att omdistribuera programvaran. Enligt United States v. Wise skulle emellertid överföringen av kopior av Autodesks programvara betraktas som försäljning, eftersom verkligheten av överföringarna innebär en rätt till evig besittning av kopian, och därför skulle Vernor skyddas enligt doktrinen om första försäljningen. Med tanke på de motstridiga prejudikaten, kände domstolen sig tvungen att förlita sig på det tidigaste prejudikatet, Wise , och fann därför till Vernors fördel. Det tidigaste prejudikatet följs eftersom en panel av kretsdomare är skyldiga att följa sin domstols tidigare panelbeslut och endast avvika från dem om det har funnits ett ingripande prejudikat från Högsta domstolen på punkt eller ett en -banc- beslut från kretsen som har annat.

Tingsrätten avvisade också Autodesks påstående att Vernor var bunden av licensvillkor för programvara som han inte installerade eller gick med på. Domstolen citerade både "törstiga frågor" om implicit samtycke och det absurda i att hävda att en licens kan överföras som, enligt definitionen av dess villkor, inte var överlåtbar.

Nionde kretsens analys

Domare Consuelo Callahan, som skrev för nionde kretsen, höll med tingsrätten om att den avgörande frågan var om arrangemanget var en försäljning eller en licens. Vernor v. Autodesk, Inc., nr 09-35969, slip op. vid 13871-72. Nionde kretsens innehav är att transaktionen är en licens. Dess analys omfattar samma fyra mål som analyserats av tingsrätten, men härleder olika principer från dem:

Vi läser Wise och MAI-trion för att föreskriva tre överväganden som vi kan använda för att avgöra om en mjukvaruanvändare är en licenstagare snarare än en ägare till en kopia. Först överväger vi om upphovsrättsinnehavaren anger att en användare beviljas en licens. För det andra överväger vi om upphovsrättsinnehavaren avsevärt begränsar användarens möjlighet att överföra programvaran. Slutligen överväger vi om upphovsrättsinnehavaren inför anmärkningsvärda användningsbegränsningar. [Fotnot utelämnad.] Vårt innehav förenar MAI-trion och Wise, även om MAI-trion inte citerade Wise. Se Cisneros-Perez v. Gonzales, 451 F.3d 1053, 1058 (9th Cir. 2006) ('[V]e är skyldiga att förena tidigare prejudikat om vi kan göra det.')

Slip op. på 13878. Dessa principer gynnar Autodesk:

Autodesk behöll äganderätten till programvaran och införde betydande överföringsrestriktioner: den uppgav att licensen inte är överlåtbar, programvaran kunde inte överföras eller leasas utan Autodesks skriftliga medgivande, och programvaran kunde inte överföras utanför den västra halvklotet. SLA införde också användningsrestriktioner mot användningen av programvaran utanför det västra halvklotet och mot att modifiera, översätta eller bakåtkonstruera programvaran, ta bort eventuella äganderättsmärken från programvaran eller dokumentationen eller motverka kopieringsskydd. Dessutom föreskrev SLA uppsägning av licensen vid licenstagarens obehöriga kopiering eller underlåtenhet att följa andra licensrestriktioner. Därför, eftersom Autodesk reserverade äganderätten till Release 14 kopior och införde betydande överförings- och användningsbegränsningar, drar vi slutsatsen att dess kunder är licenstagare till sina kopior av Release 14 snarare än ägare.

CTA var en licenstagare snarare än en "ägare till ett visst exemplar" av Release 14, och det var inte berättigat att sälja sina Release 14-exemplar till Vernor enligt den första försäljningsdoktrinen. 17 USC § 109(a). Därför fick Vernor inte äganderätten till kopiorna från CTA och kunde följaktligen inte överföra äganderätten till andra. Både CTA:s och Vernors försäljning kränkte Autodesks exklusiva rätt att distribuera kopior av dess arbete. Id. 106 § 3 mom.

Slip op. på 13880.

Den nionde kretsen konstaterade att eftersom tingsrätten hade åberopat doktrinen om "första försäljningen" hade den inte nått Vernors påstående om att Autodesk hade missbrukat sin upphovsrätt, och nionde kretsen återkallade därför det andra kravet för vidare förfarande. Slip op. på 13887.

Implikationer

Domen

Tingsrättens dom försökte harmonisera försäljningen av använd programvara med den första försäljningsdoktrin som konsumenterna känner till i samband med begagnade böcker, musik-cd-skivor och film-dvd-skivor genom att behandla använda kopior av programvara på samma sätt. Shrinkwrap-licenser används i stor utsträckning i ett försök att upprätthålla begränsningar som annars skulle anses vara tillåten användning enligt upphovsrättslagar. Vanliga villkor som åläggs av dessa licenser inkluderar förbudet mot återförsäljning, modifiering och/eller reverse engineering. Enligt tingsrättens dom i Vernor v. Autodesk , skulle verkställbarheten av dessa villkor ha behövt vägas mot den motverkande policy som är implicit i upphovsrättslagen.

Nionde kretsens beslut ger en sammanfattning av de politiska frågorna som är involverade och föreslår att kongressen skulle kunna ändra stadgan om den ville ha ett annat resultat. Här är analysen:

Även om vårt innehav idag kontrolleras av vårt prejudikat, erkänner vi de betydande politiska överväganden som tagits upp av parterna och amici på båda sidor av denna överklagan."

Autodesk, Software & Information Industry Association ('SIIA') och Motion Picture Association of America ('MPAA') har presenterat policyargument som gynnar vårt resultat. Till exempel argumenterar Autodesk för rättsligt verkställande av programvarulicensavtal som begränsar överföringar av kopior av verket. Autodesk hävdar att detta (1) möjliggör differentierad prissättning för olika programvarumarknader, såsom reducerade priser för studenter eller utbildningsinstitutioner; (2) ökar mjukvaruföretagens försäljning; (3) sänker priserna för alla konsumenter genom att fördela kostnaderna mellan ett stort antal köpare; och (4) minskar förekomsten av piratkopiering genom att tillåta upphovsrättsägare att väcka talan om intrång mot obehöriga återförsäljare. SIIA hävdar att en licens kan existera även när en kund (1) får sin kopia av verket efter att ha gjort en enda betalning och (2) kan inneha en mjukvarukopia på obestämd tid, eftersom det är programvarukoden och tillhörande rättigheter som är värdefulla snarare än de billiga skivorna som koden kan lagras på. MPAA hävdar också att en kunds förmåga att äga ett upphovsrättsskyddat verk på obestämd tid inte bör tvinga fram ett konstaterande av en första försäljning, eftersom det ofta inte finns något praktiskt genomförbart sätt för en konsument att returnera en kopia till upphovsrättsinnehavaren.

Vernor, eBay och American Library Association ('ALA') har lagt fram politiska argument mot vårt beslut. Vernor hävdar att vårt beslut (1) inte styrker lagens motvilja mot begränsningar av överlåtelse av personlig egendom; (2) kan tvinga alla som köper upphovsrättsskyddad egendom att spåra ägandekedjan för att säkerställa att en första försäljning inträffade; och (3) ignorerar de ekonomiska realiteterna i de relevanta transaktionerna, där upphovsrättsinnehavaren permanent släppt programvara kopior i strömmen av handel utan förväntan om avkastning i utbyte mot förskottsbetalning av det fulla programvarupriset. eBay hävdar att en bred syn på den första försäljningsdoktrinen är nödvändig för att underlätta skapandet av sekundära marknader för upphovsrättsskyddade verk, vilket bidrar till allmännyttan genom att (1) ge konsumenterna ytterligare möjligheter att köpa och sälja upphovsrättsskyddade verk, ofta under detaljhandeln. priser; (2) tillåta konsumenter att få kopior av verk efter att en upphovsrättsinnehavare har upphört med distributionen; och (3) tillåta spridning av företag.

ALA hävdar att den första försäljningsdoktrinen underlättar tillgängligheten av upphovsrättsskyddade verk efter deras kommersiella livslängd, genom att bland annat möjliggöra existensen av bibliotek, begagnade bokhandlar och hand-to-hand utbyte av upphovsrättsskyddat material. ALA hävdar vidare att rättslig verkställighet av mjukvarulicensavtal, som ofta är anslutningsavtal, skulle kunna eliminera återförsäljningsmarknaden för programvara, kräva att säljare av begagnade datorer raderar legitim programvara före försäljning, och höja priserna för konsumenterna genom att minska priskonkurrensen för programvaruleverantörer. . Den hävdar att Autodesks position (1) undergräver 17 USC § 109(b)(2), som tillåter ideella bibliotek att låna ut programvara för icke-kommersiella ändamål, och (2) skulle hindra ideella organisationers ansträngningar att samla in och bevara mjukvara som inte är i tryck. ALA fruktar att mjukvaruindustrins licensieringsmetoder kan antas av andra upphovsrättsägare, inklusive bokförlag, skivbolag och filmstudior.

Detta är allvarliga påståenden från båda sidor, men de ändrar inte vår slutsats att vårt prejudikat från Wise till MAI-trion kräver det resultat vi når. Kongressen är naturligtvis fri att modifiera den första försäljningsdoktrinen och det väsentliga steget i försvaret om den anser att dessa eller andra politiska överväganden kräver ett annat tillvägagångssätt.

Slip op. vid 13885-86.

Reaktion på domen

EFF tror att detta kommer att leda till fler rättstvister när andra mjukvaruleverantörer försöker hitta sätt att begränsa försäljningen av begagnad programvara, såväl som andra ägare av immateriella rättigheter. Vissa återförsäljare är oroliga för att domen också kan påverka försäljningen av begagnade videospel. Gregory Beck från Public Citizen som är Vernors advokat säger att domen kommer att ha en kylande effekt på marknaden för begagnad mjukvara.

Den 1 oktober 2010 lämnade Vernor in en framställning om att ärendet skulle omprövas en banc. Autodesk lämnade in sitt svar den 10 november 2010. Den nionde kretsen avslog begäran den 18 januari 2011. Högsta domstolen avslog Vernors begäran om certiorari i oktober 2011.

Se även

UMG v. Augusto ett annat aktuellt fall av "första försäljningsdoktrinen".
MDY v. Blizzard är ett annat aktuellt fall med "första försäljningsdoktrinen".

Anteckningar

Carver, Brian W., Varför licensavtal inte kontrollerar äganderätten till kopior: första försäljningen och väsentliga kopior ( 19 mars 2010). Berkeley Technology Law Journal, SSRN bekvämlighetslänk
Hackett, Thomas A., Where Vernor v. Autodesk Fits Into First Sale Decisions , 5 Shidler JL Com. & Tech. 17 (2009), Shidler bekvämlighetslänk
Kim, Nancy S., Software Licensing Dilemma, The . BYU L. Rev. 1103 (2008) HeinOnline bekvämlighetslänk
Samuelson, Pamela, Legally Speaking: When is a License Really a Sale , Communications of the ACM Vol. 52, nr 3 mars 2009 s 27–29
Samuelson, Pamela, Legally Speaking: Quantafying the value of patent exhaustion , Communications of the ACM Vol. 51, nr 11 november 2008 s 27–19

Externa referenser