Princo Corp. mot ITC

Princo Corp. mot ITC
Domstol USA:s appellationsdomstol för Federal Circuit
Fullständigt ärendenamn Princo Corp. v. International Trade Commission
Bestämt 30 augusti 2010
Citat(er) 616 F.3d 1318 ; 96 USPQ2d 1233
Domstolsmedlemskap
Domare sitter Randall Ray Rader , Pauline Newman , Haldane Robert Mayer , Alan David Lourie , William Curtis Bryson , Arthur J. Gajarsa , Richard Linn , Timothy B. Dyk , Sharon Prost , Kimberly Ann Moore
Fall åsikter
Majoritet Bryson, tillsammans med Rader, Newman, Lourie, Linn, Moore
Samstämmighet Prost, sällskap av Mayer
Meningsskiljaktighet Dyk, sällskap av Gajarsa
Tillämpade lagar
  Tariff Act från 1930, 19 USC § 1337

Princo Corp. v. ITC , 616 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2010) var ett beslut från 2010 av USA:s appellationsdomstol för Federal Circuit, som försökte begränsa försvaret av patentmissbruk till anspråk på patentintrång. Princo ansåg att en part som hävdar försvaret av patentmissbruk, i avsaknad av ett fall av så kallat i sig missbruk, måste bevisa både "hävstång" av patentet som görs gällande mot den och en betydande konkurrensbegränsande effekt utanför den legitima räckvidden för denna patenträtt. I detta beslut betonade domstolen att det påstådda missbruket måste omfatta patentet i rättegång, inte ett annat patent.

Majoritetens åsikt "trasslar ihop[d] patentmissbruksjurisprudens med antitrustkoncept." Högsta domstolens efterföljande yttrande i Kimble v. Marvel Entertainment, LLC, pekar dock starkt i motsatt riktning, avvisar sammanblandningen av missbruk och antitrust och insisterar på att de förkroppsligar olika policyer.

Bakgrund

US International Trade Commission (ITC) genomförde en undersökning av Princos påstådda intrång i amerikanska Philips Corporations patent genom import av optiska skivor – inspelningsbara cd-skivor ("CD-R-skivor") och omskrivbara cd-skivor ("CD-RW-skivor") (tillsammans "CD-R/RW-skivor"). Dessa enheter och relaterad teknik utvecklades på 1980- och 1990-talen, främst av Philips och Sony, som arbetade i samarbete. Dessa företag utvecklade också tekniska standarder för att säkerställa att CD-R- och CD-RW-skivor tillverkade av olika tillverkare skulle vara kompatibla och spelbara på nya maskiner och även redan existerande maskiner som var designade för att läsa den tidigare generationen av cd-skivor ("CD-skivor") och "skrivskyddade" cd-skivor ("CD-ROM"). Standarderna för CD-R och CD-RW samlades i en publikation som kallas "Orange Book".

Vid utvecklingen av CD-R/RW-standarderna utvecklade Sony och Philips ingenjörer olika lösningar på problemet med hur man kodar positionsinformation på skivan så att en konsuments CD-läsare/-skrivare kunde bibehålla korrekt positionering samtidigt som data skrevs till skivan, vilket var hävdade i sina respektive patent—Sonys Lagadec-patent och Phillips Raaymakers-patent. Ingenjörerna från båda företagen var överens om att Raaymakers tillvägagångssätt "var enkelt och ... fungerade mycket bra." ITC fann att Lagadec-metoden däremot var "benägen att göra fel" och skulle ha varit "mycket svår" att implementera. Philips och Sony kom därför överens om att införliva Raaymakers-metoden i Orange Book som standard för tillverkning av CD-R/RW-skivor.

Sony och Phillips slog samman de patent som behövdes för att implementera standarderna, och Phillips utsågs till administratör för att göra licenser tillgängliga för branschen. Philips erbjöd flera olika "paket"-licenser till Philips och Sonys patent (och flera andra patentinnehavares). Philips inkluderade i patentpaketen de patent som man ansåg vara potentiellt nödvändiga för att göra Orange-Book-kompatibla CD-R- eller CD-RW-skivor, inklusive patenten Raaymakers och Lagadec. Paketlicenserna innehöll en begränsning av "användningsområdet", vilket begränsade licenstagarna till att använda de licensierade patenten för att producera skivor enligt Orange Book-standarderna. Efter 2001 erbjöd Philips ytterligare paketalternativ, genom att gruppera patenten i två kategorier, benämnda "nödvändigt" och "icke-nödvändigt", för att producera CD-skivor.

I slutet av 1990-talet försökte Princo (en taiwanesisk tillverkare, även känd som Princo Corp eller Princo Corporation) tillverka skivor och importera dem till USA, och de ingick ett paketlicensavtal med Philips. Kort därefter slutade Princo dock att betala de licensavgifter som avtalet kräver. Philips lämnade sedan in ett klagomål till ITC och hävdade att Princo bröt mot paragraf 337 i Tariff Act of 1930 , 19 USC § 1337, genom att importera CD-R och CD-RW som gjorde intrång i Philips patent.

Princo hävdade patentmissbruk som ett intrångsförsvar. ITC avvisade teorin om att Philips felaktigt knöt Lagadec-patentet till poollicensen eftersom det patentet inte var nödvändigt för Orange Book-kompatibla skivor. Den avvisade också teorin att Lagadec- och Raaymakers-patenten täckte potentiellt konkurrerande teknologier, och att Philips och Sony uteslöt potentiell konkurrens mellan dem genom att komma överens om att Lagadec-patentet endast skulle vara tillgängligt genom paketlicenser för Orange Book-kompatibla skivor.

Federal Circuit dom

Efter flera preliminära beslut kom ärendet till Federal Circuit en banc . Domstolen drog slutsatsen (6-2-2) att det påstådda beteendet inte var patentmissbruk och bekräftade därför ITC:s beslut som beviljade lättnad mot Princo. Två domare instämde i domen; två domare var oeniga.

Majoritetens åsikt

Domare Bryson skrev för majoriteten. I sin analys av doktrinen om patentmissbruk började han med att karakterisera "grundregeln för patentmissbruk: att patenthavaren får utnyttja sitt patent men inte får använda det för att förvärva ett monopol som inte omfattas av patentet." Han vände sig sedan till Federal Circuits karaktärisering av missbruk "som patenthavarens handling att otillåtet bredda patentets fysiska eller tidsmässiga räckvidd med konkurrensbegränsande effekt." Han sammanfattade sedan Federal Circuits rättspraxis om missbruk:

Läran om patentmissbruk har alltså sin grund i den policybaserade önskan att "förhindra en patenthavare från att använda patentet för att erhålla marknadsnytta utöver vad som ligger i den lagstadgade patenträtten". Härav följer att den centrala undersökningen enligt doktrinen om patentmissbruk är huruvida patenthavaren, genom att ställa det aktuella villkoret, otillåtet har vidgat den fysiska eller tidsmässiga omfattningen av patentbeviljandet och har gjort det på ett sätt som har konkurrensbegränsande effekter. Om patenthavaren inte har utnyttjat sitt patent utöver räckvidden av rättigheter som beviljas av patentlagen, har missbruk inte konstaterats.

Han betonade vikten av att erkänna patentinnehavares rättigheter att utnyttja sina patent när man avgör om ett visst licensvillkor har effekten att otillåtet bredda patentbeviljandet och därmed utgöra missbruk: "patentinnehavaren börjar med väsentliga rättigheter under patentbeviljandet, inklusive rätt att undertrycka uppfinningen samtidigt som man fortsätter att hindra alla andra från att använda den, att licensiera andra eller att vägra licensiera, ... att ta ut sådan royalty som hävstångseffekten av patentmonopolet tillåter, och att begränsa omfattningen av *1329 licens till ett visst användningsområde." Därför, insisterade han, har doktrinen om patentmissbruk "till stor del varit begränsad till en handfull specifika metoder genom vilka patenthavaren verkade försöka "förlänga" sitt patentbeviljande utanför dess lagstadgade gränser."

Inte allt felaktigt beteende relaterat till utnyttjande av patenträttigheter är missbruk, betonade han: "Vi erkänner doktrinens snäva räckvidd har vi betonat att försvaret av patentmissbruk inte är tillgängligt för en presumtiv intrångsgörare bara för att en patenthavare ägnar sig åt något slags felaktigt kommersiellt beteende, även beteende som kan ha konkurrensbegränsande effekter." Således:

Även om bevis på ett antitrustbrott visar att patentinnehavaren har gjort sig skyldig till felaktigt beteende med konkurrensbegränsande effekter, fastställer det inte missbruk av patentet i rättegång om inte beteendet i fråga begränsar användningen av patentet och gör det på något av de specifika sätt som har ansetts ligga utanför patentbeviljandets i övrigt vida omfattning.

Domare Bryson vände sig sedan till 1988 års tillägg av 35 USC § 271(d), som säger att det inte är missbruk (i) att vägra att licensiera ett patent eller (ii) att knyta en licens under ett patent till att acceptera en licens enligt annat patent om inte patentinnehavaren har marknadsinflytande på den relevanta marknaden för det första sådana patentet. Domare Bryson sa att majoriteten i detta fall inte accepterade de avvikande domarnas argument att § 271(d) misslyckades med att immunisera samordnade vägran att bevilja en licens. Han drog slutsatsen att denna del av patentlagen gjorde det klart att kongressen "sökte begränsa den [missbruksdoktrinen] till konkurrensbegränsande beteende av patentinnehavare som utnyttjar sina patent för att erhålla ekonomiska fördelar utanför den legitima omfattningen av patentbeviljandet."

När vi sedan vänder oss till fakta i detta mål och hur den föregående doktrinära analysen tillämpades på dem, sa domare Bryson att Philips ifrågasatta beteende "presenterar ett helt annat scenario än de fall som tidigare identifierats av Högsta domstolen och av denna domstol som implicerande doktrinen om patent missbruka." I detta fall:

Philips ställer inga restriktiva villkor för användningen av Raaymakers patent för att utvidga den fysiska eller tidsmässiga omfattningen av dessa patent. Istället, den påstådda handlingen av patent missbruk. . . var det påstådda horisontella avtalet mellan Philips och Sony för att begränsa tillgången till Lagadec-patentet – ett helt annat patent som aldrig gjordes gällande i intrångstalan mot Princo. Även om ett sådant avtal skulle visa sig existera, och även om det skulle visa sig ha konkurrensbegränsande effekter, skulle ett horisontellt avtal som begränsar tillgängligheten av Sonys Lagadec-patent inte utgöra missbruk av Philips Raaymakers-patent eller något av Philips andra patent i rättegången.

Följaktligen, förklarade domare Bryson, "frågan i det här fallet kommer ner till detta: När en patenthavare erbjuder sig att licensiera ett patent, missbrukar patenthavaren då patentet genom att förmå en tredje part att inte licensiera sin separata, konkurrenskraftiga teknologi?" Inget prejudikat gäller, insisterade han, och det passade inte inom kravet för missbruk att Philips-Sony-avtalet "har effekten att öka den fysiska eller tidsmässiga omfattningen av patentet i suit." I detta fall avser intrånget Raaymakers patent medan den samordnade vägran att licensera omfattar Lagadec-patentet. För att hitta patentmissbruk måste det finnas "patenthävstång". Det patent vars intrång ligger till grund för rättegången måste i sig väsentligt bidra till den praxis som är under attack. Så är inte fallet här, och patentmissbruk kommer inte att upptäckas när det inte finns något samband mellan patenträtten och missbruket i fråga.

Domstolen avvisade Princos argument att krav på missbruk var uppfyllda. För det första sa Princo att Philips "utnyttjade" sina patent, eftersom de använde intäkterna från sitt mycket framgångsrika licensprogram för att finansiera royaltybetalningar till Sony och för att dessa betalningar gav Sony incitamentet att ingå det påstådda avtalet för att undertrycka Lagadec-patentet. Domstolen svarade att "användningen av medel från ett lagligt licensprogram för att stödja annat konkurrensbegränsande beteende är inte den typ av "hävstångseffekt" som Högsta domstolen och denna domstol har hänvisat till när de diskuterade utnyttjandet av ett patent som utgör patentmissbruk. "

För det andra hävdade Princo att Högsta domstolen inte har krävt konventionell "hävstång" av ett patent för att fastställa patentmissbruk. Men de fall som Princo förlitade sig på, sa domstolen, var antitrustärenden och "de här fallen involverade inte patentmissbruk eller verkställbarheten av svarandenas patent." Dessutom, även om det finns ett antitrustbrott med avseende på Sonys Lagadec-patent, följer det inte att Philips gör sig skyldig till patentmissbruk med avseende på Raaymakers patent.

Avvikelsen säger att det finns ett horisontellt avtal mellan Philips och Sony för att undertrycka Lagadec-tekniken. "Oliktänkandet karakteriserar sedan det avtalet som att det åberopar doktrinen om patentmissbruk eftersom det är "en del av licensavtalen mellan Philips och dess licenstagare." Det är felaktigt, hävdade domaren Bryson: Princos verkliga klagomål är bara att "Lagadec-patentet inte har gjorts tillgängligt för användning som inte är Orange-Book. Och det är inte patentmissbruk enligt någon domstols definition av termen." Det kan vara ett antitrustbrott men det är inte patentmissbruk.

För att sammanfatta vad som är fel med Princes missbruksanspråk, sa domstolen:

Detta är inte ett fall där det har ställts villkor i patentlicenser för att kräva att licenstagare går med på konkurrensbegränsande villkor som går utöver patentbeviljandets räckvidd. I det här fallet härrör snarare påståendet om missbruk inte från villkoren i själva licensen utan snarare från ett påstått säkerhetsavtal mellan Sony och Philips. I det sammanhanget immuniserar inte doktrinen om patentmissbruk Princo mot den rättsliga effekten av dess intrångshandlingar.

Förutom avsaknaden av ett korrekt hävstångspåstående, misslyckas Princos missbruksargument eftersom "Princo misslyckades med att fastställa att det påstådda avtalet att undertrycka Lagadec-tekniken hade konkurrensbegränsande effekter." Som ITC fann, "var Lagadec-tekniken inte en livskraftig potentiell konkurrent till tekniken som ingår i Raaymakers patent." Därför hade dess upphävande av Philips-Sony-avtalet ingen effekt (på annat sätt än för mening). Domstolen insisterade på att den korrekta regeln för att fastställa missbruk är att "för att upprätthålla ett missbruksförsvar som involverar ett licensavtal som inte i sig anses ha varit konkurrensbegränsande av Högsta domstolen, måste en saklig bedömning avslöja att den övergripande effekten av licensen tenderar att begränsa olaglig konkurrens på en lämpligt definierad relevant marknad."

Förutom att argumentera för missbruk, hävdade Princo att "överenskommelsen mellan Philips och Sony om att inte licensiera Lagadec-tekniken för ändamål som inte är Orange-Book-ändamål var en naken handelsbegränsning utan någon konkurrensfrämjande motivering, och att Philips beteende när det ingick det avtalet borde gör dess Orange Book-patent omöjliga." Rätten höll inte med. Allt detta växte fram ur ett joint venture mellan Philips och Sony för att utveckla standarder för och kommersialisera CD-R/RW-teknik, med "betydande konkurrensfrämjande egenskaper", så att det måste analyseras under förnuftets regel snarare än som en "naken återhållsamhet". ."

Att Philips och Sony kom överens om att inte konkurrera med varandra i deras samriskföretag var en rimlig begränsning som bidrog till företaget. Hur som helst, fortsatte domstolen, fanns det ingen konkurrensbegränsande effekt, eftersom "även om det fanns en sådan överenskommelse hade den inte effekten av att undertrycka potentiellt livskraftig teknologi som kunde ha konkurrerat med Orange Book-standarderna." Det var sant eftersom ""det inte har visat sig att Lagadec '565-patentet konkurrerar med ett annat patent i poolen, inget som visar att poollicensgivarna skulle ha konkurrerat på tekniklicensmarknaden utan poolningsarrangemanget." Princo visade inte " att Lagadec-metoden är ett kommersiellt gångbart tekniskt alternativ till tekniken i [Raaymakers-patenten]." Lagadec-metoden saknade både teknisk genomförbarhet och kommersiell potential. "Princo hade bördan att visa att det förmodade avtalet hade en faktisk negativ effekt om konkurrens på den relevanta marknaden." Det innebar att "Princo var tvungen att visa att det fanns en rimlig sannolikhet att Lagadec-tekniken, om den var tillgänglig för licensiering, skulle ha mognat till en konkurrenskraftig kraft på lagringsteknologimarknaden." möta den bördan.

Majoriteten drog därför slutsatsen "att även om Philips och Sony ingick en överenskommelse om att inte licensiera Lagadec-patentet för andra ändamål än Orange Book, så hade det hypotetiska avtalet ingen betydelse för den fysiska eller tidsmässiga omfattningen av patenten i rättegången, och det gjorde det inte heller har konkurrensbegränsande effekter på den relevanta marknaden." Det förekom inget missbruk och patenten var verkställbara.

Sammanstämmande åsikt

Domare Prost höll delvis med majoriteten, i en åsikt som domare Mayer anslöt sig till. De var överens om att "Princo misslyckades med att uppfylla sin börda att visa att något avtal om Lagadec-patentet hade konkurrensbegränsande effekter." Därför löser "Princos underlåtenhet att visa denna tröskelvärde det här fallet." De var dock oense med både majoritet och oliktänkande om räckvidden av missbruksdoktrinen, "tvivel [om] att doktrinen är så snäv eller expansiv som var och en antyder." Peka till Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc. , domare Prost sade att huruvida patentinnehavaren hade brutit mot antitrustlag skulle kunna indikera att patentmissbruk inträffade. Att den kombinerade effekten av ett avtal om att licensiera Raaymakers-patenten, men inte licensiera Lagadec-patentet, kunde ha gjort det möjligt för Philips att erhålla den typ av "marknadsfördelar utöver det som ligger i den lagstadgade patenträtten" för båda patenten, och därmed stödja konstaterandet missbruk enligt majoritetens prövning. Det var i alla fall onödigt att fastställa den fulla omfattningen av missbruksdoktrinen med tanke på de bevismässiga bristerna i Princos fall. Därför, "Jag skulle därför reservera mig för bedömningen av de exakta gränserna för doktrinen om patentmissbruk."

Avvikande åsikt

Domare Dyk, tillsammans med domare Gajarsa, tog avstånd. De började med att ifrågasätta majoritetens åsikt att förekomsten av ett antitrustbrott inte krävde att man hittade missbruk:

Den kritiska frågan är om förekomsten av ett antitrustbrott i form av en överenskommelse om att undertrycka en alternativ teknik utformad för att skydda en patenterad teknologi från konkurrens utgör ett missbruk av de skyddade patenten. Majoriteten anser att det inte gör det. Detta verkar direkt strida mot Högsta domstolens syn på patentmissbruk i dess nyligen genomförda Illinois Tool Works- beslut, där domstolen drog slutsatsen att "[det skulle vara absurt att anta att kongressen hade för avsikt att föreskriva att användningen av ett patent som förtjänade straff som ett grovt brott [enligt Sherman Act] skulle inte utgöra "missbruk". "

Princo, anklagad för att ha gjort intrång i Philips Raaymakers-patent, hävdade att Philips missbrukade de hävdade Raaymakers-patenten genom att (1) komma överens med Sony om att den alternativa tekniken som ingår i Lagadec-patentet inte kommer att licensieras i konkurrens med Raaymakers-tekniken, och (2) säkra en avtal från licenstagarna till Raaymakers- och Lagadec-patenten som hindrar dem från att använda Lagadec-patentet för att utveckla en alternativ teknik som skulle konkurrera med Raaymakers-teknologin. Majoriteten anser att det inte föreligger något missbruk av patent (1) eftersom Lagadec-patentet i sig inte har gjorts gällande i detta förfarande, och (2) alternativt eftersom "Princo inte heller kunde visa att det påstådda avtalet hade några konkurrensbegränsande effekter på grund av ... Lagadec-teknologin var inte en livskraftig potentiell konkurrent till tekniken som ingår i Raaymakers patent."

När det gäller den första punkten: "Tvärtemot majoriteten fastställer Högsta domstolens mål att licensavtal som undertrycker alternativ teknik kan utgöra missbruk av patenten för den skyddade tekniken, och de regionala kretsarna har kommit överens." Majoritetens andra punkt – "att det inte finns något missbruk om inte den anklagade intrångsmannen visar att tekniken var, eller förmodligen skulle ha blivit, kommersiellt gångbar strider mot etablerad doktrin om patentmissbruk [som] . , , erkänner att antitrustöverträdelser kan utgöra missbruk; att en presumtion om konkurrensbegränsande effekt härrör från ett avtal om att inte konkurrera, och att bördan vilar på patentinnehavaren att motivera ett sådant avtal."

Genom att ta upp majoritetens ståndpunkt att felaktigt beteende med avseende på Lagadec-patentet är irrelevant för att fastställa missbruk eftersom patenten i rättegången är Raaymakers-patenten, håller avvikaren inte med om att det korrekta konceptet med missbruk är en utvidgning av omfattningen av patentet i rättegång. Snarare, hävdar avvikaren, med hänvisning till Ethyl Gasoline Corp. v. USA , den korrekta regeln är "att patentmissbruk inträffar när patentlicensavtal används "för att kontrollera beteendet av licenstagaren som inte omfattas av patentmonopolet." "Att flera avtal är inblandade är oväsentligt, eftersom de alla är en del av samma beteende. Avvikelsen drog slutsatsen: "Genom att hävda att Philips konkurrensbegränsande beteende inte kan utgöra patentmissbruk eftersom Lagadec-patentet inte hävdades, har majoriteten avsevärt minskat doktrinen om patentmissbruk och har åsidosatt styrande av högsta domstolens auktoritet och kongressens avsikt."

Oliktänkandet ifrågasatte sedan majoritetens beslut att Princo var tvungen att visa konkurrenshämmande effekt "även om Philips och Sony ingick ett avtal om att inte licensiera Lagadec-patentet." Högsta domstolen har slagit fast att "patentpoolningsavtal som involverar avtal om att inte konkurrera bryter mot antitrustlagarna." Avvikaren hävdar för det första, "Avtalet om att undertrycka Lagadec-patentet, en konkurrerande teknologi, faller säkert inom" principen att sådana avtal är "till sin natur misstänkta", så att visa deras existens skapar ett prima facie case och flyttar bördan till Philips att "komma fram med någon rimlig (och juridiskt igenkännbar) konkurrensrättslig motivering för begränsningen" eller visa att begränsningen inte var konkurrensbegränsande. För det andra, även när förnuftsregeln är tillämplig, ligger bördan på förespråkaren av en begränsning att visa berättigande, trots att ett forskningssamriskföretag är inblandat. Begränsningen måste inte bara vara underordnad samriskföretagsavtalet utan rimligen nödvändig för att det ska kunna genomföras framgångsrikt. "Även om ett samriskföretag skulle vara nödvändigt för att producera CD-R/RW-standarden, följer det inte att samordnad aktivitet för marknadsföring och undertryckande av immateriella rättigheter var nödvändig för att producera standarden." Här, hävdade oliktänkande, vid muntlig argumentation "medgav Philips ombud att han inte kunde tänka sig någon konkurrensrättslig motivering för återhållsamheten, och Philips har inte pekat på några rekordbevis för att undertryckningsavtalet var nödvändigt för att tjäna samriskföretagets legitima mål."

Senare utveckling

I Kimble v. Marvel Entertainment, LLC , övervägde Högsta domstolen förhållandet mellan patentpolicy och antitrustpolicy. I Kimble var frågan om man skulle bekräfta eller åsidosätta ett prejudikat för patentmissbruksavtal för royalties som inte kan verkställas efter patentets utgång. Prejudikatet, Brulotte v. Thys Co. , hade kritiserats hårt eftersom det var oförenligt med modern antitrustpolitik, som i allmänhet kräver att man visar betydande konkurrensbegränsande effekter innan domstolar fördömer en praxis. Domstolen avvisade tillämpningen av antitrustpolitiken och alla krav på att konkurrensbegränsande effekter ska visas.

"Om Brulotte var en antitrust snarare än ett patentärende", sa domstolen, skulle den kunna hålla med argumenten för att åsidosätta Brulotte . "Men Brulotte är ett patent snarare än ett antitrustärende", och därför var antitrustöverväganden vid sidan av saken. Brulotte - domen berodde inte "på uppfattningen att royalties efter patentering skadar konkurrensen." Det var inte förvånande, sa domstolen: "Patentlagarna - till skillnad från Sherman Act - syftar inte till att maximera konkurrensen (i stor utsträckning, tvärtom)." Därför, "vid beslutet om huruvida royalties efter utgången av utgången överensstämmer med patentlagstiftningen, Brulotte inte att bedöma den praxisens sannolika konkurrenseffekter."

I stället tittade domstolen på patentpolicy. Eftersom praxisen i fråga "strider mot policyn och syftet med patentlagarna", förklarade domstolen, "gav patentpolitiken (inte antitrust) upphov till domstolens slutsats att royaltyavtal efter patent inte kan verkställas – helt oavsett om det är bevisbart effekt på konkurrensen." Baserat på patentpolicy, snarare än antitrustpolicy, bekräftade domstolen olagligheten av royalties efter patent.

Kimbles motivering strider mot den för Federal Circuit i Princo, som kräver en uppvisning av konkurrensbegränsande effekter och avgör om beteende är missbruk på grundval av antitrustpolicyer. Eftersom policyn för patent-upphovsrättsklausulen i konstitutionen är att främja framsteg inom vetenskap och användbar konst, strider en konspiration som den som påstås i Princo för att undertrycka en alternativ konkurrenskraftig teknologi mot patentpolitiken.

Kommentar

• Saami Zain kritiserade starkt Princo- beslutet. argumenterar mot dess höjda beviskrav på bevis för konkurrensbegränsande effekt och drar slutsatsen att dess krav på "ett sådant krävande test för missbruk verkar perverst." Zain säger att domstolens krav på "men för" bevis på effekt är onormalt:

Men för"-analys används vanligtvis för att beräkna skadestånd i antitrustmål. Men inte ens en antitrustkärande som begär tredubbla skadestånd och ett föreläggande krävs för att bevisa som ett ansvarselement att "utom för" det olagliga beteendet, skulle käranden inte ha lidit Snarare behöver en konkurrensbegränsande kärande endast visa att det konkurrensbegränsande beteendet var en "materiell orsak" till den påstådda skadan. Att kräva en sådan betydande bevisuppvisning för att framgångsrikt bevisa ett rättvist försvar verkar överdrivet och strider mot de allmänna ordningsargumenten som anges. i Högsta domstolens missbruksmål.

Zain hävdar att detta "bisarra och betungande" krav lägger en så tung börda på dem som hävdar missbruk att det kan "ge patentinnehavare immunitet för potentiellt konkurrensbegränsande beteende i fall där bevis för de konkurrensbegränsande effekterna kan vara extremt svåra att få fram - möjligen på grund av framgången för själva beteendet som utmanas." Dessutom, konstaterar han, " Princo skapar den ganska udda möjligheten att det kan vara svårare att framgångsrikt hävda missbruk - ett rättvist försvar - än ett jakande tredubbelt skadeståndsanspråk."

• Camille Barr hävdar att "Federal Circuit gjorde fel i Princo genom att drastiskt minska doktrinen om patentmissbruk." Hon förebådar innehavet i Kimble och hävdar att "doktrinen om patentmissbruk uppenbarligen uppstod ur patentlagstiftningen, inte antitrustlagstiftningen." Hon hävdar också att Princo gör fel när han antyder att § 271(d) uttalande att det inte är missbruk för en patenthavare att vägra att bevilja en licens gör konkurrenters samordnade vägran att licensera ett patent immun mot antitrust- eller missbruksutmaning.

• Professor Hovenkamp säger att patentstadgan "uttryckligen tillåter ensidiga vägran att licensiera, men säger ingenting om samordnade vägran att licensera - även om Federal Circuit föreslog motsatsen i sin Princo Corp. " åsikt . Hovenkamp kritiserar domen att en samordnad vägran att licensiera inte kan vara missbruk: "Det förnekar inte bara rivaler den specifika tekniken utan det hindrar dem också från att utveckla någon teknologi självständigt som skulle göra intrång i ett eller flera av patentets anspråk. Någon som vill utveckla ett digitalt alternativ till den analoga tekniken som licensieras i Sony/Philips-paketet skulle behöva uppfinnas kring Lagadecs patentkrav även om tekniken som hävdas i det patentet inte används." Han påpekar att Princos ståndpunkt strider mot den vanliga antitrustlagstiftningen på denna punkt, vilket gör "ensidiga vägran att licensiera praktiskt taget lagliga i sig samtidigt som de ofta fördömer samordnade vägran att licensera IP-rättigheter."

• Brian Hill hävdar, "Den övergripande effekten av Princo -beslutet kommer sannolikt att bli att domstolar blir allt mer oförmögna att motverka konkurrensbegränsande samriskverksamhet." Han betonar den problematiska effekten på etablerade företags undertryckande av ny teknologi:

Domstolens beslut tyder på att för att fastställa missbruk av patent baserat på en överenskommelse om att undertrycka teknik, måste en svarande påvisa konkurrensskada. . . . Att kräva att svaranden ska fastställa faktisk kommersiell potential kan ofta vara omöjligt när tekniken som undertrycks är så ny eller experimentell att dess marknadsvärde inte kan påvisas.

Följaktligen, hävdar han, sänder Princo -utlåtandet budskapet "att undertryckande av begynnande och oprövad teknologi utan en tydlig marknadspotential inte har den erforderliga konkurrensbegränsande effekten som krävs för att fastställa patentmissbruk."

• Professor Stern hänvisar till Princo som att ha "etablerat högvattenmärket för Federal Circuits försök att avskaffa doktrinen om patentmissbruk och dess revanschistiska projekt för att ta tillvara Högsta domstolens tidigare expansiva rättspraxis för missbruk." Men Högsta domstolens beslut från 2015 i Kimble v. Marvel kan undergräva Federal Circuits rättspraxis för missbruk.

Stern pekar på Kimbles ståndpunkt att fall av patentmissbruk inte vilar på antitrustpolitik; de tar sina ledtrådar från patentpolitiken. Utifrån det hävdar han, "Effekten av Kimble -beslutet verkar vara att rulla tillbaka raden av Federal Circuit-beslut som kulminerade i Princo , som hade gjort en uppvisning av betydande konkurrenshämmande effekt på den relevanta marknaden till en väsentlig del av bevis i de flesta fall av missbruk."

Men huruvida Federal Circuit kommer att uppmärksamma Kimble och hur begränsad läsning den kommer att ge det, säger han, är fortfarande osäkert. I detta sammanhang pekar han på en kommentar från överdomare John Roberts i en muntlig argumentation 2009 – att "annat än Federal Circuit" kan kretsdomstolarna inte säga: 'Jag gillar inte högsta domstolens regel så Jag tänker inte tillämpa det."

Citaten i den här artikeln är skrivna i Bluebook- stil. Se diskussionssidan för mer information.

externa länkar

Hämtad från " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Princo_Corp._v._ITC&oldid=1044810135 "