Icke-uppenbarhet i USA:s patentlagstiftning

"Icke-uppenbarhet" är den term som används i amerikansk patentlagstiftning för att beskriva ett av de krav som en uppfinning måste uppfylla för att kvalificera sig för patenterbarhet, kodifierad i 35 USC §103 . Ett av huvudkraven för patenterbarhet i USA är att den uppfinning som patenteras inte är uppenbar, vilket innebär att en "person som har normal skicklighet inom området" (PHOSITA) inte skulle veta hur man löser problemet som uppfinningen riktar sig mot använder exakt samma mekanism. Eftersom PHOSITA-standarden blev alltför tvetydig i praktiken, USA:s högsta domstol senare två mer användbara tillvägagångssätt som för närvarande kontrollerar den praktiska analysen av icke-uppenbarhet av patentgranskare och domstolar: Graham et al. v. John Deere Co. i Kansas City et al. , 383 US 1 (1966) ger riktlinjer för vad som är "icke-uppenbart", och KSR v. Teleflex (2006) ger riktlinjer för vad som är "uppenbart".

Historisk utveckling

Konstitutionellt fastställs kravet på icke-uppenbarhet av artikel 1, sektion 8, paragraf 8 : "Kongressen ska ha befogenhet ... att främja vetenskapens framsteg ... genom att under begränsade tider tillförsäkra ... Uppfinnare den exklusiva rätten till sina ... Upptäcker". Frasen att främja vetenskapens framsteg definierar syftet med patentsystemet, som är att uppmuntra privata investeringar i grundläggande vetenskaplig forskning snarare än att ge monopol på något som tas från ett offentligt område (eller på något som begränsar möjligheterna att göra forskning, t.ex. forskningsverktyg är inte patenterbara). Progress of Science- kravet bekräftar konstitutionellt det pragmatiska förhållningssättet till icke-uppenbarhet som beskrivs nedan. Ordet upptäckter fastställer den nivå till vilken bidraget till vetenskapens framsteg måste stiga för att förtjäna det tillfälliga monopolet.

1790-1850: de första dagarna

Den första patentstadgan som antogs av kongressen 1790 krävde att patenterbara uppfinningar eller upptäckter skulle vara "tillräckligt användbara och viktiga". Man kan tolka viktigt som viktigt för vetenskapens framsteg eftersom betydelsen för ekonomin anges med användbar . ^{[ citat behövs ]} Nästa patentlag från 1793 hade inte det viktiga språket, men påstod att "att helt enkelt ändra formen eller proportionerna av någon maskin, eller sammansättningar av materia, i någon grad, ska inte anses vara en upptäckt." (Detta uttalande antogs faktiskt från den franska patentlagen från 1791). Detta upprepades i Thomas Jeffersons brev från 1814 där han förklarade att byte av material, till exempel från gjutjärn till smide, var otillräckligt för patenterbarhet.

Svårigheten att formulera villkor för patenterbarhet förvärrades av allmänheten i författningsbeviljandet och de författningar som genomför det, tillsammans med patentsystemets underliggande policy att "de saker som är värda för allmänheten pinan av ett exklusivt patent", som Jefferson uttryckte det, måste uppväga den begränsande effekten av det begränsade patentmonopolet. 1836 års patentlag hade inte det "enkelt föränderliga" språket utan angav istället att patentkommissionären var behörig att utfärda patent för varje "tillräckligt använd och viktig" uppfinning eller upptäckt.

USA:s högsta domstol behandlade frågan om uppfinningsrikedom/icke självklarhet/upptäckt för första gången 1822 i Evans v. Eaton (20 US 356 431) när den godkände tolkningen av en lägre domstol att en patenterbar förbättring måste innebära en förändring av "maskinens princip " inte "enbart en förändring i form eller proportioner". För närvarande tolkas sådana variationer vanligtvis som en brist på nyhet och inte som ett uppfinningssteg.

1851–1951: kämpar för att hitta praktiska kriterier

Frågan om icke-uppenbarhet nådde USA:s högsta domstol igen 1851 i Hotchkiss v. Greenwood . Frågan var om ett nytt material – porslin – skulle ersätta kända dörrhandtagsmaterial som metall eller trä, förtjänade patent. Domstolen drog slutsatsen att "förbättringen är en skicklig mekanikers arbete, inte uppfinnarens" och ogiltigförklarade patentet. Ett sådant tillvägagångssätt förutser den tankegång som senare formulerades som PHOSITA-metoden (person med ordinär skicklighet inom området) för analys av uppfinningsrikedom. Trots att man började utveckla PHOSITA-metoden, gav domstolen inga praktiska medel för att avgöra hur mycket uppfinningsrikedom som förtjänar patent. Det är värt att notera här att Eaton respektive Hotchkiss illustrerar den hittills existerande trenden att ange lämplig uppfinningsrikedom genom att definiera både vad som är uppenbart (saknar ett uppfinningssteg/upptäckt) och vad som är ouppenbart (har ett uppfinningssteg/upptäckt). .

Under perioden 1851 till 1951 nådde Högsta domstolen flera nya fall relaterade till att patentet inte var uppenbart. Ett anmärkningsvärt fall är Rubber-Tip Pencil Co. v. Howard 87 US (20 Wall.) 498 (1874), där Högsta domstolen ogiltigförklarade ett patent på en penna med ett gummisuddarlock, på grundval av teorin att alla vet att gummi kommer hålla sig till trä som förs in i ett hål i gummit. I ett annat anmärkningsvärt fall, Sinclair & Carrol Co. v. Interchemical Corp. (1945), fann USA:s högsta domstol att ett patent "inte var resultatet av långa och svåra experiment", och att "att läsa en lista och välja en känd förening att uppfylla kända krav är inte mer genialiskt än att välja den sista biten att lägga i den sista öppningen i ett pussel".

Men under den tiden kämpade domstolarna med att hitta både de nödvändiga nivåerna av uppfinningsrikedom och självklarhet och praktiskt användbara kriterier för att mäta dessa nivåer. Ett anmärkningsvärt exempel på denna kamp är USA:s högsta domstolsfall från 1941 i Cuno Engineering v. Automatic Devices Corp. , som sades etablera blixten av genialisk doktrin som ett test av patenterbarhet för en uppfinning: "den nya enheten måste avslöja blixten av kreativt geni, inte bara kallelsens skicklighet".

Flash of Genius-metoden ansågs ha flyttat analysen av uppfinningsrikedom från betydelse och från PHOSITA till uppfinnarens sinnestillstånd; det orsakade uppståndelse i patenträttssamfundet när domstolar kämpade för att hitta alternativa tillvägagångssätt. Ett anmärkningsvärt exempel på denna kamp är justitie Douglass positioner i Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp. 1950, där han ansåg att för att förtjäna ett patent, en uppfinning "måste tjäna slutet på vetenskapen - för att flytta tillbaka gränserna för kemi, fysik och liknande"; medan han två år tidigare i Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co. uttalade att upptäckten av en ny naturprincip – inte är patenterbar i sig själv, "hur genialisk upptäckten av denna naturliga princip än kan ha varit".

Liknande problem uppstod igen i Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc. (2012), där USA:s högsta domstols majoritet uttalade: "Slutsatsen är att (1) en nyupptäckt naturlag i sig är opatenterbar och (2) tillämpningen av den nyupptäckta lagen är också normalt opatenterbar om ansökan enbart bygger på element som redan är kända inom tekniken." Det är dock värt att notera att denna åsikt fortfarande är mycket kontroversiell; som domare Stephen Breyer konstaterade riskerade det att göra "alla uppfinningar opatenterbara eftersom alla uppfinningar kan reduceras till underliggande naturprinciper som, när de väl är kända, gör deras implementering uppenbar." Mayo, 132 S. Ct. kl 1303–04

Denna ståndpunkt väckte frågor om ett behov av att fastställa gränsen för den patenterbara domänen, inte bara med rutinmässiga förbättringar utan också med stora framsteg inom vetenskapen, dvs skapa för mycket monopol som snarare kan hindra att främja vetenskapens framsteg. För närvarande fastställs den senare gränsen via kravet på patentberättigat ämne (forskningsverktyg, vetenskapliga teorier och lagar är inte patentberättigade) medan frågan om hur mycket uppfinningsrikedom som krävs för att förtjäna ett patent antas definieras via icke - självklarhetskrav. ^{[ citat behövs ]}

Trenden som började utvecklas runt 1950 (och dominerar idag) var att kräva avslöjande av ett element av upptäckt, samtidigt som man beviljade patentmonopol på endast en eller några "särskilda tillämpningar av [naturliga] lagar" som upptäckaren kom på innan det allra första avslöjandet publiceras. Dualiteten mellan kravet på icke-uppenbarhet och ett överbrett omfattning av anspråk förväntas utvecklas ytterligare av USA:s högsta domstol i sinom tid.

USA:s högsta domstols beslut i Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp. 1950 anses ofta vara högvattenmärket för det pragmatiska tillvägagångssättet, eftersom domstolen ändrade (efter bekräftelser i två lägre domstolar) patentbeviljandet av en kommersiellt framgångsrik men mycket enkel mekanisk anordning som bara är en "pryl". Baserat på sitt beslut att en kombination "som bara förenar gamla element utan förändring i deras respektive funktioner" är opatenterbar eftersom ett sådant patent "uppenbarligen skulle dra tillbaka det som redan är känt inom området för dess monopol och minska ... de tillgängliga resurserna för skickliga män." Ett annat exempel på dåtidens otillräckliga uppfinningsrikedom kan hittas i In re Aller (CCPA, 1955) "Det är inte uppfinningsrikt att upptäcka de optimala eller fungerande områdena genom rutinmässiga experiment." Denna begränsning upphävdes dock senare i fall där "en parameter måste erkännas som en resultateffektiv variabel innan en bestämning av rutinexperiment".

Som ett praktiskt test för det pragmatiska tillvägagångssättet för lägre domstolar att använda, föreslog Högsta domstolen "ovanliga eller överraskande konsekvenser" från kombinationen av gamla element: "[Endast när helheten på något sätt överstiger summan av dess delar är ansamling av gamla apparater patenterbara." Även om tiden validerade det pragmatiska tillvägagångssättet (främjar patentet vetenskapens framsteg eller tar det bort från det offentliga området), visade sig kravet på "ovanliga eller överraskande konsekvenser" vara för tvetydigt och för högt i praktiken. Å andra sidan har mot-kriteriet för en kombination som "endast förenar gamla element utan förändring i deras respektive funktioner" varit användbart i praktiken sedan dess.

Ett annat relevant fall från denna period är Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co. Det etablerade tankegången att det som inte hävdades av uppfinnaren i ett utfärdat patent men är en uppenbar variant av vad som hävdades bör övervägas som omfattas av påståendena via Doctrine of equivalents .

Men varken det pragmatiska tillvägagångssättet eller kriteriet "ovanlig eller överraskande konsekvens" utvecklades vidare vid den tiden, eftersom kongressen 1952 antog ett annat tillvägagångssätt för att fastställa icke-uppenbarhet som går tillbaka till en subjektiv faktor som liknar uppfinnarens (kallad PHOSITA, dvs person som har vanliga färdigheter inom konsten) sinnestillstånd.

1952–1983: PHOSITA

För att minska effekten av icke-uppenbarhet på patenterbarhet, för att eliminera blixten av genitest, och för att tillhandahålla ett mer rättvist och praktiskt sätt att avgöra om uppfinningens avslöjande förtjänar ett patentmonopol, tog kongressen saken i egna händer och antog Patent Act från 1952 35 USC Section § 103 lyder:

Ett patent får inte erhållas även om uppfinningen inte är identiskt avslöjad eller beskriven som anges i avsnitt 102 (nyhetskrav) i denna titel, om skillnaderna mellan det föremål som sökt patenteras och känd teknik är sådana att föremålet som helhet skulle ha varit uppenbart vid den tidpunkt då uppfinningen gjordes för en person med ordinär skicklighet inom området som nämnda ämne hänför sig till. Patenterbarheten ska inte förnekas av det sätt på vilket uppfinningen gjordes.

Den sista meningen om sättet lades till för att åsidosätta genitestet .

Patentlagen från 1952 lade till 35 USC § 103, som effektivt kodifierade icke-uppenbarhet som ett krav för att visa att en idé är lämplig för patentskydd. Paragrafen kräver i huvudsak en jämförelse av det föremål som sökt patenteras och känd teknik, för att avgöra om föremålet för patentet som helhet skulle ha varit uppenbart, vid tidpunkten för uppfinningen, för en person som har skicklighet i konsten alias PHOSITA. (Liknande kriterier antogs och används för närvarande i många andra länder.) Clark ansåg att kongressen, genom att anta lagen, hade för avsikt att kodifiera och förtydliga den gemensamma lagen kring patentlagen genom att uttryckligen göra kravet på icke-uppenbarhet. Detta test visade sig dock vara tvetydigt och till liten hjälp i praktiken eftersom PHOSITA inte existerar.

Den viktigaste utvecklingen av rättspraxis under denna period var USA:s högsta domstols beslut från 1966 i Graham v. John Deere Co. , som föreslog kriterier som måste beaktas i en praktisk analys av icke-uppenbarhet:

omfattningen och innehållet av känd teknik;
skillnaderna mellan den patentsökta uppfinningen i känd teknik;
en nivå av vanlig skicklighet;
objektiva tecken på icke-uppenbarhet som är kända som "Grahams faktorer", såsom: "kommersiell framgång, länge känt men olösta behov, andras misslyckande och oväntade resultat" är att tjäna det viktiga syftet att "skydda sig mot att halka" till användning av efterklokhet” när man gör en bedömning av självklarhet;
"incitamentstandarden", vilket antyder att icke-obviousness-doktrinen är avsedd att begränsa tilldelningen av patent till endast "de uppfinningar som inte skulle avslöjas eller utarbetas utan för att inducera ett patent." Även om Grahams faktorer har citerats flera gånger av patentgranskare och domstolar och incitamentstandarden har till stor del ignorerats.

1984–2006: Undervisningsförslag-motivationstest

Samtidigt började den nyligen inrättade USA:s appellationsdomstol för Federal Circuit, som var tänkt att upprätta en enhetlig rättspraxis för överklaganden av patentets giltighet, att helt förkasta det "ovanliga och överraskande tillvägagångssättet" och introducerade "lära, förslag och motivation" (TSM) test i ACS Hosp. Sys. (1984) . Testet tillät förkastande av ett patent för självklarhet endast när faktaundervisning, förslag eller motivering från känd teknik visar riktigheten av den patenterade kombinationen.

Vidare kan kombinationen av tidigare kända element anses vara uppenbar. Som Federal Circuit hävdade i Winner Int'l Royalty Corp. v. Wang , måste det finnas ett förslag eller lära inom känd teknik för att kombinera element som visas i känd teknik för att finna ett patent som är uppenbart. Sålunda, generellt sett är den kritiska undersökningen, enligt Federal Circuit, om det finns något i den kända tekniken som tyder på önskvärdheten, och därmed den uppenbara naturen, av kombinationen av tidigare kända element.

Detta krav kallas allmänt för testet "teaching-suggestion-motivation" (TSM) och sägs tjäna till att förebygga partiskhet mot efterklokskap . Eftersom nästan alla uppfinningar är en kombination av kända element, kräver TSM-testet att en patentgranskare (eller anklagad intrångsperson) visar att det finns ett förslag eller motiv för att kombinera kända element för att bilda en patentsökt uppfinning. Vissa kritiker ^{[ vem? ]} av TSM-testet har hävdat att testet kräver bevis på en explicit undervisning eller förslag för att göra en viss modifiering av känd teknik, men den federala kretsen har klargjort att motivationen kan vara implicit och kan tillhandahållas till exempel av en fördel till följd av ändringen. ^{[ citat behövs ]} Med andra ord, en explicit känd teknik undervisning eller förslag för att göra en viss modifiering är tillräckligt, men inte nödvändigt för ett konstaterande av självklarhet. ^{[ citat behövs ]}

TSM-testet är faktiskt mer likt kravet på nyhet än på icke-uppenbarhet. Trots ett omedelbart och överväldigande uppståndelse i de tekniska och juridiska gemenskaperna som kritiserade TSM som för lågt, agerade inte kongressen för att störta TSM-standarden. ^{[ citat behövs ]} Emellertid förfinades dess ansökan av USA:s högsta domstol i KSR v. Teleflex (2007).

Uppenbar	Ej uppenbart
bara en förändring i formen eller proportionerna (Evans, 1822)	förändring i "maskinens princip" (Evans, 1822)
byte av ett material för ett känt material utan att ändra funktion även om en lägre kostnad resulterar (Hotchkiss 1851)	ovanliga eller överraskande konsekvenser (Great Atlantic, 1950)
förenar bara gamla element utan förändringar i deras respektive funktioner. (Great Atlantic, 1950)	Först när helheten på något sätt överstiger summan av dess delar är ansamlingen av gamla anordningar patenterbar." (Great Atlantic, 1950)
när ett patent gör anspråk på en struktur som redan är känd inom teknikens ståndpunkt och som förändras genom att bara byta ut ett element med ett annat känt inom området, måste kombinationen göra mer än att ge ett förutsägbart resultat. Adams, 1966	Oförutsägbara resultat från en substitution/kombination (omvänd Adams)
[de] två [existerande element] i kombination gjorde inte mer än de skulle göra i separat, sekventiell operation. Anderson's-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co., 1969.	Synergism från en kombination (omvänd Adams).
Teknikens ståndpunkt föreslår enbart en möjlighet till en sådan lösning även om den inte anger de exakta intervallen (TSM)	skepsis eller misstro före uppfinningen (Environmental Designs, 1983). Andras misslyckande (Graham)
Den påstådda lösningen används inte i praktiken och stämningsansökan förs av ett patenttroll.	kopiering, beröm, oväntade resultat och branschacceptans. Allen Archery, 1987. Kommersiell framgång (Graham).
Kombinera tidigare kända element enligt kända metoder för att ge förutsägbara resultat; KSR, 2007	Icke-förutsägbara resultat även om kombinationen involverar kända element och metoder, och ännu bättre om ett element eller en metod är ny.
Enkel ersättning av ett känt element mot ett annat för att få förutsägbara resultat. KSR, 2007	Icke-förutsägbara resultat av en substitution.
Användning av känd teknik för att förbättra liknande anordningar (metoder eller produkter) på samma sätt. KSR, 2007	Användning av en teknik för att förbättra olika anordningar (metoder, produkter) även om tekniken är känd inom ett annat område
"Självklart att prova" – att välja bland ett begränsat antal identifierade, förutsägbara lösningar, med en rimlig förväntan på framgång. KSR, 2007	Om lösningen är oförutsägbar och hittas experimentellt, och ännu bättre, om själva existensen av en lösning (lämplig räckvidd) är oförutsägbar.
Känt arbete inom ett ansträngningsområde kan föranleda variationer av det för användning inom antingen samma område eller ett annat baserat på designincitament eller andra marknadskrafter om variationerna är förutsägbara för en vanlig fackman inom området. KSR, 2007	Användning av en teknik, även om den är känd inom ett annat område, för att förbättra olika enheter (metoder, produkter) om "den faktiska tillämpningen är bortom hans eller hennes skicklighet" (KSR) =dvs variationer är oförutsägbara.
När ett verk är tillgängligt inom ett område av strävan, kan designincitament och andra marknadskrafter föranleda variationer av det, antingen inom samma område eller ett annat. Om en person med ordinarie skicklighet kan implementera en förutsägbar variation, hindrar § 103 sannolikt dess patenterbarhet. Sakraida v. AG Pro, Inc. (1976)	Långt känt men olösta behov (Graham) om inte dessa behov löses med en nyligen offentliggjord metod (med ett förutsägbart anspråksintervall)
om en teknik har använts för att förbättra en enhet och en PHOSITA skulle inse att den skulle förbättra liknande enheter på samma sätt, är det uppenbart att använda tekniken	såvida inte [teknikens] faktiska tillämpning är bortom [PHOSITAS] skicklighet...(Sakraida)
även om "utan tvekan en fråga om stor bekvämlighet, att producera ett önskat resultat på ett billigare och snabbare sätt och åtnjuta kommersiell framgång", det påstådda systemet "inte producerade en ny eller annorlunda funktion" och var därför inte patenterbart. Sakraida v. AG Pro , Inc. (1976)	kommersiell framgång (Graham)
det finns ingen förändring i de respektive funktionerna för elementen i kombinationen; denna speciella användning av sammansättningen av gamla element skulle vara uppenbar för alla fackmän inom området för mekanisk applikation. Sakraida v. AG Pro, Inc. (1976)	kommersiell framgång (Graham)
det finns ingen förändring i de respektive funktionerna för elementen i kombinationen; denna speciella användning av sammansättningen av gamla element skulle vara uppenbar för alla fackmän inom området för mekanisk applikation. Sakraida v. AG Pro, Inc. (1976)	den förflutna tiden mellan tidigare teknik och patentets inlämningsdatum (Leo Pharm. Prods., Ltd. v. Rea, 726 F.3d 1346, 1350 (Fed. Cir. 2013))
Vissa lärdomar, förslag eller motiveringar inom känd teknik som skulle ha lett en normal fackman att modifiera referensen enligt känd teknik eller att kombinera tidigare referensläror för att komma fram till den patentsökta uppfinningen. KSR, 2007	Teknikens ståndpunkt lär bort från den patentsökta lösningen.
kommersiell framgång i sig är inte tillräcklig (Sakraida v. AG Pro, Inc. 1976)	kommersiell framgång (Graham, 1966)
(nära) samtidig uppfinning av två eller flera oberoende uppfinnare	länge känt behov av en lösning på ett verkligt problem som har erkänts inom teknikens ståndpunkt eller i branschen.(Graham)

2006 till idag: perioden efter KSR

Från och med 2016 är riktlinjerna för att fastställa en prima facie case-uppenbarhet som antagits av USPTO baserat på KSR v Teleflex- beslutet följande:

Kombinera tidigare kända element enligt kända metoder för att ge förutsägbara resultat;
Enkel ersättning av ett känt element mot ett annat för att erhålla förutsägbara resultat;
Användning av känd teknik för att förbättra liknande anordningar (metoder eller produkter) på samma sätt;
Tillämpa en känd teknik på en känd anordning (metod eller produkt) redo för förbättring för att ge förutsägbara resultat;
"Självklart att prova" – att välja från ett begränsat antal identifierade, förutsägbara lösningar, med en rimlig förväntan på framgång;
Känt arbete inom ett ansträngningsfält kan föranleda variationer av det för användning i antingen samma område eller ett annat baserat på designincitament eller andra marknadskrafter om variationerna är förutsägbara för en vanlig fackman inom området;
Vissa lärdomar, förslag eller motiveringar inom känd teknik som skulle ha lett en vanlig fackman att modifiera referensen enligt känd teknik eller att kombinera tidigare referensläror för att komma fram till den patentsökta uppfinningen.

KSR-beslutet har kritiserats för att det uppenbarligen ersatte kravet på icke-uppenbarhet med kravet på icke-förutsägbarhet, vilket gör det svårare att få patent inom förutsägbara konster, och skapar en motsägelse med vissa Grahams faktorer som "misslyckanden av andra".

Riktlinjerna för Graham och KSR påverkades inte av America Invents Act , trots ändringen i den allmänna regeln 35 USC §103 som definierar kravet på icke-uppenbarhet som gäller den 16 mars 2013:

GAMMAL

Ett patent kan inte erhållas även om uppfinningen inte är identiskt avslöjad eller beskriven som anges i avsnitt 102 i denna titel, om skillnaderna mellan det föremål som sökt patenteras och känd teknik är sådana att ÄMNET SOM HELHET skulle har varit uppenbara vid den tidpunkt då uppfinningen gjordes för en person med ordinär skicklighet inom området som nämnda ämne hänför sig till.

NY

Ett patent för en patentsökt uppfinning får inte erhållas, trots att den patentsökta uppfinningen inte är identiskt avslöjad som anges i avsnitt 102, om skillnaderna mellan den patentsökta uppfinningen och den kända tekniken är sådana att den UTVÄRDADE UPPFINNINGEN SOM HELHET skulle ha varit uppenbart INNAN DEN UPPFINNINGEN ÄR UPPFÖRDA ANSLUTNINGSDATUM Ikraftträdande för en person med ordinarie skicklighet inom området som nämnda ämne hänför sig till.