Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.

Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.
Domstol	USA:s appellationsdomstol för nionde kretsen
Fullständigt ärendenamn	Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.
Argumenterade	10 mars 1999
Bestämt	22 april 1999
Citat(er)	174 F.3d 1036 ; 50 USPQ2d 1545; 99 Kal. Daglig Op. Serv. 2899; 1999 Daily Journal DAR 3779
Fallhistorik
Tidigare historia	Brookfield Communications Inc. v. West Coast Entertainment Corp. , nr. 98-cv-09074-CM-AJW (CD Cal. 30 nov. 1998) (avslå ex parte motion om tillfälligt besöksförbud, avslå ex parte motion om order till visa skäl angående interimistiskt föreläggande).
Efterföljande historia	Brookfield Communications Inc. v. West Coast Entertainment Corp. , 1999 US Dist. LEXIS 23251 (CD Cal. 10 juni 1999) (avgörande om motioner om summarisk dom).
Holding
Brookfield har ett giltigt, skyddsbart varumärke i "MovieBuff" och West Coasts användning av domännamnet moviebuff.com skulle orsaka en risk för förväxling. West Coast kan inte använda termen "MovieBuff" i HTML-metataggarna på sin webbplats. Även om det inte finns någon risk för förväxling, kan användningen av "MovieBuff" i metataggarna orsaka en initial intresseförvirring.
Domstolsmedlemskap
Domare sitter	William Cameron Canby, Jr. , Diarmuid Fionntain O'Scannlain , Kim McLane Wardlaw
Fall åsikter
Majoritet	Diarmuid Fionntain O'Scannlain
Tillämpade lagar
15 USC § 1114 , § 1125(a) , ( Lanham Act )

Fallet Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corporation , 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999), prövat av USA:s appellationsdomstol för den nionde kretsen, fastställde att varumärkesintrång kunde ske genom användning av varumärkesskyddade termer i HTML- metataggar på webbsidor när det var sannolikt att den initiala intresseförvirringen uppstod.

Bakgrund

1993 började Brookfield Communications sälja mjukvara som gav kunderna en sökbar databas med underhållningsrelaterad information som listor över skådespelare, regissörer, kommande filmer och andra relaterade nyheter. Programvaran såldes under märket "MovieBuff". 1996 började Brookfield sälja sin MovieBuff-produkt och ge onlineåtkomst till deras sökbara databas från deras hemsida. Domänen moviebuff.com hade redan registrerats hos West Coast Entertainment så Brookfield registrerade sig och använde andra domäner. 1997 ansökte Brookfield om federal registrering av "MovieBuff" som både ett varu- och ett servicevarumärke . Den fick registreringarna 1998.

1998 fick Brookfield veta att West Coast hade för avsikt att lansera en webbplats på moviebuff.com som bland annat skulle innehålla en sökbar databas med underhållningsrelaterade nyheter. Brookfield utfärdade ett upphöra-och-avstå- brev till västkusten om att webbplatsen skulle göra intrång på Brookfields varumärke, MovieBuff. Västkusten gick vidare med sina webbplatsplaner; Brookfield lämnade därefter in ett klagomål med påstående om varumärkesintrång och illojal konkurrens i strid med Lanham Act .

Procedurhistoria

  I november 1998 lämnade Brookfield in ett klagomål mot West Coast till United States District Court för Central District of California med påstående om varumärkesintrång och illojal konkurrens enligt sektionerna 32 och 43(a) i Lanham Act , 15 USC § 1114 , § 1125(a) ) . Brookfield ansökte sedan om ett tillfälligt besöksförbud som skulle hindra West Coast från att använda "MovieBuff" eller "moviebuff.com" som sitt domännamn, namnet på sin onlinetjänst eller i någon "begravd kod eller metataggar" på deras webbplats. Tingsrätten avslog yrkandet om ett tillfälligt besöksförbud varpå Brookfield ansökte om överklagande samt ett föreläggande mot West Coast i avvaktan på överklagandet; tingsrätten bestred återigen föreläggandet. Slutligen lämnade Brookfield in ett nödsamtal om föreläggande i avvaktan på överklagande till Ninth Circuit Court of Appeals som beviljades. Den nionde kretsen hörde sedan överklagandet från det ursprungliga avslaget på ett tillfälligt besöksförbud.

Klagomål

  I sitt klagomål hävdade Brookfield att West Coasts plan att erbjuda en sökbar onlinedatabas med underhållningsrelaterade nyheter på sajten moviebuff.com skulle utgöra varumärkesintrång och illojal konkurrens enligt sektionerna 32 och 43(a) i Lanham Act , 15 USC § 1114 , § 1125(a) , som gör intrång i Brookfields varumärke "MovieBuff".

Oppositionens kort

Strax efter att Brookfield lämnat in sitt klagomål, lämnade West Coast in en oppositionsinstruktion där de argumenterade för sin rätt att använda moviebuff.com som planerat. Västkusten gav två skäl: 1) Västkusten var den äldre användaren av märket; och 2) deras avsedda användning av moviebuff.com skulle inte orsaka risk för förväxling, så det kan inte förekomma någon överträdelse enligt Lanham Act . West Coast framförde två argument för att stödja sitt påstående som senioranvändare av varumärket: 1) West Coast hade använt "The Movie Buff's Movie Store" i marknadsföring och reklam sedan 1986 och det hade ett federalt registrerat varumärke på logotypen; eller 2) West Coast hade etablerat sin rätt till märket genom att använda "moviebuff.com" innan Brookfield började erbjuda sin sökbara databastjänst online.

Rättens slutsats

Vid prövningen av huruvida det preliminära föreläggandet mot West Coast skulle beviljas, övervägde hovrätten separat West Coasts användning av domännamnet moviebuff.com, och West Coasts användning av någon "begravd kod eller metataggar" som innehåller "MovieBuff" eller andra villkor som sannolikt orsaka förväxling med Brookfields varumärke.

Användning av domännamn

Brookfield var tvungen att först fastställa att det hade ett giltigt skyddsbart varumärke i "MovieBuff". Domstolen fann att det gjorde det och avvisade West Coasts påstående att deras användning av "The Movie Buff's Movie Store" sedan 1986 fastställde deras tidigare användning. Domstolen grundade sitt konstaterande på att West Coasts varumärke inte var "i huvudsak detsamma" som "MovieBuff". Domstolen avvisade också West Coasts andra argument, att det var senioranvändaren av moviebuff.com eftersom det började använda det domännamnet när det registrerade det i februari 1996 medan Brookfield först började erbjuda den sökbara databasen online under namnet MovieBuff i augusti 1997. Domstolen fann att West Coasts användning av moviebuff.com inte började förrän den offentligt tillkännagav sin lansering av den webbplatsen 1998 och så Brookfields användning av "MovieBuff" i samband med dess sökbara onlinedatabas föregår West Coasts användning av moviebuff.com och därför Brookfield är senioranvändaren.

När domstolen väl fastställde att Brookfield var den seniora användaren av dess varumärke, undersökte den om det fanns en risk för förväxling som skulle få konsumenter att tillskriva West Coasts webbplats på moviebuff.com Brookfield. Domstolen beaktade de åtta faktorerna som vanligtvis är kända som Sleekcraft- faktorerna för att avgöra om det fanns en sannolikhet för förväxling: "likhet mellan de motstridiga beteckningarna; släktskap eller närhet mellan de två företagens produkter eller tjänster; styrkan hos Brookfields varumärke; marknadsföringskanaler som används; grad av försiktighet som sannolikt kommer att iakttas av köpare vid val av varor; Västkustens avsikt med att välja sitt varumärke; bevis på verklig förvirring; och sannolikheten för expansion i produktlinjer." Efter att ha vägt var och en av dessa faktorer fann domstolen att det fanns en sannolikhet för förväxling och att Brookfield fastställde en "sannolikhet för framgång på sitt påstående att West Coasts användning av moviebuff.com bryter mot Lanham Act" och sålunda ett preliminärt föreläggande mot West Coast-användning av det domännamnet var motiverat.

Användning av metataggar

Domstolen övervägde separat frågan om West Coast kunde använda "MovieBuff" i någon av sin HTML-kod. Domstolen fann att även om det kan leda till att en sökmotor inkluderar West Coasts webbplats i resultaten som returneras för söktermen "MovieBuff", är det osannolikt att det orsakar förvirring eftersom den som söker kommer att se West Coasts webbplats listad efter domännamnet (t.ex. , westcoastvideo.com) och kommer inte att förväxlas med källan till den webbplatsen. Domstolen fann dock att sådan användning av varumärket kunde leda till initial intresseförvirring .

För att förklara initial intresseförvirring gav domstolen som en analogi fallet där en av West Coasts konkurrenter, t.ex. Blockbuster, sätter upp en skylt på motorvägen som proklamerar "West Coast Video, avfart 7" när West Coast Video i själva verket är vid avfart 8 och Blockbuster Video är vid utgång 7. Rätten förklarade hur kunder som tar utgång 7 och letar efter West Coast Video sannolikt kommer att hyra av Blockbuster när de inser att de inte kan hitta West Coast Video och de ser att Blockbuster är just där. Även kunder som skulle föredra West Coast Video framför Blockbuster kanske beslutar att det inte är värt besväret att ta sig tillbaka på motorvägen för att fortsätta leta efter en West Coast Video. Även om dessa kunder inte har någon förvirring vet de att de hyr av Blockbuster, Blockbuster har skapat initial intresseförvirring och tjänar orättvist på den goda vilja som etablerats av West Coast Video-märket. Domstolen förklarade att den falska vägskylten som sattes upp av Blockbuster för att locka West Coast Video-kunder är analog med West Coasts införande av "MovieBuff" i sin HTML-kod.

West Coast hävdade att dess användning av "MovieBuff" i sina metataggar var en lämplig beskrivande term och så var en rimlig användning. Domstolen fann dock att även om användningen av den beskrivande termen "Movie Buff" var helt laglig, var användningen av "MovieBuff" inte det. Den förra är en beskrivande term förknippad med västkustprodukterna, den senare är inte ens ett ord på engelska.

Domstolen fann en sannolikhet för att Brookfield skulle vinna framgång med sin talan om varumärkesintrång och ändrade därför tingsrättens beslut och återförvisade till tingsrätten för beviljande av det preliminära föreläggandet.

Senare kritik

Domare Berzon från nionde kretsen frågade i ett samstämmigt yttrande i Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp. , om domstolen ville "fortsätta att tillämpa en ohållbar regel", med hänvisning till Initial Interest Confusion som diskuterades i Brookfield .

Se även

• Google, Inc. v. American Blind & Wallpaper Factory, Inc. , nr 03-05340 (ND Cal. 18 apr. 2007).
• Network Automation, Inc. v. Advanced Systems Concepts, Inc. , 638 F.3d 1137 (9th Cir. 2011).