Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd

Aerotel mot Telco och Macrossans ansökan
Aerotel mot Telco och Macrossans ansökan
Domstol	Hovrätten i England och Wales
Fullständigt ärendenamn	Aerotel Ltd (ett företag bildat enligt Israels lagar) mot Telco Holdings Ltd, Telco Global Distribution Ltd, Telco Global Ltd; Och i fråga om: The Patent Act 1977; Och i fråga om patentansökan GB 0314464.9 i Neal William Macrossans namn
Bestämt	27 oktober 2006
Citat(er)	[2006] EWCA Civ 1371
Avskrift(er)	[2006] EWHC 997 (Pat) [2006] EWCA Civ 1371
Domstolsmedlemskap
Domare sitter	Chadwick LJ , Jacob LJ , Neuberger LJ
Fall åsikter
Beslut av	Jacob LJ
Nyckelord
	mjukvarupatent ;

Aerotel v Telco och Macrossans ansökan är en dom av Court of Appeal i England och Wales . Domen avkunnades den 27 oktober 2006 och avser två olika överklaganden av beslut i High Court . Det första fallet gällde GB 2171877 som beviljats Aerotel Ltd och deras intrångstalan mot Telco Holdings Ltd och andra. Det andra fallet gällde GB-ansökan 2388937 som lämnats in av Neal Macrossan men som avslogs av det brittiska patentverket (nu fungerar som UK Intellectual Property Office ).

Resonemanget i domen ligger till grund för den nuvarande praxis som brittiska byrån för immateriella rättigheter bedömer om patentansökningar avser patenterbart föremål .

Det tillvägagångssätt som tillämpades i domen har kritiserats av en överklagandenämnd vid Europeiska patentverket (EPO) för att vara "oförenligt med den europeiska patentkonventionen" .

Historia

Aerotels patent

Ansökningsförfarande

Zvi Kamil, en israelisk uppfinnare , lämnade in sin brittiska patentansökan nummer 8600691 för ett "telefonsystem" den 13 januari 1986, med krav på prioritet från två tidigare israeliska patentansökningar inlämnade den 13 januari 1985 och 10 november 1985. Ansökan avsåg en "särskild " telefonväxel . En som ringer har ett konto hos ägaren av den växeln och sätter in en kredit hos honom. Den som ringer har en kod . För att ringa ett samtal ringer han numret till specialväxeln och matar in sin kod och sedan den uppringdas nummer. Om koden är verifierad och det finns tillräckligt med krediter läggs han igenom: samtalet kommer att avslutas om hans kredit tar slut.

Ansökan publicerades som GB-ansökan 2171877 den 3 september 1986 och patentet beviljades med verkan från den 21 december 1988. Kamil överlät sitt patent till Aerotel Limited den 12 april 1999. Patentet gick ut den 12 januari 2006.

Högsta domstolen

Aerotel stämde Telco Holdings Limited för patentintrång i februari 2005 och Telco yrkade på återkallelse av patentet. Talan inleddes i Patents County Court, men HHJ Fysh QC överförde den till High Court i november 2005. I februari 2006 ansökte Telco om en summarisk dom över sitt genkäromål och grundade ansökan på uteslutningen från patenterbarhet. Denna ansökan togs emot av Lewison J som beordrade återkallelse av patentet den 3 maj 2006. Patentet återställdes senare under överklagande, men återkallades sedan igen vid den efterföljande förhandlingen av HHJ Fysh QC den 23 maj 2008.

Macrossans ansökan

Ansökningsförfarande

Macrossans GB-applikation 2388937 har ett prioritetsdatum för december 2000. Det var för en ny automatiserad metod för att skaffa de dokument som krävs för att införliva ett företag . Det involverade en användare som satt vid en dator och kommunicerade med en fjärrserver och svarade på frågor. Genom att ställa frågor till användaren i ett antal steg fick man tillräckligt med information från användarens svar för att kunna ta fram de nödvändiga dokumenten. Frågor som ställdes i det andra och efterföljande steget fastställdes från tidigare svar och användarens svar lagrades i en databasstruktur . Denna process upprepades tills användaren hade tillhandahållit tillräckligt med information för att tillåta att de dokument som lagligen krävs för att skapa företagsenheten kan genereras. Ett antal dokumentmallar lagrades också och databehandlaren konfigurerades att slå samman minst en av dessa mallar med användarens svar för att generera de nödvändiga juridiska dokumenten. Dokumenten kan sedan skickas till användaren i elektronisk form så att användaren kan skriva ut och skicka in, skickas till användaren eller skickas till lämplig registreringsmyndighet för användarens räkning.

Det brittiska patentverket fann att Macrossans process både var ny och innebar ett uppfinningssteg , men avslog ändå patentansökan eftersom det påstådda föremålet inte var patenterbart föremål enligt brittisk patentlag . Den brittiska patentgranskaren fann att anspråken gällde en metod för att göra affärer och ett datorprogram som sådant.

Macrossan begärde en granskning av patentgranskarens konstaterande, genom en utfrågning inför en förhörsombud i UKPO - hon ansåg att ansökan avsåg ett datorprogram som sådant, en metod för att göra affärer som sådan och en metod för att utföra en mental handling som sådan och var således utesluten från patenterbarhet på var och en av dessa tre grunder.

Högsta domstolen

Macrossan överklagade sedan till High Court. High Court höll med om att ansökningen avsåg ett datorprogram som sådant och en metod för att utföra en mental handling som sådan och att ansökan inte var patenterbar av vart och ett av dessa två skäl. High Court åsidosatte emellertid specifikt UKPO:s förhörsombud på en av de tre uteslutningsgrunderna, genom att konstatera att ansökan inte avsåg en metod för att göra affärer som sådan.

Dom

Domen godkände ett nytt fyrstegstest som ska användas för att bedöma om en ansökan faktiskt beskriver en uppfinning eller inte. Fyrstegstestet är som följer:

tolka påståendet korrekt;
Identifiera det faktiska bidraget;
Fråga om bidraget enbart faller inom det uteslutna ämnet; och
Kontrollera om bidraget är tekniskt till sin natur.

Det andra steget, att identifiera bidraget, lyftes fram som det mest problematiska eftersom det kan vara svårt att avgöra vad bidraget faktiskt är.

Aerotel v Telco

Aerotels patent visade sig i princip avse en patenterbar uppfinning eftersom systemet som helhet var nytt i sig, inte bara för att det ska användas för att sälja telefonsamtal. Även om detta system kunde implementeras med hjälp av konventionella datorer, var nyckeln till det en ny fysisk kombination av hårdvara. Domaren ansåg att detta helt klart var mer än bara ett sätt att göra affärer som sådan. Metodkraven tolkades som hänförliga till en användning av det nya systemet och ansågs även avse en patenterbar uppfinning i princip. De ytterligare frågorna om huruvida den patentsökta uppfinningen var ny och involverade ett uppfinningssteg övervägdes inte direkt av domaren, även om implikationen är att uppfinningen åtminstone var ny.

Macrossans ansökan

I förhållande till Macrossans patentansökan ansågs att föremålet var opatenterbart på grund av undantagen från datorprogram och affärsmetoder. I förhållande till den psykiska handlingsuteslutningen gjorde dock hovrätten inget specifikt konstaterande.

Resonemang

I båda fallen förklarar domen inte i detalj hur bidragen från de patentsökta uppfinningarna identifierades och ger liten vägledning för hur det andra steget av testet skulle kunna genomföras i andra fall. Istället hänvisas läsaren till den långa sammanfattningen av tidigare rättspraxis som ingår som en bilaga till domen för att förstå domarnas resonemang fullt ut. Baserat på denna sammanfattning av rättspraxis, avvisar domen uppfattningen i den tidigare domen angående Fujitsus ansökan att de brittiska domstolarna skulle vägledas av EPO:s rättspraxis eftersom domarna ansåg att EPO:s rättspraxis var alltför orolig.

Domen nämner kort TRIPS-avtalet och det faktum att dess avsaknad av en lista över undantag från patenterbarhet och dess krav på att patent ska finnas tillgängliga inom "alla teknikområden" sätter politisk press på Europa att ta bort eller minska kategorierna av icke-uppfinningar . Jacob hade dock tidigare slagit fast att TRIPS inte har direkt effekt på brittisk lag och därmed inte påverkat det aktuella fallet. Istället måste fall som rör undantag från patenterbarhet avgöras genom att helt enkelt försöka förstå språket i EPC utan partiskhet för eller emot uteslutning.

Överklaga till House of Lords

Neal Macrossan angav som skäl en tydlig skillnad i resonemang mellan de brittiska domstolarna och det europeiska patentverket, och ansökte om tillstånd att överklaga avslaget på hans patentansökan till House of Lords . Inom patentbranschen hoppades man att ett beslut från House of Lords skulle klargöra i vilken utsträckning patentskydd är tillgängligt för datorimplementerade uppfinningar. House of Lords hade redan under 2004 och 2005 tagit itu med grundläggande frågor som nyhet , uppfinningsrikedom, anspråkskonstruktion och tillräcklighet .

House of Lords vägrade tillstånd att pröva överklagandet, med hänvisning till skälet att fallet "inte tar upp en rättsfråga av allmän allmän betydelse".

Vissa patentombud har uttryckt förvåning över detta beslut eftersom, även om fördelarna med Macrossans fall kunde ha varit argumenterade, det ansågs att det finns problem med lagen som kräver en lösning. Följaktligen finns det en besvikelse över detta missade tillfälle att bättre fastställa var gränsen går mellan patenterbar och icke-patenterbar programvara. Foundation for a Free Information Infrastructure har uttryckt åsikten att House of Lords beslut bekräftar appellationsdomstolens riktighet.

Parallellt förfarande inför Europeiska patentverket

En europeisk patentansökan, nämligen EP-ansökan 1346304 , i patentfamiljen av patentansökan GB 2388937 inlämnad av Macrossan, var anhängig vid Europeiska patentverket (EPO).

Måndagen den 30 oktober 2006 (den första arbetsdagen efter avkunnandet av hovrättens dom fredagen den 27 oktober 2006) utfärdade EPO:s sökningsavdelning med ansvar för att upprätta en undersökningsrapport för den europeiska patentansökan en förklaring enligt Rule 45 EPC 1973 (nu Regel 63 EPC ) att en sökning inte kunde upprättas. Deklarationen visar att EPO:s sökgranskare anser att Macrossans ansökan inte innehåller något av tekniskt värde, utan endast vanliga tekniska egenskaper (dvs. en dator) för att implementera en affärsmetod. Som en konsekvens ansågs ingen meningsfull sökning vara möjlig. Innan en reell prövningsrapport utfärdades ansågs ansökan återkallas i oktober 2009 efter att Macrossan underlåtit att betala en underhållsavgift.

Effekt på praxis i Storbritannien

Efter denna dom utfärdade det brittiska patentverket (numera UK Intellectual Property Office ) en praxisnotering den 2 november 2006 som tillkännagav en omedelbar förändring av hur patentgranskare kommer att bedöma om uppfinningar hänför sig till patenterbart föremål. Patentverket utarbetade även fyra fallstudier som exempel på hur de såg att testet tillämpades i praktiken.

En förändring i praxis som skett var att anspråk på ett datorprogram avslogs med utgångspunkt i kravets form, även om den process som utfördes av datorprogrammet i sig ansågs vara patenterbar. Denna nya praxis ifrågasattes av Astron Clinica Ltd och andra och den brittiska patentdomstolen bedömde att praxis var felaktig.

Jämförelse av EPO och UK praxis

I domen föreslås flera frågor som ska ställas till den utökade överklagandenämnden i ett försök att lösa upplevda konflikter mellan överklagandenämndernas olika beslut. Som svar på detta skrev Alain Pompidou, dåvarande ordförande för European Patent Office (EPO), till Lord Justice Jacob för att säga att även om ett förtydligande av vissa frågor relaterade till uteslutna ämne skulle välkomnas, fanns det för närvarande otillräckliga skillnader mellan relevanta styrelser. Överklaga beslut som skulle motivera en remiss. I stället skulle en hänskjutande vara lämplig om en överklagandenämnds tillvägagångssätt skulle leda till att ett patent beviljas, medan en annan nämnds tillvägagångssätt inte skulle göra det. hänvisade Pompidous efterträdare Alison Brimelow ett antal frågor till den utökade styrelsen. I sitt yttrande G 3/08 avvisade den utökade styrelsen remissen som otillåtlig.

EPO:s praxis att betrakta icke-tekniskt ämne, såsom ny musik eller en berättelse, som en del av den kända tekniken kritiserades i domen för att inte vara intellektuellt ärlig. En liknande kritik framfördes också under överklagande T 1284/04, som svar på vilket EPO:s överklagandenämnd uttalade att:

COMVIK - metoden betraktar inte de icke-tekniska begränsningarna som tillhörande känd teknik, utan snarare som tillhörande konceptions- eller motivationsfasen som normalt föregår en uppfinning eftersom de kan leda till ett tekniskt problem utan att bidra till dess lösning. Sådana aspekter har aldrig tagits med i beräkningen vid bedömning av uppfinningshöjd, oavsett om de var kända från känd teknik eller inte.

EPO:s överklagandenämnder, i T 154/04 anger vidare att prövningen av huruvida det finns en uppfinning i den mening som avses i artikel 52.1 till 52.3 EPC måste vara strikt åtskild från och inte blandas ihop med de andra tre patenterbarhetskrav som avses i artikel 52.1 EPC .

Denna distinktion abstraherar begreppet "uppfinning" som ett allmänt och absolut krav på patenterbarhet från de relativa kriterierna nyhet och uppfinningshöjd, som i vanlig populär mening förstås som attributen för varje uppfinning (...).

I förhållande till "vanlig folklig mening" enligt vilken nyhet och uppfinningshöjd förstås som attribut för alla uppfinningar och i förhållande till motsvarande innebörd av begreppet uppfinning, ansåg styrelsen att:

Den "tekniska effektmetoden" som godkändes av Lord Justice Jacob i Aerotel/Macrossan-domen (...) verkar ha sina rötter i denna andra vanliga innebörd av termen uppfinning, en praxis som kan vara förståelig "med tanke på den gamla lagens form " ( Lord Justice Mustill , loc.cit.), men som inte överensstämmer med en lojal tolkning av den europeiska patentkonventionen i enlighet med artikel 31 i Wienkonventionen om traktaträtten från 1969.

Tillvägagångssättet "bidrag" eller "teknisk effekt" som följdes i Aerotel/Macrossan-domen övergavs av EPO:s överklagandenämnd för tio år sedan och nämnden bekräftade i T 154/04 att det fanns "övertygande skäl" för att överge detta tillvägagångssätt. .

Styrelsen ansåg vidare att

Den "tekniska effektmetoden (med ryttaren)" som tillämpades i Aerotel/Macrossan-domen är oförenlig med den europeiska patentkonventionen också av det ytterligare skälet att den förutsätter att "ny och uppfinningsrik rent utesluten materia inte räknas som ett "tekniskt bidrag" " (Aerotel/Macrossan, t.ex. paragraf nr 26(2)). Detta har ingen grund i konventionen och strider mot konventionella patenterbarhetskriterier (...)"

Se även

externa länkar

Samling av material relaterat till Macrossan-fallet samlat av Neal Macrossan
TheLawyer.com kommentar
Withers och Rogers kommentar
FFII- analys
Wragge och Co analys/tal från december 2007