Passerar i kanadensisk lag
I Kanada är överlåtelse både en allmän laglig tort och en lagstadgad talan enligt Canadian Trade-marks Act som hänvisar till vilseledande representation eller marknadsföring av varor eller tjänster av konkurrenter på ett sätt som förvirrar konsumenterna. Lagen om att överlåta skyddar välvilja genom att förhindra konkurrenter från att utse deras varor som andras.
Skyddet som ges av lagen om övergång skyddar endast kopplingen mellan en produkt och dess tillverkare och inte mot själva produkten - i första hand skyddar det en producents investering i att göra en produkt eller tjänst särskiljbar på marknaden genom användning av särskiljande egenskaper som t.ex. som märken, bokstäver, reklammaterial eller slogans, färger och ljud.
Grund för vidarebefordran av anspråk
Common law skadeståndsrättsligt brott
Som en sedvanerättslig åtgärd utvecklades skadeståndet att överlåta av domstolar för att skydda en målsägande från skada på deras verksamhet orsakad av illojal konkurrens genom vilseledande marknadsföring eller representation. Det skyddar också allmänheten i stort genom att göra det möjligt för konsumenter att göra välgrundade val om varor som finns på marknaden.
Lagstadgad åtgärd enligt varumärkeslagen
Avsnitt 7(b) och 7(c) i Trade-marks Act ger en lagstadgad rättegångsgrund parallell med den sedvanerättsliga skadeståndsgrunden att övergå. Det kan göras gällande av en kärande om ett varumärke i fråga har registrerats eller inte. Lagen säger särskilt :
7. Ingen ska ...
- (b) rikta allmänhetens uppmärksamhet på hans varor, tjänster eller verksamhet på ett sådant sätt att det orsakar eller sannolikt kommer att orsaka förvirring i Kanada, vid den tidpunkt då han påbörjade det för att rikta uppmärksamheten till dem, mellan hans varor, tjänster eller verksamhet och annans varor, tjänster eller verksamhet;
- (c) lämna ut andra varor eller tjänster som och för de som beställs eller efterfrågas;
Inslag av bortgång
Trots deras olika ursprung delar både den sedvanliga lagstiftningen och lagstadgade åtgärderna för att gå bort samma allmänna juridiska analys. Högsta domstolen i Kanada fastslog i Ciba-Geigy Canada Ltd v Apotex Inc att det finns tre nödvändiga faktorer i en övergångsåtgärd:
- Förekomsten av goodwill,
- Bedrägeri av allmänheten på grund av en felaktig framställning, och
- Faktisk eller potentiell skada för käranden
Förekomsten av goodwill
Den första faktorn kräver att en kärande konstaterar att dess varor, tjänster eller verksamhet åtnjuter ett rykte eller goodwill i konsumenternas medvetande, att konsumenterna direkt associerar kärandens varor med en särskiljande sälj-, marknadsförings- eller identifieringsfunktion och att köpare litar på funktionen för att särskilja kärandens varor från konkurrentens varor.
Enligt common law är karaktären eller formen av ett särdrag praktiskt taget obegränsat: namn, slogan, logotyp, lukt, personlighet, form, förpackning, visuella bilder, av vilka inget nödvändigtvis måste vara ett varumärke. I detta skede av analysen fokuserar domstolarna istället på ryktets existens och styrka och potentialen för kognitiva samband mellan rykte, egenskap och varor.
Pass-off utvecklades inte för att skydda monopol när det gäller produkter utan för skepnader, gestaltningar, namn och symboler som identifierar källans särart.
Bedrägeri på grund av felaktig framställning
Det andra elementet, en felaktig framställning som leder till förvirring, behöver inte uppstå från uppsåtlig felaktig framställning eller bedrägeri. Det kan också bero på vårdslös eller oaktsam felaktig framställning. Analysen i detta skede innebär att bedöma visuella och auditiva likheter mellan de två särdragen, geografisk överlappning av rykten och i vilken grad käranden och svaranden konkurrerar direkt på en marknad eller handel.
I Ciba-Geigy erkände Högsta domstolen att bedömningen av sannolikheten för förväxling borde göras i förhållande till vanliga köpare, inklusive alla köpare längs leveranskedjan som påverkas av övergången, men att köpare närmare källan kan vara mindre sannolika att vara förvirrad.
Faktisk eller potentiell skada
Den tredje delen kräver att en kärande visar antingen faktisk förlust eller en verklig utsikter till förlust för att få lämplig rättelse från ett övergångskrav. En målsägande i en övergångsåtgärd behöver inte bevisa att någon kund faktiskt har vilseleds eller några faktiska skador lidit; ett försök att vilseleda allmänheten och potentiell skada på rykte eller goodwill kan vara tillräckligt. Det rykte och den goodwill som ett varumärke eller företag åtnjuter anses vara värdefulla kommersiella tillgångar och om de skadas kan det orsaka kommersiell och ekonomisk skada.
Skillnader mellan common law och lagstadgad övergång
Den lagstadgade åtgärden enligt sektion 7 i Trade-marks Act har beskrivits av chefsdomare Bora Laskin vid Kanadas högsta domstol som "ett lagstadgat uttalande om den sedvanerättsliga åtgärden att passera bort". Men även om den lagstadgade talan delar samma delar som den sedvanliga rättsliga talan, finns det viktiga skillnader i omfattningen av skydd, tillämplighet, jurisdiktion och rättsmedel som är tillgängliga för käranden beroende på valet av åtgärd.
Tillämplighet på ämnet
En lagstadgad talan enligt 7 § varumärkeslagen kräver att föremålet i fråga är ett "varumärke" enligt definitionen i 2 § varumärkeslagen . Ett "varumärke" definieras i lagen som:
- a) ett märke som används av en person i syfte att särskilja eller särskilja varor eller tjänster som tillverkats, sålts, leasats, hyrts eller utförts av honom från sådana som tillverkas, säljs, leasas, hyrs eller utförs av andra,
- ( b) ett certifieringsmärke,
- (c) en särskiljande skepnad, eller
- (d) ett föreslaget varumärke;
Även om varumärken kan skyddas oavsett om de är registrerade eller oregistrerade, kan föremål som inte faller inom definitionen av "varumärke" i lagen inte skyddas av lagen. Således kan vissa särskiljande särdrag som ljud, dofter och hologram som inte traditionellt faller under definitionen av "varumärke" i kanadensisk lag fortfarande skyddas genom ett allmänt rättsligt passing off-krav förutsatt att delarna av skadeståndet är uppfyllda.
Jurisdiktion
En allmän lag som avvisar fordran, som en fråga om äganderätt och medborgerliga rättigheter, kan endast väckas i en provinsiell överrätt . Som sådan är en framgångsrik sedvanerättsåtgärd endast verkställbar inom den provins där anspråket prövades.
En talan enligt avsnitt 7 i Trade-marks Act kan väckas i antingen Federal Court eller i en provinsiell högre domstol på grund av den samtidiga jurisdiktion som beviljas i avsnitt 20(2) i Federal Courts Act . En dom som avkunnats av den federala domstolen är verkställbar i hela Kanada.
Effekt av varumärkesregistrering
Registrering enligt varumärkeslagen bekräftar, erkänner och förlänger registranters positiva rättigheter att använda de registrerade varumärkena och ger registranterna ett absolut försvar mot en övergången av talan. I domen i målet Molson Canada mot Oland Brewery Ltd slogs fast att en kärandes enda utväg mot ett registrerat varumärke är att angripa registreringens giltighet.
Kritiker av Ontario Court of Appeal 's tolkning av lagen i Molson hävdar att prioritering av registrering avviker från en grundläggande föreskrift i varumärkeslagstiftningen att ägares rättigheter härrör från användning, inte registrering.
Men även enligt lagen är det inte korrekt att säga att registrering gör en person till ägare av ett varumärke. Registreringsförfaranden kräver att sökanden vid tidpunkten för registreringen redan äger rättigheterna att använda det oregistrerade varumärket. De administrativa hindren för en varumärkesansökan fungerar som en screeningmekanism för att säkerställa att endast kvalificerade och ägda varumärken registreras. Ett registrerat varumärke skapar i praktiken en presumtion om att varumärket är särskiljande, giltigt och ägs av den registrerade ägaren. Efterregistreringsförfaranden för att få registreringen raderad finns enligt 57 och 18 §§ lagen .
Motivering för skydd mot avgång
Syftet med skadeståndet och det lagstadgade skyddet mot övergång är tvåfaldigt: för det första skyddar det kärandenas äganderätt till deras verksamhets goodwill; och för det andra skyddar det allmänhetens intresse av att säkerställa att konsumenterna inte vilseleds när det gäller varornas eller tjänsternas källa. I detta avseende inkräktar överlämnandet på både konkurrenslagstiftningen och konsumentskyddslagstiftningen .
Professor David Vaver föreslår generellt att "[d]en grundläggande teorin om skadeståndet är att förhindra störningar av ekonomiska relationer genom avsiktliga eller oskyldiga felaktiga framställningar som lurar eller förvirrar konsumenter i deras marknadsbeslut." Vaver noterar också centraliteten och komplementariteten av båda syftena i skadeståndet att övergå och varumärkeslagstiftningen:
Rollen av pass-off är därför att rätta till de sannolika skador som en näringsidkare lider av en annans handlingar som av misstag avleder konsumenter från att handla med den förstnämnda eller hans produkter eller tjänster. Även om skadeståndet växte fram för att skydda handlarnas intressen snarare än konsumenterna, ju mindre det verkar för att förhindra konsumentförvirring, desto mer blir det bara en lag som skyddar handlare från illojal konkurrens. Det målet kan vara vad andra skadeståndsbrott, såsom konspiration eller olaglig inblandning i ekonomiska förbindelser, och konkurrenslagsbestämmelser som reglerar falsk och vilseledande reklampraxis syftar till. Passing-off behöver inte replikera deras ambitioner.
Skydd mot konkurrens
I Ciba-Geigy förklarade Kanadas högsta domstol syftet med lagen. När domstolen undersökte funktionen av att betraktas som en talan mot konkurrens, citerade domstolen Salmond on Torts med stöd:
Domstolarna har vackla mellan två uppfattningar om en övergångsåtgärd – som ett botemedel mot intrång i en kvasi-äganderätt till ett handelsnamn eller varumärke, och som ett rättsmedel, analogt med talan i målet om bedrägeri , för intrång i den personliga rätten att inte bli skadad av bedräglig konkurrens. Den sanna grunden för talan är att avgången skadar kärandens egendomsrätt, varvid denna egendomsrätt är hans rätt till sin verksamhets goodwill.
Domstolen fortsatte med att säga:
Syftet med övergångsåtgärden är således också att förhindra illojal konkurrens. Man behöver inte vara en fanatisk moralist för att förstå hur det är ett brott mot god tro att tillägna sig en annan människas arbete, eftersom det förvisso är det som det handlar om.
Åtgärden att gå ut (och varumärkeslagen i allmänhet) är dock inte en ersättning för illojal konkurrenslagar. Högsta domstolen noterade i ett efterföljande mål, Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc. (populärt känt som fallet Lego / Mega Bloks ), att "ändamålet med ett varumärke ... är att skydda produktens särskiljningsförmåga , inte monopol på produkten." Vidare är "varumärkeslagstiftningen inte avsedd att förhindra konkurrensutsatt användning av nyttoegenskaper hos produkter, utan ... fyller en källsärskiljande funktion."
Skydd för konsumenter
Samtidigt som lagen om att övergå historiskt utvecklades för att skydda säljare av varor och tjänster, har den också antagit en dimension av konsumentskydd. I Mattel Inc v 3894207 Canada Inc (ett mål som rör varumärket Barbie ) kommenterade Högsta domstolen denna aspekt:
Oavsett deras kommersiella utveckling fortsätter dock det juridiska syftet med varumärken (i termer av s. 2 i Trade-marks Act, RSC 1985, c. T-13) att vara deras användning av ägaren "för att särskilja varor eller tjänster tillverkade, sålda, leasade, anlitade eller utförda av honom från de som tillverkas, säljs, leasas, hyrs eller utförs av andra". Det är en ursprungsgaranti och slutsatsen, en garanti för konsumenten att kvaliteten kommer att vara vad han eller hon har kommit att förknippa med ett visst varumärke (som i fallet med den mytomspunna "Maytag"-reparatören). Det är i den meningen konsumentskyddslagstiftning.
På grund av varumärkesrättens karaktär som en konsumentskyddsåtgärd finns det en viss debatt om huruvida "förvirring efter försäljning" (som i fallet med en konsument som medvetet köper förfalskade varor men lurar andra att tro att de är den äkta varan) bör vara ett varumärkesintrång som kan åtgärdas eller anses vara ett brott.
Vissa observatörer menar att varumärkeslagstiftningen skulle tjäna bättre och mer konsekvent genom att göra förväxlingar efter försäljning till en intrång som kan göras gällande. Andra föreslår att förväxling efter försäljning inte bör vara åtgärdsbar, eller att andra lagar kan vara bättre lämpade för att skydda tillverkare från förfalskade varor. I Kanada är förväxling efter försäljning inte en anledning till åtgärd enligt vare sig varumärkeslagen eller den sedvanerättsliga skadeståndsgrunden att gå bort.