Finjan, Inc. v. Secure Computing Corp.

Finjan, Inc. v. Secure Computing Corp.
Domstol USA:s appellationsdomstol för Federal Circuit
Fullständigt ärendenamn Finjan, Inc. (tidigare Finjan Software, Ltd.), Kärande-Cross Appellant, v. Secure Computing Corporation, Cyberguard Corporation och Webwasher AG, Svarande-Klagande och Har 1 till 100, Svarande.
Bestämt 4 november 2010
Citat(er) 626 F.3d 1197 ; 97 USPQ2d 1161
Fallhistorik
Tidigare historia 06-CV-0369 ( D. Dela. (2008))
Innehavsintrång
på de påstådda "system"- och "lagringsmediekraven" bekräftades, men intrång i de påstådda "metod"-kraven upphävdes. Skadeståndsdomen fastställdes inte bara, utan häktades även för extra skadeståndsbestämning under tiden mellan efterdom och föreläggande.
Domstolsmedlemskap
Domare sitter Newman, Gajarsa och Linn
Fall åsikter
Majoritet Linn

Finjan, Inc. v. Secure Computing Corp. , 626 F.3d 1197 (2010), var ett patentintrångsfall av USA:s appellationsdomstol för Federal Circuit som involverade "proaktiv skanning"-teknik för datorsäkerhet . Federal Circuit fattade ett blandat beslut efter att ha hört överklagandena från båda sidor. När det gäller intrång bekräftade Federal Circuit Secure Computings intrång på Finjans system- och lagringsmediumpatentkrav, men återställde intrånget på Finjans metodkrav . När det gäller skadestånd , bekräftade Federal Circuit inte bara den tidigare utmärkelsen på 9,18 miljoner dollar från USA:s distriktsdomstol för distriktet Delaware, utan återförvisade också distriktsdomstolen för att bedöma de extra skadorna mellan efter domen och föreläggandet. period.

Bakgrund

Kort historia i underrätten

  Finjan, Inc. ("Finjan"), ett företag som tillhandahåller webbsäkerhetslösningar för företag, stämde Secure Computing Corp. (förvärvade av McAfee 2008), Cyberguard Corp. och Webwasher AG (tillsammans "Secure") i USA- distriktet Domstol för District of Delaware för intrång i tre amerikanska patent (US-patent nr 6 092 194, nr 6 804 780 och nr 7 058 822). Svarande gjorde motkrav mot Finjan för intrång i två amerikanska patent (nr 6 357 010 och nr 7 185 361). I besluten drog juryn slutsatsen att alla ovan nämnda patent var giltiga och att Finjan inte gjorde intrång i svarandenas patent. De tilltalade gjorde emellertid intrång i alla påstådda patentkrav från Finjan. Tingsrätten tilldömde 9,18 miljoner USD utökat skadestånd till Finjan enligt 35 USC § 284 och införde ett permanent föreläggande mot de tilltalade.

Efter domen i underrätten överklagade de tilltalade både intrång och skadestånd. Finjan å sin sida överklagade endast tingsrättens skadeståndsdom och yrkade att ytterligare skadestånd skulle utdömas för tiden mellan efterdom och föreläggande.

Patent och anspråk från Finjan

I det här fallet ägde Finjan tre patent relaterade till proaktiv skanningsteknik. De användes för att upptäcka och besegra tidigare okända, internetbaserade hot mot datorer. De korta beskrivningarna av varje patent listas nedan.

  • '194 Patent: Det inkluderade metodkrav, systemkrav och lagringsmediekrav som kan innefatta stegen att ta emot, jämföra Nedladdningsbart och förhindra exekvering av det Nedladdningsbara för att upptäcka och förhindra hot.
  • '780-patent: det hade samma titel som '194-patentet och inkluderade även krav på metod, system och lagringsmedium. Detta patent täckte " cachelagring " eller identifiering av tidigare påträffade nedladdningsbara filer.
  • '822-patent: det inkluderade både metod- och systemanspråk och tog upp "sandboxning" av potentiellt farliga nedladdningsbara filer med skyddskod.

Obestridiga fakta

De tilltalade sålde tre anklagade datorsäkerhetsprodukter: en nedladdning av programvaran "Webwasher", en hårdvaruapparat "Webwasher" och en hårdvaruanordning "Cyberguard TSP". Alla tre produkterna innehöll källkod för åtta olika programvarumoduler. Tre av dessa moduler – Anti-Virus, Anti-Malware och Content Protection – erbjöd proaktiv skanningsfunktion, som var relaterad till patenten som innehas av Finjan. De åtta modulerna var "låsta" när de tre produkterna såldes, vilket krävde att en kund köpte en separat nyckel för att aktivera varje enskild modul. Därför kan en kund som köpt en anklagad produkt aktivera alla, några eller ingen av de åtta modulerna till olika kostnad.

Förbundsdomstolens yttranden

Om intrång

System- och lagringsmediekrav

Secure Computing hävdade att de inte direkt gjorde intrång i Finjans patent eftersom mjukvaran de sålde till kunderna var "låsta", vilket betyder att ingen av de intrångsfunktioner fungerade förrän kunderna "köpte nycklar och låste upp" programvarukomponenterna. Detta innebar att kunderna var de direkta intrångarna och svarandena var indirekta intrångarna. För att bevisa sin teori om icke-intrång citerade de tilltalade Southwest Software, Inc. v. Harlequin Inc. för påståendet att "låst [dator]-kod" inte kan göra intrång.

Federal Circuit påpekade dock att dessa två fall faktiskt var olika. Påståendet i det fallet var ett metodanspråk och det krävde att varje påstådd steg utfördes för att utlösa intrång. Anspråken som innehas av Finjans '194 och '780 patent var "system" och "lagringsmedium", som ansågs vara apparatkrav och inte krävde utförande av några metodsteg. Enbart "bokstavlig" närvaro av programvaran eller binär kod i den anklagade produkten är tillräckligt för att intrång ska inträffa.

Genom att förlita sig på domen från ett annat liknande fall Fantasy Sports Props v. Sportsline.com Inc., där kunderna också var tvungna att konfigurera och aktivera funktioner i programvaran, drog Federal Circuit slutsatsen att inaktiva mjukvarufunktioner fortfarande kunde ha direkt intrång på apparater påståenden.

Metodanspråk

Utöver system- och lagringsmediekraven hävdade Finjan även metodkrav från vart och ett av de tre patenten i rättegången. Baserat på standarden som fastställts i tidigare fall Lucent Technologies v. Gateway, Inc. måste en person ha praktiserat alla steg i den påstådda metoden för att göra intrång i ett metodanspråk."

I det här fallet var de enda två prestationsbevisen som Finjan hade att en Webwasher AG:s ingenjör vittnade om en felsökningsfil som visar en skildring av proaktiv skanning och samma felsökningsfil visade prestanda för de påstådda stegen. Baserat på en enda felsökningsfil visade Finjan som mest att Webwasher AG utförde proaktiv skanning vid ett tillfälle under testningen. Eftersom Finjan inte kunde visa att alla steg i de hävdade metoderna för deras hävdade patent praktiserades i USA, ändrade domstolen det tidigare yttrandet från tingsrätten och slog fast att Secure Computing inte var ansvarig för patentintrång på Finjans metodanspråk i dessa. tre hävdade patent.

Terminskonstruktion

Secure Computing hävdade att en ny rättegång krävdes eftersom tingsrätten misslyckades med att tolka termen "adresserad till en klient" från varje hävdad anspråk i '194-patentet, liknande det som hände i målet O2 Micro International Ltd. mot Beyond Innovation Technology Co.

Federal Circuit förklarade att, i stället för att misslyckas med att lösa parternas bråk tillsammans genom att tolka termen i tvisten, avvisade distriktsrätten just Secure Computings konstruktion av kravet. Till skillnad från O2 Micro-målet gjordes inga fel vid terminskonstruktion av tingsrätten i detta mål. Vad svarandena försökte göra är bara att återuppliva en påståendekonstruktion som redan avslagits av tingsrätten. Därför avslogs Secure Computings begäran om en ny rättegång.

På skadestånd

Royaltybas

De tilltalade ifrågasatte att: 1) juryn skulle beräkna skadan baserat på deras olåsta produktvärde, istället för att använda deras fulla försäljningsvärde; och 2) juryn inkluderade felaktigt försäljning till den amerikanska regeringen vid beräkning av royaltybasen.

För den första utmaningen övertalades Federal Circuit av Finjans avstående och förklarade att eftersom Secure Computing inte tog upp detta argument i sin Judgment as a Matter of Law (JMOL) motion efter rättegången, kan Secure Computing inte ta upp dessa argument för den första tid för överklagande, baserat på tidigare mål Srein mot Frankford Trust Co. Eftersom detta argument avstods, behövde Federal Circuit inte ta itu med denna utmaning.

För den andra utmaningen fann Federal Circuit att distriktsdomstolen faktiskt hade instruerat juryn vid rättegången att försäljning till USA:s regering inte skulle inkluderas i någon skadeståndsberäkning. Dessutom skilde sig skadetalet som juryn tilldelade också från Finjans beräkning. Dessutom visade journalen att endast en mycket liten del av skadeersättningen kom från försäljning till USA. Därför beslutade Federal Circuit att ingen ny rättegång var nödvändig för tvisten kring royaltybasen .

Royalty priser

De tilltalade hävdade att juryns beräkning av royaltyprocent saknade stöd under Georgia-Pacific-faktorerna.

1. Secure Computing hävdade att Finjan skulle lita sin beräkning på Secures vinster för de anklagade produkterna, istället för dess företagsomfattande vinster. Federal Circuit drog slutsatsen att betydande bevis stödde beräkningen av royaltysatserna eftersom den företagsomfattande bruttovinstmarginalen låg mycket nära bruttomarginalen för de anklagade produkterna.

2. Secure Computing hävdade att juryn ignorerade det faktum att inte alla kunder aktiverade proaktiva skanningsmoduler. Om inga användare aktiverade moduler som innehöll proaktiv skanning, var inga intäkter för den produkten hänförliga till Finjans patenterade uppfinning. Federal Circuit höll inte med Secure Computing och förklarade att de anklagade direkta intrångarna var Svarande, inte deras kunder. Eftersom de tilltalade inkluderade proaktiv skanning av varje anklagad produkt, omfattade en sådan funktion all Secure Computings försäljning, oavsett kundaktivering. Till exempel fick Secure Computing reklamvärde från dessa produkter, även om kunderna inte låste upp de proaktiva skanningsmodulerna.

3. Secure Computing höll inte med skadebeloppet på 9,18 miljoner USD för intrång i tre patent genom att identifiera det faktum att Microsoft förvärvade en licens till Finjans kompletta patentportfölj för endast 8 miljoner USD. Federal Circuit betonade att användningen av tidigare patentlicenser måste ta hänsyn till skillnader i teknik och ekonomiska omständigheter. I det här fallet konkurrerade inte Finjan med Microsoft utan konkurrerade med Secure, och Finjan fick också betydande immateriella värden från Microsofts rekommendationer av Finjan.

Sammanfattningsvis hävdade domstolen att royaltyprocentsatserna gjordes med betydande bevis och baserade på expertutlåtanden. Som ett resultat bekräftade Federal Circuit avslaget på svarandens motioner om JMOL eller ny rättegång om skadestånd.

Om Finjans anslutningsöverklagande om skadestånd

Även om tingsrätten beviljade Finjan ytterligare skadestånd genom att multiplicera juryns royaltysatser mot tidigare oberäknade försäljningar, begränsades perioden "till endast de ytterligare kränkande försäljningar som skett fram till datumet för inträde av domen i detta mål." Finjan yrkade därför rätt till skadestånd för den 17-månadersperiod mellan domarens inträde (28 mars 2008) och föreläggandet (28 augusti 2009).

Rätten gick med på och återförvisade tingsrätten att fastställa lämpligt skadestånd för den ovan nämnda perioden, vilket resulterade i en skada på mer än 13,7 miljoner dollar totalt.

Efterföljande utveckling

Påverkan

Detta fall gällde system- och datorläsbart medium ( Beauregard ) påståenden samt metod ( Bilski ) påståenden. Det sågs som en höjdpunkt i vinsten av Beauregard-anspråk där Federal Circuit ansåg att det inte bara var okej att ett datorläsbart medium med instruktioner på det upprätthölls, utan att koden inte ens behövde vara aktiv för att utlösa intrång.

Å andra sidan, framgången för Beauregard-kraven jämfört med misslyckandet med Bilski-kraven i detta fall visade varför Beauregard-kraven kan vara mer önskvärda i en patentansökan.

Efterföljande fall

Flera senare patentintrångsfall hade citerat detta fall från olika perspektiv.

Versata Software, Inc. v. SAP America, Inc. och Bally Technologies, Inc. v. Business Intelligence Systems Solutions, Inc. antog åsikten att ett "inaktivt" program fortfarande kunde göra intrång i apparatanspråk.

I Brocade Communications Systems, Inc. och Foundry Networks, LLC. , baserades kriterierna för att avgöra metod anspråk på intrång i detta fall.

I Cisco Systems, Inc., v. Teleconference Systems, LLC et al. , gjorde domstolen samma argument genom att domstolen inte var skyldig att tolka begreppet om den förkastade den ena partens föreslagna konstruktion.

Royaltyberäkningen hänvisades i fallet Whitserve, LLC v. Computer Packages, Inc.

Se även

externa länkar

Hämtad från " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Finjan,_Inc._v._Secure_Computing_Corp.&oldid=1123217718 "